Usted es un seguidor de las novelas y películas de Harry Potter por lo que quiere expresar lo que este mundo mágico significa en su vida desarrollando una página web en la que ayuda a fanáticos como usted a comprender un poco más de la historia y los personajes. Mejor aún… usted cree que no hay mejor tributo que ensayar finales alternativos, adherir nuevos personajes y todo ello en nombre de su verdadera pasión por Hogwarts, Harry o la historia en general. Las fan fiction works son obras derivadas realizadas por fanáticos o seguidores de las obras originarias.

Estas obras pueden ser de dos tipos: (i) referential fan fiction work, esto es, aquella en la que los fanáticos únicamente compilan información o presentan la información ya existente de una nueva manera sin modificar nada de la obra originaria; y, (ii) participatory fan fiction work, esto es, la obra en la que el fanático emprende un trabajo de creación directa referida a la propia obra (por ejemplo, crearle un desenlace alternativo a una obra preexistente).

¿Cuál es el problema? Bueno… la interpretación que los fanáticos o seguidores pueden tener de una obra no necesariamente es la lectura que sus autores tienen y quieren que todos tengamos. Quizás usted entiende que Albus Dumbledore vivió enamorado de la profesora McGonagall aunque para la autora dicho personaje sea gay. En cualquier caso, más allá de lo que los autores sientan y crean, una vez que una obra llega a su destinatario (nosotros), el autor pierde el control respecto de las interpretaciones posibles de la obra. El autor controla su obra, sí, pero no controla la mente de los lectores, espectadores y seguidores en general. Y ciertamente no es una infracción a la propiedad intelectual tener una lectura distinta de las cosas.

Sin embargo, cuando uno expresa esta creatividad personal en obras derivadas (por ejemplo, nuevas historias con otros desenlaces pero empleando los personajes originales), uno debería contar con la autorización del autor de la obra original. No hacerlo importa una infracción. Para decirlo de forma más directa, usted no puede publicar un libro con un final alternativo para la novela Harry Potter and the Deathly Hallows por más que su intención sea hacer un homenaje. No sin la autorización de la autora, al menos.

Las leyes de derechos de autor han ignorado este fenómeno. Sin embargo, creo que es justo y necesario (para jugar con términos religiosos) que se reconozca una limitación nueva para los casos de creatividad secundaria con fines no lucrativos cuando pueda inferirse la calidad de obra de fanático de la estructura de la obra derivada. El tema es complejo y puede debatirse sobre la extensión eficiente de una nueva limitación en el sentido que propongo (para no vulnerar la archiconocida regla de los tres pasos)… pero creo que es mejor abordar la cuestión y no mantener esa constante espada de Damocles que pesa sobre quienes solo quieren expresar su legítimo cariño hacia una obra. El autor controlará su obra… pero nunca controlará nuestras mentes, almas y corazones.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

Australia tendría el, a mi juicio, poco apreciable título de ser el primer país en emprender el camino hacia una efectiva política de “Plain Packaging” (en adelante, PP). La idea del PP es que los cigarros sean vendidos en empaques en los que no se advierta la presencia de signo diferenciador alguno, esto es, en la que no se encuentre contenida una marca. Los cigarros serían vendidos en empaques de color verde en los que se podría advertir el nombre de la empresa productora y una alusión menor a una marca bajo la forma pre-establecida en la legislación. Sin embargo, a simple vista, todos los empaques de cigarros lucirían exactamente igual.

Según los defensores del PP, la presencia de marcas y distintivos en general atrae o fomenta el consumo de cigarros. Se arguye que los empaques no deben ser atractivos al punto de invitar al consumidor a comprar los cigarros dado los efectos que fumar tiene en la salud, tanto en términos individuales como de cara a una política integral de salud.

La propuesta me parece nociva e inaceptable. Una de las principales funciones de las marcas es la reducir costos de búsqueda de información para los consumidores dado que las marcas revelan atributos que el público valora para la toma de una decisión de consumo que le convenga. Esto es especialmente cierto cuando se trata de productos en los que la experiencia misma es una fuente importantísima de información para el consumidor. Una vez que uno consume un producto específico, como el cigarro, la asociación entre tal producto (en especial, sus características no evidentes) y su marca permitirán que el consumidor adquiera o deje de lado ese producto en el futuro de forma barata.

La política de PP incrementa los costos de búsqueda de información relevante para los consumidores e, irónicamente, empuja a los consumidores (que predeciblemente no dejaran de fumar por el hecho de que los empaques no hagan mención a una marca visible) a adquirir productos a ciegas. Las empresas más importantes invierten considerablemente en mejorar sus productos y tales mejoras pueden ser distinguidas a través de las marcas. Con una política de PP, será más difícil para el consumidor distinguir el cigarro de la empresa que invierte en seguridad específica de aquella que no lo hace generando incentivos perversos que podrían afectar sensiblemente a los propios consumidores que pretenden ser protegidos.

Más importante aún, una política de PP abre un importante camino para la introducción de pésimos cigarros al mercado porque el único factor de competencia distinguible de forma evidente para el consumidor será el precio. Más allá de la discusión de fondo (en la que debo decir que, más allá de que personalmente no sea fumador, creo que todos tenemos derecho a decidir libremente si queremos fumar o no) la implementación de una medida como la que pareciera que será realidad en Australia tendrá, presumiblemente, nefastas consecuencias para los consumidores de cigarros.

No existe evidencia alguna del efecto positivo que supuestamente tendría una política de PP pero, sin duda, es más o menos evidente el efecto que tendrá para la generación de mercados negros consolidados que podrían ser severamente dañinos para la salud. Las marcas, como ya se adelantó, revelan información valiosa y transmiten mensajes que permiten a los consumidores tomar decisiones adecuadas de consumo. Las marcas generan confianza en los consumidores. La política de PP es un excelente ejemplo de regulaciones que por intentar matar enfermedades liquidan a los enfermos. Es simplemente mala regulación y debería desaparecer.

Nuestra normativa de derechos de autor define a la obra como toda creación intelectual personal y original susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. En esos términos, resulta sencillo concluir que un personaje de ficción es susceptible de ser protegido por las leyes de derecho de autor. Pero, ¿cómo se determina si un personaje infringe los derechos referidos a otro personaje?

Los personajes de ficción pueden ser divididos en: (i) personajes puros, esto es, aquellos que existen sin que se incorporen a otra obra; (ii) personajes literarios, es decir, aquellos que surgen a partir de una novela o un guión en el que se les describe; (iii) personajes visuales, esto es, aquellos que son interpretados por seres de carne y hueso, por ejemplo, en una película; y, (iv) personajes de caricatura y animados.

La discusión sobre cómo se determina el ius prohibendi derivado de la creación de un personaje de ficción es muy interesante. Según Gregory S. Schienke (The Spawn of Learned Hand – A reexamination of Copyright Protection and Fictional Characters: How distinctly must the story be Told?, Marquette Intellectual Property Law Review Nº 63, 2005), existen dos teorías al respecto . La primera se refiere al Test de la Delineación Distintiva (Distinct Delineation Test) en virtud al cual se debe realizar un análisis basado en dos preguntas sucesivas: 1) ¿Se encuentra suficientemente delineada la expresión del personaje original? y 2) ¿La expresión del personaje presuntamente infractor es sustancialmente similar a la del personaje original? Si la respuesta es afirmativa a ambas preguntas, el segundo personaje infringe los derechos derivados de la titularidad del primero.

La segunda teoría es denominada “Test de la historia contada” (Story Being Told Test) y sostiene que el personaje de ficción depende, en cuanto a su protección, de su pertenencia a una historia. Bajo esta teoría, los personajes funcionan como vehículos para contar una historia y solo en el marco de ésta, los personajes cobran vida y, en consecuencia, son protegibles. El personaje X descontextualizado de su historia original podría no alcanzar para impedir el empleo del mismo personaje como vehículo para narrar una historia sustancialmente diferente.

Esta última teoría es problemática ya que abandona la posibilidad de proteger a los personajes de forma independiente. Y eso pierde de vista el importante valor económico de los personajes como mercancía autónoma, por ejemplo, a través del merchandising o como objeto de licenciamiento para la generación de obras derivadas. Un personaje y a partir de éste, un libro. Y a partir del libro, una serie. Y a partir de una serie, una película.

En la controversia Detective Comics, Inc. vs Bruns Publications, Inc., se discutió si el persona denominado “Wonderman” infringía los derechos derivados del personaje Superman. La Corte consideró que sí existía infracción porque el personaje de Superman se encontraba delineado de una forma particular en torno a unos poderes y descripciones similares a los de “Wonderman”. En suma, se aplicó la teoría de la delineación distintiva. Pero, una vez más, ¿no se está protegiendo algo diferente al mismo personaje? Nótese que el personaje recibe protección en tanto se encuentre delineado en función a factores externos a su propia existencia, como los poderes que se le concedan y si son similares a los del personaje presuntamente infractor. ¿Pero si los personajes se parecen gráficamente y sus caracteres difieren absolutamente?

Uno podría pensar que lo conveniente es registrar al personaje como marca. Pero la marca distingue productos o servicios. No se protege al personaje como creación personal y original en sí mismo sino que se le protege como medio identificador y diferenciador de productos o servicios en el mercado. Y este es un debate interesante ya que existen voces que sostienen que, por ejemplo, los títulos de las obras literarias no deberían ser admitidos a registro como marcas porque las obras no son productos. Por eso cuando algunos se preguntan para qué vale la pena buscar protección marcaria cuando ya se cuenta con protección autoral, se trata de una pregunta que revela un absoluto desconocimiento de la materia protegible en cada rama de la propiedad intelectual. Incluso podría sostenerse que una marca puede ser empleada válidamente sin autorización del titular como referencia a una obra en tanto se limite a informar el contenido de la misma (esto es lo que se discutió en un famoso caso que confrontó a la popular Barbie con los productores de una banda que lanzaron una canción titulada “Barbie Girl”).

¿Qué criterio debemos emplear para proteger a los personajes de ficción? Dada la importancia económica que han cobrado, parece sensato pensar que merecen una protección más sólida. Una que, a partir de su reconocimiento como activos autónomos, permita extender el derecho de exclusiva hacia el personaje en sí mismo. Naturalmente, la protección se aplicará con mayor facilidad en aquellos casos en los que un personaje pretende apropiarse de la personalidad o el contexto de otro personaje debidamente protegido.

En los últimos días se produjo cierto debate a propósito de la exhibición de la película peruana “Las malas intenciones”. El Ministerio de Cultura tuvo que intervenir mediante un comunicado solicitando la programación de la película en horarios que permitieran, supuestamente, la asistencia del público. La posición adoptada sobre este tema, a mi juicio, denotaría cierto desconocimiento sobre las reglas del mercado. Y es que es el propio público el que decide con su asistencia si una película será relegada a horarios menos atractivos o no. Es lógico que así sea. Si la gente quiere ver Los Pitufos, no existe discurso alguno que justifique quitarle horario o salas a tal película para programar a aquella que no ha recibido el favor del espectador.

Este domingo 30 de octubre se publicó una nota interesante al respecto en el Diario El Comercio. En dicha nota, la Directora de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura señalaba, según la cita que hace el referido diario, que: “El cine es una industria cultural. Hacer una película no es lo mismo que hacer cualquier otro producto, pues produce un efecto mediático, y social, global y local”. Esta concepción que parece plantear cierto apartamiento de las reglas de mercado sería, en mi modesto entender, equívoca. Y lo sería porque, nos guste o no, las películas son un producto.

El debate ha girado en torno al supuesto abuso de las exhibidoras al relegar a la cinta peruana a horarios de poca recepción. La pregunta, no obstante, es otra: ¿por qué las cintas peruanas no reciben el favor del público? Para ser honesto, reconozco en muchas películas peruanas mensajes importantes. Se me viene a la mente la laureada “La Teta Asustada” o, incluso “Días de Santiago”. Sin embargo, hay algo que ha caracterizado en alguna medida al cine nacional. Para mi gusto, más allá del mensaje, nos confronta a menudo con la miseria humana o la dura realidad en muchos aspectos. Algunos responderán que esa es nuestra realidad y puede ser cierto ello, sin embargo, creo que esta constante influye, en algo, en la receptividad de la gente. En todo caso, este post no pretende hacer crítica cinematográfica ni establecer alguna vinculación puntual entre una película y el derecho (eso se lo dejo a Cecilia y Alfredo para su blog en Enfoque Derecho).

¿Es que se pretende que el favor de la gente se logre mediante una ley? El profesor García Canclini entiende por industrias culturales al “… conjunto de actividades de producción, comercialización y comunicación en gran escala de mensajes y bienes culturales que favorecen la difusión masiva, nacional e internacional, de la información y el entretenimiento, y el acceso creciente de las mayorías” (en su trabajo “Las industrias culturales y el desarrollo de los países americanos”). Las industrias culturales, entendidas de esta forma, no pueden ser entendidas como orientadas a un fin divorciado de la lógica del mercado.

Lo cierto es que no es posible concebir actividad humana que no tenga cierta dimensión cultural. Emplear el discurso de las industrias culturales para tratar de excluir cierta industria de las leyes del mercado es equívoco porque, más allá de reconocer la indudable incidencia del cine en la cultura, estamos frente a un producto que debe competir como cualquier otro por recibir el favor del público. Dicho esto, el problema no es, entonces, de programación abusiva de las exhibidoras sino de receptividad del público a las cintas. Y es que los galardones de una película no nos garantizan, ni podrían hacerlo, la recepción favorable y eventualmente masiva del público.

El cine se enmarca en lo que puede denominarse, con menor arbitrariedad, “industrias del entretenimiento”. La incidencia cultural es innegable pero lo cultural no hace de la película menos producto y más cultura. Ese tipo de división parece antojadiza, ¿cuándo empieza algo a ser más cultural que mero divertimento? Este razonamiento esconde una pretensión por juzgar unilateralmente lo que es cultural y de lo que no lo es agraviando, precisamente, la libertad de expresión de los creativos. ¿Por qué deberíamos de considerar menos cultural a la película “La Era del Hielo” con relación a “Ojos que no ven” o “El Bien Esquivo”?

El error del que muchos parten es creer que el cine no es como cualquier otro producto. Lo es y así debe ser. ¿Por qué existe cierta oferta de películas? Pues porque existe esa demanda de películas. Nunca la frase “la gente ve lo que quiere ver” ha sido tan gráfica. Eso no condena, de ninguna forma, a quienes quieran hacer cine de determinada naturaleza a tener que exhibir sus películas fuera del circuito comercial. Impone, eso sí, la carga de tener que ganarse a la gente mediante otros recursos. ¿Por qué la gente asistió a ver “Un día sin sexo” y no otra película? Pues, porque eso quería la gente. En vez de incursionar en el pantanoso terreno de lo cultural y no cultural para dar el salto hacia esquemas legales que imponen ciertos beneficios a lo cultural, ¿por qué no darle la mano a la cinematografía nacional mediante otros medios? Si equivocamos el camino… pronto estaremos hablando de cuotas de exhibición en salas de cine para películas nacionales, tiempos mínimos de exhibición, entre otras nefastas medidas que, finalmente, será exigidas luego por las industrias que, a su entender, se sentirán con igual derecho a merecer de este favor, no del público, sino político. Después de todo, de eso hablamos cuando reivindicamos el principio de soberanía del consumidor.

La notoriedad de la marca supera el denominado principio de inscripción registral. El literal a) del artículo 229° de la Decisión 486, establece expresamente que no se negará el carácter notorio a un signo por el simple hecho de no estar registrado o en trámite de registro en algún país. Así, queda claro que la marca notoriamente conocida no depende de registro alguno. Todo bien para la clase de derecho de marcas… y???

Bueno… veamos un momento que ocurre con la pretendida cancelación por falta de uso… de una marca notoriamente conocida. La cancelación es una vía de extinción del registro. Sin embargo, estas marcas no dependen del registro. Pueden existir aunque no exista el mismo y, en consecuencia, seguirán incólumes aunque su eventual registro desaparezca siempre que, desde luego, se mantenga la condición de notoriedad.

Consideramos, por eso, que en un procedimiento en el que se solicite la cancelación por falta de uso de una marca, el titular de la marca podrá defenderse alegando la notoriedad de su marca. Si en el procedimiento logra acreditar dicho estatus de notoriedad, la cancelación no será procedente. Insistimos, eso sí, en que previamente al pronunciamiento de la autoridad con relación a la cancelación propuesta, deberá pronunciarse sobre la notoriedad invocada.

Resulta ilustrativo, en esa línea, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina haya recogido expresamente estos pasos de análisis en el Proceso N° 46-IP-2006, indicando que: “…deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el status de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que no es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use”.

Desgraciadamente, en algún procedimiento en el que se invocaba la cancelación por falta de uso de una marca, la primera instancia sostuvo la tesis de que la notoriedad no podía ser invocada en el marco de un procedimiento de cancelación argumentando que: “es pertinente indicar que la solicitud de reconocimiento de notoriedad, no corresponde solicitarla en el presente procedimiento, puesto que el presente caso versa sobre una solicitud de cancelación de registro de marca, supuesto de hecho diferente a lo solicitado; sin embargo, se deja a salvo la facultad del emplazado de hacer valer los argumentos que estime convenientes en la vía correspondiente”(Resolución No. 5347-2008/OSD-INDECOPI).

Dicha posición es, a nuestro juicio, incorrecta y genera una situación de indefensión absoluta. En primer lugar, resulta curioso que la primera instancia aluda a una “vía correspondiente”. Debe tenerse en cuenta que, bajo la tesis adoptada, el titular de la marca tendría que invocar la notoriedad en otro expediente pero que permita la declaración de notoriedad. No podría solicitar una marca e invocar la notoriedad ya que ésta no puede ser invocada en un procedimiento de solicitud de registro.

En ese escenario, la autoridad está obligando al administrado a generar otras controversias con el único fin de discutir su notoriedad. Además, esa notoriedad claramente tiene incidencia en lo que se pueda resolver con relación a la cancelación por las razones que ya comentáramos previamente. De esta forma, la primera instancia rechaza conocer de un asunto que perfectamente pudo haber evitado la procedencia de la cancelación invocada bajo el argumento de que se trata “de un supuesto de hecho diferente”.

La solución de la autoridad en el caso citado es, a nuestro criterio, inaceptable. Incluso por una cuestión de economía procedimental, resultaba adecuado que se admita la posibilidad de discutir la notoriedad alegada como argumento de defensa ante la cancelación invocada. Por nuestra parte… seguiremos buceando en la jurisprudencia de propiedad intelectual para poner en evidencia errores y horrores (siempre con ánimo constructivo, por cierto).

La normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial establece que, a pedido de parte, se cancelará el registro de una marca cuando no se hubiese usado en al menos uno de los países de la Comunidad Andina durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se plantee la solicitud de cancelación. Existen, por cierto, ciertas cuestiones adicionales pero esencialmente esa es la posibilidad de cancelar un registro de marca por falta de uso.

Ahora bien, la propia norma señala que no es posible plantear esta cancelación antes de que hayan transcurrido tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca. Eso no tendría algo de exótico si es que esa notificación dependiera… del propio solicitante de la marca, esto es, del potencial titular de la marca cuya cancelación podría plantearse.

En efecto, en la práctica, el solicitante, una vez otorgada la marca solicitada, se debe apersonar a recoger su resolución y el certificado emitido por el Indecopi. En otras palabras, el acto de notificación depende de la voluntad del administrado. Si el titular de la marca no recoge su resolución, la notificación no se habrá producido sin perjuicio de lo cual la vigencia de la marca será incuestionable dado que ésta depende de la decisión de otorgamiento y no de la notificación.

Así, la normativa me genera el incentivo perverso de no recoger mi resolución, gozar de los beneficios derivados de la existencia de un derecho de exclusiva a mi favor (porque, insistimos, ese derecho depende del acto de otorgamiento y no de la notificación) y evitar el planteamiento de la cancelación desnaturalizándose, de esa forma, los fines que esta figura pretendía cumplir: descongestionar el registro, incentivar la puesta en el mercado efectiva o prestación efectiva de los productos o servicios, compatibilizar la realidad del mercado con la realidad registral.

Esta situación es verdaderamente increíble porque alienta una conducta no deseada: la evasión estratégica de la notificación personal. Y la alienta con un gran premio. Blindándonos de forma absoluta de la posibilidad de asumir la carga de defendernos de una solicitud de cancelación por falta de uso. Ya sabe… no necesita usar verdaderamente la marca. Simplemente, nunca recoja su resolución o, en todo caso, demórese lo más posible.