Archivo por meses: octubre 2010

¿A qué te huele?: la propiedad intelectual y los olores

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En nuestra legislación nacional y comunitaria, no se exige como requisito de registrabilidad que los signos sean visualmente perceptibles. Únicamente se exige que los signos sean susceptibles de representación gráfica, además de la necesidad de que tales signos tengan aptitud distintiva. La normativa, entonces, no excluye a los signos olfativos de la protección que el derecho de marcas les confiere pero su admisión a registro parece, al menos, complicada dado el requisito de representación gráfica.

Cuando se va a solicitar el registro de una marca olfativa, normalmente se presenta una fórmula química, una muestra del olor, o la combinación de elementos que lo originen o una referencia a la descripción del olor que se invoca.

Con relación a la presentación de una fórmula química, ¿Podría reflejarse objetivamente la representación del signo que se pretende registrar? ¿No existirían factores que determinen que dicha fórmula no pueda percibirse de un modo concreto debido a la oscilación de la concentración, cantidad, temperatura u otras características que inicialmente fueron concebidas y podrían no plasmarse o plasmarse erróneamente según dicho desarrollo? Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que muchas personas desconocen cómo leer y entender una fórmula química y, en el caso que cualquier persona con legítimo interés pretenda presentar una oposición al registro de una determinada marca olfativa, tendría que tener no sólo conocimiento de la misma sino acreditar que el resultado final que se obtiene luego de desarrollar la mencionada fórmula es el mismo que el signo que se pretender registrar.

¿Y la muestra del olor? Todos sabemos que los olores per sé son perecibles y con el tiempo podría no quedar huella de cuál fue el signo que se otorgó inicialmente. ¿Cómo procedería la autoridad administrativa a realizar un adecuado examen de registrabilidad con relación a otras solicitudes de registro de marcas olfativas si éste se ha desvanecido? O en el caso que se pretenda solicitar una acción de nulidad contra dicho registro o que se interponga una acción por infracción, ¿Seria posible recurrir a tales muestras?

En los Estados Unidos, por ejemplo, se considera a las “esencias” como “olores” para poder ser registrables, las mismas que deberán ser distintivas y, claro está, tales olores no ser un atributo inherente o una característica natural de los productos que pretenden distinguirse. Así fue señalado en la Sentencia dictada en el caso Clarke, a través del cual se dispuso que las esencias no funcionales efectivamente pueden merecer la protección federal, consecuentemente son susceptibles de registro, por lo que se permitió el registro de la marca olfativa “de alto impacto, fresca, fragancia floral que recuerda a flores de Plumeria”, para distinguir hilos de costura y bordados.

En la Comunidad Europea son varios los casos rechazados, luego del registro de la marca más conocida como “The smell of fresh cut grass”, para distinguir pelotas de tennis. Un ejemplo de lo expuesto es el caso Sieckmann versus la Deutsches Patent- und Markenam, a través del cual se denegó el registro de una marca olfativa (para distinguir servicios comprendidos en diversas clases), disponiéndose que: “La descripción de un olor, aún cuando sea gráfica, no resulta admisible como representación del signo, del olor, pues no resulta suficientemente precisa y objetiva. Una descripción con palabras es una mera aproximación al olor que se trata de apropiar, que no puede llegar a ser íntegra, clara, precisa y objetiva”.

Citemos otro ejemplo. En el caso “Aroma de la Frambuesa”, la Tercera Sala de Recurso de la Comunidad Europea desestimó dicho registro de marca, disponiendo que: “La adición del aroma de la frambuesa a un combustible como el gasóleo de automoción o de calefacción, que suele tener un olor desagradable, es similar al uso que se hace de los ambientadores en spray para perfumar los espacios que huelen mal. Por tanto, el consumidor más bien interpretará el aroma añadido de frambuesa como uno de los muchos intentos de la industria de hacer más agradable el olor de estos productos. El consumidor antes descrito percibe el aroma únicamente como una mejora de la imagen, como si se tratara de un elemento decorativo, y no de un signo que desempeña la función de indicar el origen y de distinguir el producto. Por esta razón, y teniendo en cuenta la debilidad del aroma de la frambuesa y la intensidad del olor propio de combustibles como el gasóleo, la Sala entiende que el consumidor no va a guiarse por el olor de la marca. Reconocerá el olor solamente como aromatización del producto, y no como marca en sí”.

Por otro lado, ¿Se podría aceptar el registro de los olores como derecho de autor? ¿Es un aroma, olor, fragancia, perfume… una obra del espíritu? ¿Y si lo es, ésta podría ser una creación que merece una retribución por ello y otorgarle el plazo de protección de 70 años contados desde la muerte de su autor para entre en dominio público? Veamos:

En la Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de París en el año 2006, se admitió que el aroma de un perfume (Dune de Dior) es susceptible de constituir una obra del ingenio susceptible de protección por El Código de Propiedad Intelectual de Francia debido a que éste cumplía con el requisito de originalidad de la obra. Efectivamente, de acuerdo a la legislación francesa, el derecho de autor protege las obras del espíritu cuya forma de expresión se encuentre contemplada en la lista enunciativa de obras protegidas a título de derechos de autor, la misma que no es excluyente de aquellas obras perceptibles por medio del olfato. De acuerdo al artículo L 112.1 del precitado Código, si una obra tiene originalidad, entonces es una obra del espíritu y perfectamente puede ser protegida como derecho de autor.

Contrariamente a lo señalado, la Corte de Casación de Francia declaro (en el caso seguido entre Nejla X y Soc. Haarmann & Reimer), que la fragancia de un perfume no constituye una creación que tenga una forma de expresión para beneficiarse de las obras del espíritu protegidas por el derecho de autor. Asimismo, dispuso que los perfumistas no eran artistas sino que se les equiparaba a los artesanos, orfebres y carpinteros, por ende el oficio de “hacer perfumes” no era susceptible de ser amparado por el derecho de autor.

Por otro lado, el Tribunal Supremo de los Países Bajos (en el caso de Lancôme contra Kecofa, con relación al perfume “Trésor”) dispuso que: “Por un lado, el derecho de autor permite al titular de los derechos impedir la “puesta a disposición del público” no autorizada de su obra. Esto podría suponer que cualquiera que llevara puesto un perfume en público, por ejemplo en un teatro o en el trabajo, necesitaría una licencia con el fin de no incurrir en una infracción”.

Hemos compartido algunos aspectos que en la práctica podrían dificultar el registro de un signo olfativo como marca. Optar su protección como derecho de autor podría ser otra opción, aunque en la práctica podría tener las mismas dificultades de probanza que en el caso de las marcas. No queda duda que en uno u otro caso podrían presentarse opiniones en pro y en contra de lo planteado… y a ti, ¿a qué te huele?

Por: Maritza Y. Agüero Miñano

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¡Cuidado con mi profile!: responsabilidad derivada del uso indebido de redes sociales y los límites del right of publicity

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Un servicio de redes sociales es aquél que permite a un sujeto pertenecer a una comunidad de miembros mediante la construcción de un profile (cuyo nivel de privacidad puede ser relativamente controlado) y la inter-relación entre determinados contactos. La creación del profile implica normalmente la revelación de cierta información de naturaleza personal, la definición de una fotografía del usuario y la identificación de ciertos contactos relacionados (Una interesante fuente bibliográfica es el artículo de Bradley Kay publicado en el Chicago-Kent Journal of Intellectual Property titulado “Extending Tort Liability to creators of Fake Profiles on Social Networking Websites”).

El right of publicity alude al derecho comercial que tiene todo sujeto de no ser privado de las potenciales ganancias derivadas del empleo de sus atributos personales. Es un derecho, en otras palabras, que debe ser analizado en el ámbito comercial. En el Perú, la jurisprudencia de Indecopi ha reconocido ya en algunos casos que la vulneración del right of publicity constituye un acto de competencia desleal al encontrarse cubierto por la denominada cláusula general contenida en la normativa pertinente. Típicamente, a una presunta violación del right of publicity se le puede oponer una defensa por uso no comercial.

Queda claro que la comercialidad representa un límite para la aplicación de la doctrina del right of publicity a los casos de apropiación indebida de la identidad en el marco de las redes sociales. Puntualmente, ¿qué remedio legal puede reconocerse a quien construye o diseña un profile falso en una red social? En los Estados Unidos, la Corte de Apelaciones de California sostuvo, en el caso Eastwood contra la Corte Superior, que los elementos de una acción por apropiación indebida de nombre y apariencia tenía cuatro notas características: (i) el empleo de la identidad del afectado, ya sea por referencia directa al nombre o a un elemento que ineludiblemente será entendido como una referencia a éste; (ii) que la apropiación genere una ventaja al titular del profile falso, ya sea una ventaja comercial o de cualquier otra naturaleza; (iii) la falta de consentimiento del afectado; y, (iv) la generación de un daño en el afectado.

El principal problema con esta construcción viene por el elemento de la generación de ventaja. Aunque existen ciertos casos en los que la ventaja, no siendo comercial, puede ser identificada (por ejemplo, hacer creer que determinados sujetos apoyan determinadas ideas del titular del profile falso), resulta debatible que la mera creación de un profile falso por el simple ánimo de fastidiar pueda ser cubierto por una definición, incluso amplísima, de ventaja.

El artículo 15º de nuestro Código Civil prescribe que la imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ésta. La norma contiene una excepción aplicable a personas notorias en situaciones de interés general celebradas en público que, además, se extingue cuando se produce un atentado al honor, decoro o reputación de tal persona. Para todos los demás casos, el aprovechamiento no autorizado de la imagen de una persona, sea un aprovechamiento comercial cubierto por el right of publicity o no, es contrario a derecho.

Asumiendo que la responsabilidad extracontractual derivada de la creación de profiles falsos es de naturaleza subjetiva –salvo que consideremos a Internet como un bien riesgoso o peligroso, lo cual nos llevaría a un interesante debate-, sabemos que quien genera un daño, por culpa o dolo, debe indemnizarlo. Bajo este razonamiento, una acción por daños (responsabilidad civil extracontractual) resulta la vía adecuada para hacer valer este tipo de afectaciones.

Todo bien… pero este tipo de afectaciones suelen ser de difícil probanza, en particular, por la complejidad en el proceso de determinación del sujeto que comete el daño, esto es, quien realiza el profile falso. En el ámbito de Internet, se vienen produciendo paradojas que merecen una especialización particular orientada a la investigación de daños en la red. Aunque pueda ser discutible que los atributos de la personalidad, fuera de un ámbito comercial, puedan ser asociados a la afectación de nuestra propiedad intelectual, lo cierto es que la rama del derecho asociado a Internet y las nuevas tecnologías tiene entre manos, una vez más, una paradoja que debe definir con cuidado. De lo contrario, ante la existencia de dificultades probatorias, dependeremos únicamente de la aplicación de las normas particulares de la red social a la que formamos parte con las severas limitaciones que ello implica.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

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Notoriedades matemáticas: ¿probar la notoriedad o morir en el intento?

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Quiero llamar la atención sobre un tema preocupante en este post. Desde hace un tiempo, acreditar el estatus de notoriedad de una marca se ha convertido en una verdadera pesadilla. Quiero aclarar que estoy absolutamente de acuerdo con que la notoriedad debe ser materia de probanza por quien la alega (y de una probanza exigente porque dicho estatus amplía considerablemente el campo de protección conferido a la marca haciéndola tutelable, por ejemplo, frente al fenómeno de la dilución) y que las pruebas deben ser adecuadas como para advertir el conocimiento de la marca, al menos, en el público consumidor o usuario correspondiente a los productos o servicios distinguidos por la marca.

Mi comentario va por otro lado: ¿se ha dado cuenta que la primera instancia viene solicitando a la Gerencia de Estudios Económicos que emita opinión sobre las pruebas de notoriedad presentadas en un expediente? No tengo nada en contra de eso porque creo que es una apreciación que puede servir para tener una idea más clara del alcance del conocimiento de la marca. Pero la Gerencia de Estudios Económicos no puede determinar si existe o no el estatus de notoriedad invocado por la parte interesada porque es una cuestión de derecho.

Por ejemplo, en el Expediente 312533-2007 en el que se reconoció la notoriedad de la marca Gloria en segunda instancia, la Comisión de Signos Distintivos había remitido diversas pruebas a la Gerencia de Estudios Económicos para que emita opinión sobre éstas. Por ejemplo, remitió diversos afiches publicitarios alusivos a la marca. ¿Qué tiene que valorar la Gerencia de Estudios Económicos sobre afiches publicitarios?

Con acierto, en su resolución, la Sala de Propiedad Intelectual fue bastante contundente al señalar que: “(…) el informe elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos a solicitud de la Primera Instancia, no constituye un elemento vinculante en tanto se encuentra destinado a analizar los aspectos técnicos tomados en consideración para la elaboración de la encuesta, mas no a emitir un pronunciamiento sobre la notoriedad de la marca en cuestión, es decir sobre el alcance de la difusión y/o conocimiento de la misma por parte de los consumidores, facultad que es de competencia de los entes resolutivos”.

¡Bravo! Es algo que debe quedar meridianamente claro porque, al paso que vamos, es más fácil sacarse la Tinka que lograr un reconocimiento de notoriedad de la Comisión de Signos Distintivos. ¿Qué cosa esperan? La notoriedad debe analizarse de forma focalizada a los productos o servicios que correspondan teniendo en mente al sector del público pertinente. Las pruebas, por su parte, deben ser tales que permitan advertir de forma razonable que existe un conocimiento difundido entre tal sector del público.

La Gerencia de Estudios Económicos se detiene en requerir mayor información sobre las muestras tomadas, la técnica empleada en el muestreo, los criterios que influyen en la determinación de los niveles socio-económicos considerados en los estudios, entre otros. Se quiere hacer de la notoriedad una cuestión matemática o estadística cuando, en realidad, se trata de una cuestión legal que se sustenta en la constatación informada sobre un conocimiento difundido de la marca. No reconocer eso es no tener idea de cómo funciona el fenómeno de la notoriedad a partir del carácter mutable y dinámico de la distintividad marcaria.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

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La espada del augurio de un examinador de marcas: entre la mala fe y la mera coincidencia

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El examinador de marcas es una persona de carne y hueso que debe tratar de aplicar la normativa de la forma más recta: sin excesos que bloqueen indebidamente el acceso al registro marcario y, con ello, a la protección especial que el sistema confiere, así como evitando emitir juicios que extiendan innecesariamente el campo de exclusividad conferido por el registro.

Llamó poderosamente mi atención la Resolución 8896-2008/OSD-INDECOPI del 26 de mayo de 2008 emitida cuando aún existía la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi (todavía no era una Dirección). En ese pronunciamiento, una empresa se opuso a la solicitud de registro de marca presentada por una persona natural sobre la base de… nada. ¿Sabe qué es lo más curioso? La primera instancia declaró fundada su oposición.

No tengo conocimiento que el pronunciamiento haya sido apelado. Lo cierto es que la autoridad marcaria de primera instancia consideró que, si bien la empresa opositora no tenía registrada marca alguna en nuestro país, sí estaba acreditado que había solicitado un registro sanitario con respecto a un producto denominado CUTENOX. En la medida que ese signo era idéntico a la marca que pretendía registrarse, estimó que el solicitante había tenido conocimiento previo del signo antes de formular su solicitud.

La pregunta es: ¿y qué? La prohibición orientada a impedir el registro de signos solicitados de mala fe debe ser aplicada con cautela. Eso es así toda vez que la buena fe se presume y la mala fe debe ser acreditada fehacientemente por quien la alega. No basta la identidad para que quede eliminada toda posibilidad de coincidencia. Y así no existiera coincidencia o casualidad, ¿o aplicamos con cautela la prohibición contenida en el artículo 137° de la Decisión 486 o echamos por tierra el principio de territorialidad?

La autoridad no puede inferir de la mera intención del titular extranjero por comercializar un producto en el Perú (por ejemplo, solicitando la autorización correspondiente al tratarse de un producto farmacéutico) que cualquier solicitante de ese signo procede con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal. Si la mala fe debe probarse, la mera inferencia de una conducta desleal, esto es, la asunción que se pretende realizar una conducta contraria a la buena comercial se encuentra proscrita.

Una nota adicional: la empresa extranjera no era parte de la Comunidad Andina. Su oposición se sustentó en lo dispuesto en el Convenio de París que, de forma general, establece un mandato para que los países de la Unión aseguren protección efectiva contra la competencia desleal. Asumiendo que dicho Convenio es directamente operativo en los países de la Unión –sobre lo cual existe controversia, además- resulta dudoso que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 10bis del Convenio permita interpretar que dicha norma puede ser el sustento de una oposición en sede marcaria.

No quiero ser mala leche con el comentario, pero este tipo de pronunciamientos parecen encontrar explicación en cierto complejo de omnipotencia. Los examinadores no tienen forma (ni pueden) llegar a especulaciones sobre el proceder de buena o mala fe de un administrado. Si yo veo una marca bonita en otro país y me gusta y la solicito en Perú, eso no es mala fe. Es el ejercicio de una posibilidad que la observancia estricta del principio de territorialidad me franquea. Que nosotros sepamos, la dirección de signos distintivos no cuenta con una “espada del augurio” que le permita ver más allá de lo evidente.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

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