Patentes y Gestión de la Propiedad Intelectual en las Universidades

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Desde la lectura de los dos primeros artículos de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, se advierte la estrecha relación entre la universidad y la tarea de fomento y desarrollo de las investigaciones en los diversos campos del conocimiento. En efecto, el artículo primero adelanta, entre otras cosas, que las universidades se dedican al estudio y a la investigación. Por su parte, el artículo segundo en su literal b) destaca entre los fines de las universidades, su tarea de realizar investigaciones en humanidades, ciencia y tecnología, fomentando la creación intelectual y artística.

Las universidades pueden jugar un rol muy importante en el desarrollo de nuevas innovaciones ya sea por cuenta propia como, especialmente, en el marco de asociaciones con sectores industriales específicos. La alianza universidad-empresa privada puede servir para generar proyectos interesantes que cuenten con el soporte económico y humano necesario para arribar a importantes avances tecnológicos. La participación de las universidades, como adelantaron Hall, Link y Scott, puede ser más importante en proyectos que involucran nuevos sectores de la ciencia y tecnología por la tarea de prevención de contingencias futuras y por la tarea facilitadora y comunicativa que desempeña entre los actores del proyecto . No obstante, es claro que el rol de las universidades es crucial en todos los campos de la ciencia y tecnología.

Algunos países ya han prestado interés a los esquemas cooperativos universidad-empresa. Por ejemplo, en Malasia, el gobierno habría dispuesto que el total de las 17 universidades públicas establezcan una unidad de investigación, desarrollo y comercialización a fin de gestionar los fondos destinados a investigación y desarrollo . En otros casos, los países deben optar por esquemas que generen incentivos para que las universidades logren alianzas orientadas a la innovación y desarrollo por medio de mecanismos como beneficios de orden tributario, entre otros. No se trata de visualizar esta estrategia como un costo sino como una inversión para la generación de tecnología productiva para el país.

A nivel país, será importante que las universidades se identifiquen con las problemáticas locales a fin de orientar la investigación y desarrollo hacia sectores especialmente sensibles sin descuidar el imprescindible rol de generar ingresos que puedan ser compartidos por los diversos actores: universidad, inversionistas privados, sector público, los investigadores, el personal de apoyo (por ejemplo, el cuerpo estudiantil), entre otros. La gestión de la propiedad intelectual en las universidades necesita de la elaboración de un manual o reglamento de gestión de la propiedad intelectual en la que puedan desarrollarse, siempre en el marco de la legislación vigente, cuestiones relacionadas a la titularidad de los bienes intelectuales, la forma de repartición de beneficios, el órgano interno encargado de la gestión de los activos intelectuales, procedimiento de resolución de conflictos, entre otros.

La cuestión del órgano interno de gestión de la propiedad intelectual dentro de la universidad es importante porque será en éste donde deberán cumplirse importantes tareas: (i) de formación y capacitación desde los estudios universitarios y brindando posibilidades de pasantías o prácticas dentro del sector; (ii) de difusión interna y externa; (iii) de asesoramiento, mediante programas de apoyo a emprendedores; y, (iv) de tramitación, ya sea en el proceso de búsqueda de información relevante o en el seguimiento de los procedimientos de registro y defensa de los derechos de propiedad intelectual .

En lo que se refiere a las invenciones –esto es, desarrollos orientados a la resolución de un problema técnico- el régimen de patentes vigente en nuestro país contiene disposiciones de importancia. El artículo 36º del Decreto Legislativo Nº 1075, que complementa la regulación comunitaria andina en materia de propiedad industrial, establece tres supuestos diferentes en lo que se refiere a las invenciones desarrolladas bajo un determinado régimen laboral. Estos supuestos pueden ser conceptuados como: (i) supuestos de invenciones de encargo; (ii) supuestos de invenciones de experiencia; y, (iii) supuestos de invenciones libres.

En lo que se refiere al supuesto de invenciones de encargo, la normativa establece que las invenciones “(…) realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato o relación de trabajo o de servicios que tenga por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador”. Se trata de un supuesto de titularidad originaria del empleador. No se requiere acto de disposición por parte del trabajador. La invención pertenecerá al empleador por mandato expreso de la ley sin que ello recorte el derecho del inventor de ser mencionado como tal en el título de la patente, de conformidad con el artículo 24° de la Decisión 486 (la normativa comunitaria a la que ya hicimos referencia).

Por otro lado, las invenciones de experiencia se refieren a aquellas que el trabajador obtiene no en el marco de las funciones encomendadas por el empleador sino en virtud al desarrollo de su actividad profesional empleando para dicha obtención, medios o información proporcionados por el empleador. Así, no nos encontramos ante una actividad inventiva realizada en cumplimiento del objeto de la contratación del trabajador sino de la invención que, no habiendo sido encomendada, se logra como resultado de emplear los medios o información del empleador en el desarrollo de la actividad profesional del trabajador (que obviamente no será la actividad inventiva porque si así fuera se trataría de una invención de encargo).

Finalmente, las invenciones libre son aquellas que pertenecerán siempre al trabajador al no ser catalogadas como de encargo o de experiencia. Particularmente importante para nosotros es señalar que el artículo 37º del ya citado Decreto Legislativo Nº 1075, establece que el régimen de invenciones laborales que hemos desarrollado antes resulta aplicable a las universidades, institutos y otros centros educativos y de investigación respecto de las invenciones realizadas por sus profesores o investigadores, salvo que exista una disposición contraria en el estatuto o reglamento interno de dichas entidades. En ese sentido, es posible que las entidades mencionadas se aparten del régimen descrito mediante una autorregulación especial y expresa en sus estatutos o reglamento interno correspondiente.

La norma agrega que cuando una empresa contrate a alguna entidad para la realización de investigaciones que involucren actividades inventivas, se aplicará el régimen establecido (es decir, el régimen laboral con sus diferentes supuestos al que el artículo 37º remite en su primer párrafo) a la empresa contratante respecto de las invenciones realizadas por los profesores o investigadores de la institución contratada. En ese caso, sin embargo, cuando se trate de los supuestos de invenciones de encargo o de experiencia, la “compensación adecuada” que corresponda, de ser el caso, deberá ser abonada directamente por la empresa al profesor o investigador que hubiera realizado el invento independientemente de las contraprestaciones pactadas con la institución contratada.

El escenario funcionaría de la siguiente forma: si la empresa A contrata a la universidad B, por ejemplo, para que realice determinada actividad inventiva (universidad que encargará a alguna o algunas personas naturales el desempeño de las funciones inventivas), la invención resultante será de titularidad de la empresa A (no de la universidad ni de los investigadores). No obstante, e interpretando las disposiciones del artículo 36º al escenario bajo comentario, cuando corresponda una compensación (ya sea porque en las invenciones de encargo el valor económico o importancia excede los objetivos implícitos o explícitos del encargo dado a la entidad educativa o de investigación o cuando la empresa asuma la titularidad o se reserve un derecho de utilizar la invención cuando la misma se haya obtenido mediante el empleo de medios o información dada por la empresa contratante), la misma deberá ser abonada directamente a los profesores o investigadores que correspondan y no a la entidad contratada, sin perjuicio de la contraprestación pactada que la empresa deberá abonar a la entidad por la realización de las tareas encomendadas (hayan sido propiamente las de investigación u otras en las que, no obstante, se hayan empleado medios o información de la empresa ).

Nos parece interesante que la normativa complementaria nacional haya previsto un régimen propuesto para el caso de invenciones desarrolladas en las universidades. No obstante, en la medida que todas las posibilidades no se encuentran cubiertas, será importante atender a las disposiciones que consagre el manual o reglamento interno de gestión de la propiedad intelectual y, de ser el caso, los términos de los contratos especialmente desarrollados para cada proyecto. Nuestro país está llamado a la modernidad y ésta se logra, entre otras cosas, fomentando la investigación y generando incentivos para la instauración de parques tecnológicos.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

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