Incentivos perversos en el derecho de marcas

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La normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial establece que, a pedido de parte, se cancelará el registro de una marca cuando no se hubiese usado en al menos uno de los países de la Comunidad Andina durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se plantee la solicitud de cancelación. Existen, por cierto, ciertas cuestiones adicionales pero esencialmente esa es la posibilidad de cancelar un registro de marca por falta de uso.

Ahora bien, la propia norma señala que no es posible plantear esta cancelación antes de que hayan transcurrido tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca. Eso no tendría algo de exótico si es que esa notificación dependiera… del propio solicitante de la marca, esto es, del potencial titular de la marca cuya cancelación podría plantearse.

En efecto, en la práctica, el solicitante, una vez otorgada la marca solicitada, se debe apersonar a recoger su resolución y el certificado emitido por el Indecopi. En otras palabras, el acto de notificación depende de la voluntad del administrado. Si el titular de la marca no recoge su resolución, la notificación no se habrá producido sin perjuicio de lo cual la vigencia de la marca será incuestionable dado que ésta depende de la decisión de otorgamiento y no de la notificación.

Así, la normativa me genera el incentivo perverso de no recoger mi resolución, gozar de los beneficios derivados de la existencia de un derecho de exclusiva a mi favor (porque, insistimos, ese derecho depende del acto de otorgamiento y no de la notificación) y evitar el planteamiento de la cancelación desnaturalizándose, de esa forma, los fines que esta figura pretendía cumplir: descongestionar el registro, incentivar la puesta en el mercado efectiva o prestación efectiva de los productos o servicios, compatibilizar la realidad del mercado con la realidad registral.

Esta situación es verdaderamente increíble porque alienta una conducta no deseada: la evasión estratégica de la notificación personal. Y la alienta con un gran premio. Blindándonos de forma absoluta de la posibilidad de asumir la carga de defendernos de una solicitud de cancelación por falta de uso. Ya sabe… no necesita usar verdaderamente la marca. Simplemente, nunca recoja su resolución o, en todo caso, demórese lo más posible.


Por: Gustavo M. Rodríguez García

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2 pensamientos en “Incentivos perversos en el derecho de marcas

  1. Alex Sosa

    Por pura curiosidad Gustavo, ¿esto se ha presentado alguna vez en la práctica? es decir, ¿alguna vez se ha usado este argumento de "no recojo voluntario" de la Resolución y certificado como argumento de defensa ante una solicitud de cancelación?. Buen post.

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  2. gustavo-rodriguez Autor

    Alex, es una buena pregunta porque permite aterrizar el comentario a algo práctico. Que yo sepa, no se ha planteado directamente el argumento como defensa. Sin embargo, sí se ha admitido expresamente que lo que señalo opera de la forma en la que cuestiono. En la Resolución No. 652-2011/TPI-INDECOPI del 25 de marzo de este año se toca el tema y es bien interesante porque quien solicita la cancelación cuestiona la improcedencia precisamente argumentando que la concesión es la que determina la vigencia de la marca. La Sala, no obstante, confirma la improcedencia por las razones que comento en el post. En todo caso, debo destacar que el incentivo perverso no lo genera la Sala sino la Decisión 486.

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