En primer lugar, empecemos por la teoría elemental. La distintividad de una marca es mutable en el tiempo, es decir, el fenómeno de la distintividad no puede ser visto como una condición estática. En función a lo que ocurra en el mercado, una marca podrá ver reforzado su poder distintivo o, incluso, podrá perderlo absolutamente. En este último supuesto, incluso, podrá cancelarse el registro de la marca por pérdida de poder distintivo.
La notoriedad de la marca es un estatus que se verifica cuando se configuran determinados factores que revelan una amplia difusión o conocimiento de la marca. En buena cuenta, la distintividad de la marca se ve reforzada por diversas razones. Como se puede intuir, la notoriedad marcaria se refiere a una cuestión profundamente dinámica. Una marca puede llegar a ser notoriamente conocida y puede perder ese estatus. En este tema, el registro no tiene relevancia alguna.
El proyecto presentado plantea que la declaración de notoriedad debiera subsistir por un periodo de diez años desde que se expide la resolución de reconocimiento. Es decir, ¿sería posible que una marca notoria en el año 1 no solo pierde notoriedad sino que, incluso, desaparece absolutamente en año 5 y, no obstante eso, permanecería en el registro durante 5 años adicionales? Pareciera que sí. Eso es un despropósito.
Luego, el proyecto sostiene que para formular una solicitud de reconocimiento de notoriedad, la marca debe encontrarse registrada en el Perú. Eso no sólo es absurdo sino que, además, puede ser violatorio de la normativa comunitaria. Es absurdo porque un principio pacíficamente aceptado es que la notoriedad marcaria supera o rompe el principio de inscripción registral. La notoriedad no depende del registro por lo que no tiene sentido alguno condicionar la formulación de la solicitud de reconocimiento a la existencia de un registro base. Puede ser violatorio de la norma comunitaria andina porque la Decisión 486 establece expresamente, entre otros supuestos, que no se puede negar la condición de notoria a una marca por el hecho de no estar registrada en un País Miembro o no estar en trámite de registro. Si para solicitar la notoriedad, debe existir registro nacional… queda claro el porqué esta disposición colisiona claramente con nuestra norma comunitaria andina.
De otro lado, el proyecto alude a marcas notorias y marcas renombradas. No existe en nuestra norma comunitaria mención alguna a las marcas renombradas. De hecho, Indecopi emitió un precedente de observancia obligatoria en donde reconoció expresamente que la norma andina no aludía a marcas renombradas y esa era la razón por la que ciertas prerrogativas especiales (por ejemplo, protección contra la dilución) resultaban aplicables también a las marcas notorias sin que sea necesario exigir renombre. El proyecto introduce la referencia a marcas renombradas cuando la Decisión 486 no alude a esas marcas y, peor aún, introduce alguna referencia a la declaración “de renombre o fama”, generando bastante incertidumbre sobre el contenido que se le pretende asignar a estos conceptos.
Se ha argumentado que esto va a facilitar la predictibilidad alentando las inversiones. La seguridad jurídica se afianza con reglas claras, no con proyectos que introducen conceptos extraños al marco comunitario al cual estamos adheridos. Y, a la larga, una notoriedad estática puede complotar contra el dinamismo del mercado. Notoriedades de tinta y papel pueden bloquear nuevas marcas que podrían ser usadas efectivamente en el tráfico económico. El proyecto es técnicamente… malísimo.
Por: Gustavo M. Rodríguez García
Publicado originalmente en Blog El Cristal Roto