La correcta interpretación del principio de la buena fe determina que se realice un análisis de diversos supuestos que podrían generar, en algunos casos, un cambio en la percepción de los hechos y en consecuencia en la aplicación del derecho. Es más, la tradicional forma de revisar la buena fe puede ser observada desde la perspectiva de la omisión voluntaria que genera incertidumbre jurídica, situaciones ventajosas inmerecidas que se validan con el tiempo y finalmente crea situaciones limítrofes con el abuso del derecho que deben ser analizadas en cada caso en concreto.

En este escenario, la teoría del retraso desleal representa una oportunidad para reflexionar respecto de las omisiones voluntarias en el ejercicio del derecho; en alemán el término usado para describir esta situación es verwirkung y que en términos simples hace referencia al no ejercicio de una acción que por derecho corresponde y que ello ha generado una ficción respecto de la realidad que determinó una especie de certeza jurídica que permite que los hechos se fijen como merecidos e irreprochables.

La hipótesis de incidencia nos remite a la inacción del titular de un derecho que por omisión no lo ejerce permitiendo que la realidad con el transcurso del tiempo permita que determinados actos se conviertan en válidos e inobjetables.

De este modo, es unánime en doctrina que se deben verificar tres supuestos para poder invocar el retraso desleal:

a) El transcurso del tiempo: Este supuesto es de vital importancia pues se encuentra asociado ineludiblemente con el tipo de derecho al que está vinculado; es así, que dependiendo de la naturaleza del hecho y de los derechos, el tiempo que se requiera para que se verifique está condición variará.

b) Omisión con conocimiento de causa del ejercicio de la acción: Resulta importante indicar que se debe acreditar de modo indubitable que el titular del derecho tenía pleno conocimiento del hecho no reclamado, pues resulta lógico que sólo se puede invocar la omisión cuando se demuestra que el titular del derecho tenía conocimiento cierto de los hechos no reclamados.

c) Certeza lógica que el derecho no se ejercitará: En relación a este punto se debe tener especial cuidado pues, ciertamente, en el fondo encierra un conocimiento que se está ejecutando una acción reprimible; en otros términos, existe conciencia que se está obrando indebidamente pero que la inacción por un periodo relevante genera certeza que estos derechos no serán ejercidos. En mérito a ello prosigue con su accionar en la confianza de una aparente seguridad jurídica.

De este modo, presentamos un ejemplo ilustrativo de lo que se debe entender por retraso desleal.

La pollería A utiliza colores específicos en la decoración de su local y tiene relativo éxito en los distritos de Surco, San Borja y La Molina, toma conocimiento cierto a través de publicidad en revistas de circulación masiva, que la pollería B apertura un local idéntico en San Juan de Lurigancho pero decide no ejercer ningún derecho, ni realizar acto administrativo para cautelar sus derechos. Luego de algunos años de inacción la pollería B decide abrir otro local en el mismo distrito y sucesivamente un tercero, todo ello con inversión relevante con la certeza jurídica que no tendrá problema jurídico. Luego de varios años, la pollería A se percata de este crecimiento comercial y desea imponer sus derechos para que de este modo pueda adquirir un mercado importante. En ese escenario, la pollería B invoca el retraso desleal como medio de defensa argumentando que esta demora, por parte de la pollería A, en ejercer su derecho ha sido de mala fe pues ha esperado a que se instale de modo adecuado, que adquiera una importante clientela y que adicionalmente sea conocida en la zona para que recién en ese momento hacer valer su derecho y de este modo pretender ganar un mercado de un modo no leal. En consecuencia invoca la omisión como un hecho de retraso desleal que debe ampararse a su favor.

Evidentemente, este es el supuesto en el que se desarrolla la teoría del retraso desleal y corresponderá analizar en cada caso en concreto su aplicación.

La posibilidad que el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales entre en vigencia en nuestro país determina que realicemos algunos comentarios respecto del mismo; es así, que el primero de ellos está asociado a la pertinencia de la norma, el segundo a los contenidos conceptuales en ella desarrollados y el tercero a la organización sistémica de la misma.

En ese orden de ideas, corresponde determinar si es necesario contar con una norma que regule de modo específico estos aspectos. La experiencia comparativa internacional nos remite a dos sistemas que en apariencia son opuestos pero que en el fondo parten de una misma premisa la autodeterminación informativa y cuyo sustento se encuentra en los derechos fundamentales de las personas. En efecto, la forma de regular estas hipótesis de incidencia fluctúa entre la intervención normativa a la auto regulación. Sin embargo, en ninguna de estas opciones se descuida o se desprotege – por resultar jurídicamente imposible – la naturaleza esencial del derecho fundamental al manejo de la información que le corresponde a cada individuo.

Experiencias normativas desarrolladas en el sistema europeo toman como principal criterio base la protección de la persona y como consecuencia de ello la protección del dato personal. De este modo, la protección encuentra lógica pues parte de una perspectiva consistente en precisar el objeto de derecho y consecuentemente el objeto de protección. Al establecerse de modo correcto que el objeto de derecho es la persona y no el dato personal queda establecido de modo indubitable que la protección alcanza niveles que van más allá de la simple regulación de los bancos de datos personales pues pretender que este sea el objeto de la norma es desde toda perspectiva impertinente, equivocado y carente de fundamentos jurídicos sólidos.

De otro lado, el sistema que se utiliza en Estados Unidos está asociado a la auto regulación del tema, que a pesar de tener normas que pretenden regular aspectos básicos – léase la Privay Act de los años 70 – se considera que el asunto va de la mano con la libertad y el correcto flujo de datos. En ese sentido, el sistema americano no se aleja del principio de la autodeterminación informativa pues se reconoce derechos fundamentales de la persona y no derecho sobre los datos personales que son una consecuencia de los primeros.

Habiendo expuesto de modo ilustrativo las dos principales tendencias a nivel internacional, corresponde realizar un análisis situacional del manejo de los datos personales en el Perú. Es así, que identificamos que existen diversas normas sectoriales que si bien no son completas, ni alcanzan a todas las hipótesis de incidencia respecto del manejo de este tema sino que regulan parcialmente el manejo de algunos datos personales. Estas normas no tienen por finalidad específica regular la estructura del problema que consiste en la protección contra la organización indebida de datos personales de modo tal que puedan ser útiles para su explotación; y en consecuencia, al ser insuficientes – las normas vigentes – en su contenido para el fin que se busca resulta apropiada la búsqueda de una solución integral del problema que se encuentre adecuadamente asociado a la realidad existente en el país.

Por estas razones consideramos pertinente la elaboración de una norma de protección de datos personales. Sin embargo, eso no significa que avalemos el proyecto de norma pues encontramos que presenta serias deficiencias conceptuales y de esquema que necesariamente deben superarse.
En ese sentido, el Proyecto de Ley de Datos personales comienza con un error conceptual injustificable en la aplicación de la norma constitucional que pretende darle sustento al mismo. En efecto el artículo 2 inciso 6 de la Constitución Política del Perú no se encuentra referido al tema de datos personales sino a temas de intimidad personal y familiar que no es equivalente a datos personales, son asuntos manifiestamente diferentes. En este punto concuerdo con mi amigo Leysser León en que la norma constitucional no es la que corresponde.

Adicionalmente, el problema de los datos personales es enfocado de una manera equivocada desde su definición. Nos permitimos realizar algunas precisiones que permitirán entender los errores del proyecto. El dato aisladamente considerado, como elemento puro y desprovisto de contexto carece de significado y es de poca utilidad independientemente de los niveles de protección que le corresponde; el problema surge y se identifica cuando a través de la sistematización de datos personales se consigue organizarlos de modo que se convierta en un banco de información relevante y que en consecuencia adquiere valor en si mismo.

En ese orden de ideas, resulta absurda la definición que contiene el proyecto de Ley de Datos Personales cuando en el artículo 2º establece lo siguiente:

“Artículo 2º.- Definiciones
Para todos los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
2.4 Datos personales.- Toda información sobre una persona natural que le identifica o la hace identificable a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados.”
De la simple lectura del artículo precedentemente citado, encontramos el segundo error que termina de descalificar la norma en si misma. No se puede pretender regular normativamente una situación de hecho en la que los elementos conceptuales son errados pues no podría aplicarse correctamente la norma.

De este modo, teniendo la base constitucional equivocada y la definición de dato personal errada es sencillo presumir que la norma no puede ser correcta. A estos efectos nos permitimos indicar el error de la definición, que debe ser corregido inmediatamente, se menciona en el proyecto, que el dato identifica a la persona situación que no es la correcta; el dato no identifica y tampoco es información en estricto, muy por el contrario el dato personal es aquel que luego de ser debidamente organizado permite individualizar a la persona a través de la construcción de un perfil que puede tener diversas manifestaciones dependiendo de la necesidad del que las organiza o de quien los encarga. En consecuencia la norma lo que debe regular es la construcción de individualidades y las diversas formas en la que puede ser organizada.

Habiendo mencionado que sólo posee valor la organización del dato, debemos precisar que existen omisiones de definición conceptuales que son necesarias como es la relativa al manejo de datos de carácter público que no dependen de la voluntad del individuo para que sean conocidas. En efecto, se debió definir en qué consiste el manejo de esta información y como la vamos generando diariamente, un ejemplo de ello está asociado a determinada información patrimonial que es de carácter público como propiedad la vehicular o inmobiliaria.

De otro lado, encontramos otra definición que merece nuestra especial atención y es la que está referida a los datos sensibles.

“Artículo 2º.- Definiciones
Para todos los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
2.5 Datos sensibles.- Datos sensibles.- Datos personales, constituidos por los datos biométricos, datos referidos al origen racial y étnico; opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; hábitos personales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual”

Si bien es cierto, es aceptado que en la doctrina se considere al dato sensible como parte de la clasificación de los datos personales, no es menos cierto que esta se encuentra asociada a un criterio que va más allá y que para ser entendida en su total dimensión incluye la definición de dato prohibido, dato sensible y dato no sensible; que para ser puristas se debieron incluir y definir en la norma si su intensión era adoptar esta clasificación. Con una definición parcial se retira de contexto a la misma y en consecuencia la definición no es clara y demuestra una carencia conceptual que debe corregirse.

Adicionalmente a esto se debe precisar que era necesario introducir en el proyecto de ley variables conceptuales ineludibles como lo son la privacidad e intimidad, que no son abordadas y que ayudarían de modo sencillo a comprender el problema de la administración de las bases de datos personales. Esta ausencia genera un vacio que debe ser inmediatamente solucionado.
Ante la ausencia de definiciones relativas a la privacidad e intimidad enfrentamos el problema de asociar al dato como un elemento del comercio que podría generar conflictos patrimoniales derivados de un hecho diverso al de protección de la persona.

Otro tema no menos preocupante corresponde al Título III referido al Tratamiento de Datos Personales, que en esencia demuestra una total y vergonzosa técnica legislativa al incorporar normas reglamentarias dentro de una ley; sin embargo, y más allá del error, apreciamos diversos hechos que se encuentra inadecuadamente regulados como los datos personales de los niños y adolescentes mencionado en el artículo 13º:

“Artículo 13º.- Alcances del tratamiento
13.3 Mediante reglamento se dictarán medidas especiales para el tratamiento de los datos personales de los niños y de los adolescentes, así como para la protección y garantía de sus derechos. Para el ejercicio de los derechos que esta Ley reconoce, los niños y adolescentes actuaran a través de sus representantes legales, pudiendo el reglamento determinar las excepciones aplicables, de ser el caso, teniendo en cuenta para ello el interés superior del niño y del adolescente.”

Debido a la importancia, relevancia y delicado del tema resulta equivocado que un tema de primer orden no se le imponga un límite en la propia Ley debidamente concordado con las normas contenidas en el Código del Niño y Adolescentes y no dejar ligeramente el asunto a un reglamento en el que no corresponde ser definido.
De otro lado, el proyecto reconoce que las bases de datos personales pueden ser comercializadas, con lo cual la organización de los datos personales se incorpora inmediatamente al comercio, se le atribuye un contenido patrimonial y finalmente se designa a un beneficiario económico por organizarlas. Esto es consecuencia de una equivocada interpretación constitucional.

“Artículo 13º.- Alcances del tratamiento
13.9 La comercialización de datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en banco de datos personales se sujeta a lo dispuesto en el reglamento de la Ley.”

En este punto se debe tener presente que el dato personal en sí mismo podría carecer de valor pero su organización sin duda determina que de ellos se puede obtener valores demasiado altos y eventualmente perjudiciales para el titular del dato. Mientras el dato organizado integre un perfil más íntimo de la persona o grupo de personas será más valioso y deseable como bien objeto de comercialización. En esencia el tema no está asociado al simple listado de números telefónicos o correos electrónicos, para ser honesto poco valiosos, sino en la sumatoria de datos personales debidamente organizados.

Los datos personales debidamente organizados se convierten en información y por ello finalmente estamos haciendo referencia a un control de información que se permite que eventualmente se encuentre en la posibilidad de ser comercializada.
Para ello se tendría que informar que la obtención de información tiene dentro de sus fines la forma en la que será organizada y finalmente, además, informar ineludiblemente que su destino es ser comercializada.

La forma de organizar la información se han convertido en altamente sofisticadas que determinan que todos los datos personales sean relevantes y su aprovechamiento está directamente asociado con la habilidad para organizarlos.

En ese sentido, el futuro reglamento debería tener especial cuidado con la forma en la que se autorizará esta comercialización pues sin duda los bancos de datos personales poseen un valor muy elevado mientras se encuentran en el dominio del titular de los mismos sin embargo una vez que han salido de su esfera para ser comercializados existe demasiada facilidad técnica para que su valor se reduzca y circule casi libremente por diversos medios.

Finalmente realizar un breve comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 00242-2011-PHD/TC caso Honores Vs Essalud respecto a un procedimiento de Habeas Data; la señora Honores desea que se elimine información respecto a ella contenida en el banco de datos de Essalud. En este procedimiento se recoge el principio de autodeterminación informativa desarrollado en STC 1797-2002-HD/TC y hace una precisión importante frente a los datos personales a los que se puede acceder por medios públicos como la RENIEC en el que figura el estado civil, fecha de nacimiento, número de DNI y que ello no vulnera su intimidad personal o familiar en consecuencia declara INFUNDADA la acción de Habeas Data.

En la sentencia precedentemente descrita se realiza una precisión importante asociada al manejo de información que debe entenderse, de acuerdo al proyecto bajo comentario, como no sensible pues el acceso a ella no depende de la voluntad de la persona y ello determina que no exista un dominio sobre la misma a pesar que es un dato personal. El tema que se desprende de esta sentencia es que el principio de autodeterminación informativa está claro desde el año 2002 en el Perú y el proyecto de norma no recoge de modo eficiente principios ya desarrollados ampliamente por el Tribunal Constitucional y además tampoco menciona temas sensibles como la pertinencia de esta norma en relación al Habeas Data y como se deben relacionar y complementar y menos se preocupa por definir competencias precisas para su Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
Menudo trabajo que espera para mejorar la norma.

Un tema que merece nuestra atención reflexiva, evidentemente académica, está asociado al último precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala de Defensa de la Competencia a través de la Resolución Nº 3134-2010/SC1-INDECOPI, el mismo que se encuentra referido a supuestos de competencia desleal por violación de normas y subsidiaridad empresarial por parte del Estado.

Este precedente nos remite a un antecedente de competencia desleal por violación de normas realizado por el propio INDECOPI – que nunca fue denunciado – con la creación de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual hecho que mereció una crítica de nuestra parte hace un buen tiempo; en dicho momento a la institución no le interesó analizar como correspondía la competencia desleal por violación de normas que venía realizando, ni analizó el rol subsidiario del Estado, lo que en este precedente analiza de modo correcto.

En efecto, como se mencionó en su momento la preocupación crítica consistía en averiguar cuáles fueron los fundamentos legales para poder competir en el mercado educativo aprovechando de diversas ventajas competitivas y, adicionalmente, si se había formulado algún informe legal respecto de la procedencia de esta actividad teniendo en consideración el rol subsidiario del Estado y la evidente competencia desleal por violación de normas que se generó.

Así, en ejercicio de su potestad organizativa, establecida por el inciso 2) del artículo 51º del Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones de INDECOPI (en adelante LOF de INDECOPI), el Consejo Directivo de dicha institución aprobó la creación de la denominada Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, con la finalidad de que “…dichas actividades se orienten a la formación y especialización de profesionales en las distintas materias temáticas de competencia del INDECOPI.”

De esta manera, INDECOPI hizo la presentación pública de la mencionada Escuela logrando reunir en ella los diferentes programas que ofrecía a terceros, como pasantías y cursos de extensión universitaria, presentando como novedad la inclusión de los denominados programas de especialización, a saber, el I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE LA COMPETENCIA y el I CURSO DE ESPECIALIZACION EN DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Al respecto, nadie puede negar que, en principio, resulta saludable y deseable que un organismo del Estado busque difundir conocimientos en la ciudadanía; sin embargo, dicha labor de difusión no puede realizarse menoscabando justamente uno de los bienes jurídicos que dicha entidad estatal (en este caso, el INDECOPI), busca proteger: LA LEAL COMPETENCIA.

En efecto, tal como lo señala el literal b) del artículo 6º de la LOF de INDECOPI, dicho organismo es el encargado de defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y desleales, procurando que en los mercados exista una competencia efectiva.

En concordancia con ello, el inciso 3 del artículo 14º del Decreto Legislativo Nº 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, tipifica como un acto de competencia desleal, en la modalidad de acto de violación de normas, “[l]a actividad empresarial desarrollada por una entidad pública … con infracción al artículo 60º de la Constitución Política del Perú…”.

Sobre el particular, tenemos que el artículo 60º de la Constitución establece que “sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de la manifiesta conveniencia nacional.”

En consecuencia, antes de seguir avanzando en nuestro análisis, corresponde que absolvamos previamente las siguientes cuestiones: ¿INDECOPI a través de los servicios que brinda su Escuela, realiza actividad empresarial? y, ante el supuesto de absolverse positivamente ello ¿El inciso 2) del artículo 51º de la LOF de INDECOPI constituye una autorización efectuada por ley expresa para que dicha entidad realice subsidiariamente actividad empresarial?

Para efectos de absolver la primera pregunta, nos basta con indicar el contenido del propio portal de INDECOPI, (http://www.indecopi.gob.pe/escuela/AcercaEscuela/acercaEscuela.htm), en donde se precisaba que “a través de la Escuela, INDECOPI brindará capacitación a profesionales de diversas disciplinas, organizando cursos, seminarios, diplomados, pasantías entre otras actividades académicas, a fin de promover la excelencia en el conocimiento relativo a los temas de defensa de la competencia y protección de la propiedad intelectual.”[El subrayado es nuestro], para lo cual seleccionará una “…plana docente de primer nivel integrada por personal del INDECOPI, expertos nacionales e internacionales.” [El subrayado es nuestro].

Como es de público conocimiento, existe en el mercado una oferta de capacitación especializada en temas de derecho de la competencia y derecho de la propiedad industrial, razón por la cual resulta claro que INDECOPI mediante la oferta de los denominados cursos de especialización compite con dichos servicios, principalmente a cargo de universidades privadas. Adicionalmente, y no obstante que en el caso de actos de competencia desleal por presunta infracción al artículo 60º de la Constitución, no se exige demostrar la ocurrencia de “ventajas significativas” por parte del supuesto infractor, resulta obvio que la oferta de capacitación a profesionales a cargo de la mencionada entidad estatal goza de innegables ventajas pues una parte significativa de su plana docente está conformada por sus propios empleados públicos, a los cuales eventualmente podría no pagar argumentando la prohibición de doble percepción de ingresos , amen del ahorro en otros costos, como alquiler de local o pago de impuestos.

Finalmente, con relación al segundo cuestionamiento, consideramos que no cabe argumentar que el inciso 2) del artículo 51º de la LOF de INDECOPI constituye una autorización efectuada por ley expresa, para que dicha entidad realice subsidiariamente actividad empresarial, pues la norma en cuestión no establece “expresamente” dicha autorización y, además, difícilmente se podría argumentar que existe una “razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional” en la “capacitación especializada a profesionales”, dado que dicha norma simplemente se limita a señalar que el Consejo Directivo de INDECOPI se encuentra facultado para aprobar la creación de la Escuela, lo que no implica que dicha entidad estatal deba prestar directamente los servicios de “capacitación especializada a profesionales”, sino que por ejemplo podría limitarse a recomendar cuales deberían ser las temáticas a ser abordadas en las capacitaciones especializadas, patrocinando en todo caso, los eventos que sigan dichas recomendaciones.

Adicionalmente, estos cursos no eran gratuitos tenían un costo respetable y compiten directamente con las ofertas de diversos centros académicos que bien se encontrarían habilitados para presentar las acciones legales que correspondan contra dicha Escuela. La pregunta final consiste en ¿Cómo hubiera resuelto INDECOPI una eventual denuncia por competencia desleal por violación de normas?

En añadidura, debemos tener en consideración que en el caso descrito se debe tener presente que el rol subsidiario del Estado no era pertinente bajo ninguna circunstancia pues su actuar empresarial no era viable dada la existencia de numerosas iniciativas empresariales privadas que ofrecían dichos servicios educativos de modo eficiente y con la oferta suficiente para cubrir las necesidades del mercado.

De este modo, el precedente establecido por la Resolución Nº 3134-2010/SC1-INDECOPI presenta aspectos importantes que aclaran el rol subsidiario del Estado como lo que se debe entender por competencia desleal por violación de normas y que procederemos a comentar a continuación.

Por principio constitucional el Estado se encuentra limitado para realizar actividad empresarial; esto debido a que se considera que la actividad privada debería en principio poder ejercer actividad empresarial que satisfaga las necesidades del mercado, se busca que la iniciativa privada se encuentre presente en todas las esferas y sólo en supuestos excepcionales el Estado podría participar cumpliendo determinados requisitos y condiciones.

En el caso materia de comentario, la Pollería El Rancho II E.I.R.L. (en adelante el Rancho) denunció a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno1 (en lo sucesivo, la UNAP) por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto recogido en el artículo 14.3 del Decreto Legislativo 1044 –Ley de Represión de la Competencia Desleal– la que establece como ilícita la actividad empresarial estatal desarrollada en infracción de lo dispuesto por el artículo 60 de la Constitución Política del Perú.

Según el Rancho, la UNAP al ser una entidad de enseñanza superior con personería jurídica de Derecho Público, al haber instalado en su Centro de Investigación y Servicios (CIS) Frigorífico la denominada “Pollería y Parrillería Universitaria”, como un establecimiento dedicado a la venta al público en general de pollos a la brasa; viene ejerciendo actividad empresarial ilícita y por lo que su conducta se encuentra tipificada como un acto de violación de normas según el dispositivo legal citado en el párrafo precedente, máxime si en el mercado de la ciudad de Puno existen diversos establecimientos comerciales que satisfacen la demanda de pollos a la brasa.

Cabe resaltar que los denunciados alegaron que la “Pollería y Parrillería Universitaria” del CIS Frigorífico es un centro de investigación y formación profesional que beneficia a los estudiantes de sus escuelas profesionales, personal administrativo y docentes. Asimismo, refirió que la “Pollería y Parrillería Universitaria” no realiza competencia desleal pues no goza de privilegios o ventajas frente a los agentes privados, dado que el desarrollo de la actividad se cubre con los recursos directamente recaudados.

Sobre este punto, como veremos más adelante y siendo que nuestra posición coincide con la expuesta por la Sala, resulta irrelevante le argumento esgrimido por los denunciados ya que la actividad empresarial realizada por el Estado en un sector en el que la inversión privada está presente y la demanda es ampliamente cubierta por el mismo, la actividad ilícita del Estado no tiene sustento alguno, es decir aún cuando dicha actividad sea beneficiosa para los consumidores, no exime a aquella de la infracción cometida. Aún cuando el funcionamiento se deba a un autofinanciamiento y sin recurrir a subsidios estatales o exenciones tributarias, la infracción a las normas imperativas es evidente

En ese sentido, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal emitió la Resolución N°157-2009/CCD-INDECOPI declarando de esta manera en primera instancia fundada la denuncia interpuesta por Pollería El Rancho contra la UNAP por la comisión de actos de violación de normas al desarrollar actividad empresarial no subsidiaria, sancionándola con una amonestación y ordenándole el cese definitivo e inmediato de la prestación de los servicios de pollería en tanto no cumplan con lo dispuesto por el artículo 60 de la Constitución. La Comisión consideró que si bien la Ley 23733 permite a las universidades nacionales realizar actividad empresarial, siempre que la producción de bienes o la prestación de servicios se encuentre directamente vinculada con la enseñanza de las carreras que se imparten o con la consecución de alguno de los otros fines reconocidos por el artículo 2 de la Ley 23733 la actividad empresarial desarrollada por la UNAP no se ajusta a los términos de la autorización expresa contenida en la referida norma, pues la denunciada no había presentado medio probatorio alguno que sustente que a través de la prestación del servicio de venta de pollos a la brasa se cumpla algún fin de investigación científica relacionado a las carreras que se imparten en la universidad ni tampoco ha demostrado que se procure una finalidad formativa, ello en razón de que el personal que presta servicios en su “Pollería y Parrillería Universitaria” no estaba conformado por estudiantes, docentes o administrativos.

Es así que el denunciante apela la resolución de primera instancia alegando un argumento que consideramos también irrelevante: en virtud de la autonomía universitaria reconocida por el artículo 18 de la Constitución, la UNAP se regía únicamente por sus estatutos y no se encontraba sujeta al mandato de subsidiariedad económica contemplado en el artículo 60 de la Constitución.

En ese sentido, se infringe el artículo de la constitución y específicamente el artículo 23…., ya que la norma constitucional es clara al señalar la actividad subsidiridad del estado, y que sólo podrá realizarse la actividad empresarial cuando sea sólo autorizado por ley expresa, lo cual quiere decir que deberá sujetarse a la existencia de dicha norma y a los requisitos que esta establezca.

No obstante hay que tener en cuenta que la actividad empresarial limitada y ejercida en casos excepcionales parte del principio de la subsidiaridad del estado, es decir, este principio supone un límite al campo de acción estatal respecto de la libertad de los ciudadanos para hacer empresa, por lo que la intervención empresarial del Estado es excepcional, de conformidad con el modelo de Economía Social de Mercado acogido por nuestra Constitución.

En consecuencia, lo dicho precedentemente quiere decir que si bien el Estado sólo puede ejercer actividad empresarial, sólo lo puede hacer excepcionalmente, y este permiso sólo se puede dar en determinados supuestos: que exista una ley expresa que lo autorice, y que sea por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Ahora, si bien estos términos precedentes pueden ser de contenido jurídico indeterminado, consideramos que el análisis previo hecho por la Sala respecto de si la actividad desplegada por los denunciados es empresarial o no y posteriormente analizar el carácter subsidiario del mismo es lo más adecuado, ya que no tendría sentido determinar si la actividad denunciada es de alto interés público si la misma no supone un acto concurrencial en el mercado. Asimismo, la Sala en la resolución materia de comentario establece acertadamente la metodología bajo la cual debe efectuarse el análisis de subsidiariedad de la
actividad empresarial desarrollada por el Estado.

Ahora, consideramos que los elementos: alto interés público y conveniencia nacional si bien como dijimos son de contenido jurídico indeterminado, el alcance de los mismos son correctamente determinados por la autoridad administrativa, y además determina que la actividad denunciada no encaja dentro del supuesto de hecho del artículo 79° de la Ley 23733 que permite a las universidades nacionales realizar actividad empresarial sólo en determinados supuestos. Veamos lo que dice la Sala:

“La evaluación de lo que debe entenderse por alto interés público o manifiesta conveniencia nacional es un aspecto que no corresponde al INDECOPI, siendo que el contenido de dichos conceptos debe ser dado por el Congreso de la República con oportunidad de la emisión de la ley expresa en virtud de la cual queda autorizado el desarrollo de la actividad empresarial”

Asimismo, y como se mencionó precedentemente, la Sala establece de manera acertada la metodología bajo la cual debe efectuarse el análisis de subsidiariedad de la actividad empresarial desarrollada por el Estado, ya que en la normativa especial de competencia desleal no se ha previsto una metodología para la evaluación de la subsidiariedad económica de la participación del Estado como proveedor de bienes y servicios.

En efecto, la Sala señala que la delimitación del mercado relevante es el primer paso para determinar si la empresa o entidad estatal cumple un rol subsidiario a la actividad privada. Posteriormente procede a evaluar cuál es la oferta privada disponible y si ella puede atender la demanda que hoy atiende la empresa estatal. Y así, en caso que actualmente la oferta privada no pueda atender la demanda que cubre la empresa estatal, se debe analizar si dadas las barreras a la entrada del mercado en investigación, es posible que ingresen nuevos competidores que cumplan ese rol, es decir la Sala va más allá, incluso entrando al tema de las barreras burocráticas. Por último aquella menciona y analiza el requisito previsto en el artículo 60 de la Constitución, el cual alude al objetivo de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional que debe sustentar la autorización para que el Estado desarrolle actividad empresarial.

En el caso en concreto, la Sala determinó de manera acertada que la ley expresamente establece que resulta irrelevante determinar si el denunciado desarrolla su actividad en un esquema que le permite percibir algún subsidio, exoneración tributaria, apoyo financiero o cualquier otra ventaja, pues eso no lo exime del cumplimiento del mandato de subsidiariedad económica. Asimismo la Sala concluye que la venta de pollos a la brasa que desarrolla la “Pollería y Parrillería Universitaria” del CIS Frigorífico es actividad empresarial, lo cual si bien está permitido no se adecua a los fines concretos de investigación de que debió tener, distinguiendo entre la actividad realizada y el fin de la misma, ya que si bien incluso la venta de pollo a la brasa puede tener fines para apoyar la investigación, la venta en sí es actividad empresarial.

Por otro lado, respecto a la autorización expresa de la ley para ejercer actividad empresarial era evidente que la norma respectiva el 79 de la Ley 23733, sólo autoriza a las universidades, de manera clara y patente, a proveer a través de sus órganos servicios y productos de contenido económico pero que sean compatibles con su finalidad. No obstante, se debe tener en cuenta que la actividad debe tener por objetivo central el facilitar a través de su desarrollo alguno de los fines universitarios reconocidos en el artículo 2 de la Ley 23733, tales como la promoción de la cultura, la investigación y la formación profesional y ética de sus estudiantes, cuestión que no se ha dado en el caso en concreto, ya que la actividad del denunciado no está encaminadas a satisfacer dichos fines.

En consecuencia, cualquier actividad empresarial de una universidad cuyo establecimiento no esté íntimamente vinculado al cumplimiento de sus fines culturales, educacionales o investigativos, es ilícita, encajando por lo tanto la actividad denunciada dentro del supuesto de hecho del artículo 14.3 del Decreto Legislativo 1044 –Ley de Represión de la Competencia Desleal.

En conclusión, la Sala en la resolución comentada establece de manera acertada la metodología bajo la cual debe efectuarse el análisis de subsidiariedad de la actividad empresarial desarrollada por el Estado, estableciendo de esta manera un criterio de interpretación vinculante que ha precisas correctamente el contenido de los mismos.

Finalmente, y compartiendo los criterios señalados en la resolución bajo comentario, consideramos que el INDECOPI debería pronunciarse respecto de la competencia desleal por violación de normas que generó con la Escuela y cursos que creó hace un par de años. ¿Alguna institución educativa se atrevería a denunciar este hecho, de pronto la propia universidad sancionada?

Renunciamos de modo expreso a los derechos patrimoniales que pudieran derivarse del presente trabajo en virtud del derecho que nos asiste para hacerlo.

1. SOBRE EL DERECHO A IMITAR INICIATIVAS EMPRESARIALES
Es preciso definir en qué consiste los actos de imitación de iniciativas empresariales y como se regulan en el Decreto Legislativo 1044.

Es así, que los actos de imitación no son otra cosa que una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada, mediante los cuales existe la libertad que tienen las personas o empresas para realizar las actividades que ya se vienen realizando en el mercado y sobre las cuales cualquiera de modo libre puede ofrecerlas.

Entonces, lo que se busca es garantizar la libre iniciativa privada, dentro de la cual se encuentra el derecho a imitar, para con ello garantizar el progreso y el beneficio inmediato de los consumidores y de la sociedad. Copiar o imitar iniciativas empresariales es, como regla general, bueno para el mercado y para los consumidores

El “derecho a imitar” es por lo tanto una manifestación de la libre iniciativa privada
reconocida por la Economía Social de Mercado. Este derecho consiste en que una empresa puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otra, siempre bajo dos límites: i) cumpliendo con su deber de respetar los derechos de propiedad intelectual reconocidos a otro; y, ii) cumpliendo su deber de diferenciarse de otras empresas.

En consecuencia, el derecho a imitar queda restringido o deviene en desleal cuando se genera un riesgo de confusión con la conducta adoptada, lo cual está prohibido por las normas de competencia desleal.

El fundamento de permitir la imitación de iniciativas empresariales, radica en que estas son actividades realizadas por empresarios a fin de captar clientes bajo una nueva modalidad de marketing pero que no deja de ser una actividad obvia, y necesaria en un futuro para los demás competidores para introducir productos o servicios en el mercado. No obstante, si bien está permitida la imitación de iniciativas empresariales, el límite lo constituye el no uso de elementos protegidos por derechos de exclusiva vinculados a la propiedad intelectual y el no afectar la competencia de manera desleal en el mercado.

A modo de ejemplo, una empresa conocida e insertada desde muchos años en el mercado de venta de todo tipo de helados decide ofrecer sus productos a través de vendedores que hacen uso de carritos o motos colocando un letrero con la marca de los productos en dichos vehículos. Esto es definitivamente una iniciativa empresarial que puede ser imitada por cualquier persona natural o jurídica competidora que comercialice helados, no obstante si bien se puede ofrecer los helados bajo esa modalidad, no pueden ofrecerse productos o colocar un slogan en los vehículos que resulte similar a la marca o signo distintivo de la empresa que empezó a comercializar sus helados bajo dicha modalidad.

Asimismo, no dejan de ser iniciativas empresariales la promoción de ofertas en las ya conocidas tiendas por departamento instaladas en nuestro país, a las cuales se les asignan denominaciones o lemas comerciales especiales. En ese aspecto, es totalmente válido que cualquier empresario pueda promocionar sus productos bajo esas modalidades; sin embargo, lo que no puede hacer es usar los signos distintivos de la misma manera, ya que en ese caso ya no estaríamos ante actos de imitación sino actos de confusión, los cuales se encuentran prohibidos por las normas de propiedad industrial y el derecho de la competencia.

Por otro lado, respecto a la regulación de la figura de la imitación de iniciativas empresariales, en el nuevo decreto a diferencia del decreto derogado (Decreto ley 26122) no se le hace mención, y si bien esto ha traído como consecuencia confusión al momento de aplicar la norma, no debemos olvidar que ya existe un precedente de observancia obligatoria en el que la Sala definió la imitación y el límite de la misma el cual no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto, pues “debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece”. Al respecto consideramos que hubiera sido mejor que se hiciese mención expresa en la norma de dicha figura.

En ese sentido, si bien no se hace mención expresa del derecho a imitar, sí se regula como acto típico de conducta concurrencial ilícita a los actos de confusión, los cuales en efecto constituyen el límite de dicho derecho, los cuales veremos a continuación.

2. SOBRE LOS ACTOS DE CONFUSIÓN
Como hemos sostenido precedentemente, es posible imitar iniciativas empresariales en la medida en que no se afecten derechos de exclusiva de terceros, relacionados con la propiedad intelectual, o que no se afecte el derecho de diferenciación de los empresarios en el mercado, respecto de sus productos o servicios.

Dentro de este comportamiento no permitido se encuentran los actos de confusión, los cuales consisten en aquellos actos destinados a inducir a error en el mercado respecto del origen empresarial de los productos o servicios de un competidor.
Sobre el particular, el Nuevo Decreto señala lo siguiente:

Artículo 9º.- Actos de confusión.-
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde.

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.

Consideramos que hay dos aspectos fundamentales en la norma citada precedentemente: en primer lugar, el riego de confusión puede ser real o potencial, es decir basta con el simple riesgo de confusión, ello quiere decir que se sancionaría aquella conducta aún cuando el producto o servicio haya sido puesto en el mercado y no haya sido consumido. El segundo aspecto radica en que los actos de confusión pueden aplicarse a la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual, aún cuando no haya un registro, que es el supuesto de hecho de la resolución que se comenta en el presente artículo.

Teniendo en cuenta que nos encontramos en el ámbito de la competencia desleal, lo que usualmente ha sucedido en el mercado cuando hablamos de riesgo de confusión, es que muchos empresarios han introducido en el mercado productos o servicios que por la presentación de los mismos han resultado ser confundibles con los productos, servicios o establecimientos de sus competidores ya instalados en el mercado pertinente, afectando de esta manera el derecho de estos de poder diferenciarse respecto de sus demás competidores.

3. EL LÍMITE A LA LIBRE IMITACION DE INICIATIVAS EMPRESARIALES: LOS ACTOS DE CONFUSIÓN
La Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal del Indecopi emitió recientemente la Resolución N° 2487-2010/SC1-INDECOPI, la misma que confirmó en todos sus extremos la Resolución N° 200-2009/CCD-INDECOPI, pronunciándose sobre la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión. En dicha resolución la Sala decidió sancionar a a la empresa Instituto Quimioterápico S.A. en razón de la denuncia que interpusiera Glaxosmithkline Perú S.A. por la comercialización en el mercado de medicamentos destinados para la gripe, fiebre y dolor de cabeza bajo la denominación DOLOL, la cual por los colores y presentación del empaque del producto resultaba altamente confundible con el producto PANADOL, comercializado por la denunciante en el mercado de los medicamentos bajo las mismas presentaciones que el producto denunciado.

En dicha resolución, la Sala pone de manifiesto hasta qué punto los actos de imitación están permitidos, haciendo una aplicación de la doctrina de los actos de confusión como conducta sancionable sin dejar de reconocer que la imitación de iniciativas empresariales es válida pero que esta se encuentra sujeta a no inducir a error a los consumidores sobre la procedencia empresarial de productos o servicios en el mercado.

Cabe resaltar que la última instancia administrativa ya había emitido en el año 2005 un precedente de observancia obligatoria con relación a la imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, pero bajo la vigencia del Decreto Ley 26122 “Ley sobre Represión de la Competencia Desleal”, el cual fue derogado en el 2008 por el Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. En dicho caso, se declaró fundada la denuncia contra una pollería que había imitado las prestaciones e iniciativas empresariales de una reconocida empresa de venta de hamburguesas pero que generaba un riesgo de confusión indirecta en los consumidores sobre el origen empresarial de las prestaciones y un riesgo de asociación, ello en razón a la apariencia general que presentaba el establecimiento del denunciado (Polleria Renzos), la cual que estaba constituida por la misma distribución de colores, tanto en la fachada como en las paredes y columnas internas, y, en general, el uso de artículos de iluminación, en diseños, mobiliario y ubicaciones similares a los de la denunciante.

En dicho precedente, la Sala definió el “derecho a imitar”, señalando que este “consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente, y que constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada y protegida por artículo 58 de la Constitución Política del Perú.”. Precisa, sin embargo, que el “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto, pues “debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece”.

Asimismo, la autoridad administrativa establece luego que un primer límite a la imitación está dado por el respeto de los derechos de propiedad intelectual, entre los que se encuentran los signos distintivos, especialmente las marcas que identifican productos y servicios en el mercado: “Mediante los derechos de propiedad intelectual, el titular de un signo, invención u obra goza de una protección tal que la imitación de otro concurrente respecto de estos elementos es ilícita, según lo precisado por las normas en la materia”.

El segundo límite a la imitación se refiere, según la Sala, al “deber de diferenciación” que corresponde a los concurrentes en el mercado. Dice el fallo así que “Este deber es exigido por las normas que reprimen la competencia desleal y significa que, si bien los concurrentes tienen `derecho a imitar’; tienen como contraparte la obligación de evitar, en observancia de la buena fe comercial, que alguna imitación sea capaz de: i) generar confusión respecto del origen empresarial de los bienes o servicios que colocan en el mercado, así como sobre los establecimientos utilizados para tal fin,ii) conllevar que el concurrente imitado no pueda diferenciarse o afirmarse en el mercado por causa de una imitación sistemática; o, iii) significar una explotación indebida de la reputación que corresponde a otro concurrente en el mercado.

Aquellas tres conductas, continua la Sala, son consideradas contrarias a la buena fe comercial que rige las actividades comerciales y son señaladas como actos de competencia desleal, respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 del derogado Decreto Ley 2612, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal,

En el caso materia de comentario, la Sala decidió confirmar la sanción impuesta por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal a la empresa denunciada con una multa de 30 UIT, ahora bajo la vigencia del Decreto Legislativo 1044 (en los seguidos el nuevo decreto), “Ley de Represión de la Competencia Desleal”, ya que comprobó que aquella había introducido en el mercado medicamentos destinados para la gripe, fiebre y dolor de cabeza bajo la denominación DOLOL, cuyos empaques y colores resultaban confundibles con el producto PANADOL de la denunciante ya que producían la misma impresión en el momento de compararlos.
Cabe destacar que la conducta sancionada fue el supuesto de actos de confusión bajo la regulación del nuevo decreto, figura que no ha variado en cuanto a su esencia respecto a la norma derogada, ley en la que se hacía mención expresa de las libres iniciativas empresariales. Por lo tanto, en el presente artículo analizaremos cómo se encuentran reguladas ambas figuras en el nuevo decreto, Y analizaremos si la aplicación de los nuevos dispositivos fueron adecuados en la resolución de la Sala.

4. COMENTARIOS A LA RESOLUCION EMITIDA POR EL TRIBUNAL DEL INDECOPI
En la resolución materia de comentario, consideramos que la Sala hace una correcta aplicación de la doctrina de los actos de confusión en la medida de que el denunciado introdujo en el mercado productos o medicamentos cuyos empaques o etiquetas resultaban ser altamente confundibles con las mismas presentaciones de los medicamentos del denunciante, el cual comercializaba el producto marcado PANADOL para aliviar los síntomas de la fiebre, gripe y dolor de cabeza.

En efecto, la Sala llegó a la conclusión que los productos confrontados generaban la misma impresión a pesar que existían algunas diferencias entre las denominaciones DOLOL y PANADOL. Cabe resaltar que si el análisis sólo se hubiese centrado en los signos, ya que toda adquisición de un producto se hace de manera verbal, no se hubiese concluido que habría riesgo de confusión, pero en el caso en concreto resultaba imperativo el análisis integral de los productos confrontados, y es así que ello permitió determinar que los productos lanzados al mercado por parte de la empresa denunciado eran altamente confundibles al grado de hacer creer al consumidor que los productos DOLOL tenían el mismo origen empresarial que todas las presentaciones de PANADOL.

Un aspecto que llama la atención es el criterio adicional utilizado por la Sala cuando señala que además de las evidentes semejanzas en la apariencia general de los productos confrontados, en el mercado de los medicamentos destinados para el dolor, fiebre y resfrío, los demás competidores utilizaban empaques y etiquetas con una combinación de colores totalmente diferentes a los productos PANADOL así como características particulares, por lo que ello aumentaba el riesgo de confusión.

Consideramos dicha apreciación como la adecuada, teniendo en cuenta que estamos en el ámbito de la competencia desleal, es decir en la concurrencia ilícita que supone un comportamiento real, efectivo y dañino pero ilegal, en el cual se analiza no sólo el registro de signos diferenciadores sino la situación del mercado y cómo es percibido el comportamiento desleal también por el consumidor.

Por otro lado, y como sostuvimos anteriormente, los actos de imitación respecto de iniciativas empresariales se encuentran permitidos siempre y cuando no sucedan dos supuestos: que se afecte el derecho de exclusiva respecto de elementos de la propiedad intelectual o que se afecte el derecho de diferenciación de los empresarios en el mercado respecto de sus productos, servicios o establecimientos.

En el caso en concreto nos encontrábamos en el segundo supuesto debido a que si bien estamos ante el caso de marcas y etiquetas confundibles, el denunciante (ya que no alegó tener un registro alguno) venia diferenciándose desde hace muchos años en el mercado con la marca PANADOL, con una etiqueta, cuyos diseño y colores han sido los mismos por mucho tiempo, pero al parecer no tenia registrada dicha marca a su favor, y recurrió de manera residual al ámbito del derecho de la competencia.

Pues bien, habiéndose determinado que los signos confrontados producían la misma impresión, la Sala dio una paso más adelante para referirse a un tema crucial para determinar si estábamos ante una iniciativa empresarial o no: ¿era la forma de presentación del empaque o etiqueta de los productos del denunciante producto de una iniciativa empresarial o era simplemente un derecho de asignar a un producto el signo diferenciador que más se ajustaba a sus intereses empresariales?
Definitivamente, no estábamos ante una iniciativa empresarial, ya que se trataba de la comercialización de un producto diferenciable en el mercado de los medicamentos respecto de productos de la misma naturaleza.

En efecto, la Sala acertadamente señaló lo siguiente:

“Lo señalado demuestra que la presentación utilizada por la denunciada para distinguir a su producto “Dolol” no corresponde a un estándar técnico bajo el cual los competidores elaboren sus empaques”

En efecto, no era un estándar o un aspecto necesario en el mercado para promocionar y vender medicamentos el uso de la presentación del producto del denunciante, por lo que Sala concluye de manera implícita que no estamos ante una iniciativa empresarial. Cabe recordar que habíamos señalado que la imitación de iniciativas empresariales son permitidas en la medida de que se refieren a actividades comerciales necesarias para participar en el mercado y que no pueden ser de exclusividad de nadie, salvo los elementos de la propiedad intelectual en ellos utilizado, como el uso de signos distintivos por ejemplo en los que si hay un derecho de apropiación exclusivo y excluyente.

Pero también surge la pregunta, ¿Era lícita la imitación? Se trataba de la imitación de una iniciativa empresarial o simplemente la imitación de una marca, lo cual de por sí ya se encuentra prohibido. Esta interrogante encuentra respuesta en el párrafo precedente, al no ser la presentación de los empaques una iniciativa empresarial sino un derecho a diferenciarse en el mercado, ya no estamos ante un supuesto de imitación permitida, sino ante un acto concurrencial ilícito que buscaba generar o en todo caso tendría el efecto de generar confusión en el mercado de medicamentos, lo cual está vetado, situación que fue correctamente identificada por la Sala y sancionada de acuerdo a la gravedad de los hechos.

Por otro lado, el caso nos muestra un supuesto de hecho bajo la vigencia del Decreto Legislativo 1044, el cual como se ha señalado en el presente comentario no hace mención alguna respecto imitación de iniciativas empresariales, cuestión que sí se daba en el caso del decreto derogado. Sobre el particular, es correcta la utilización de los criterios expuestos en el precedente Renzos vs Bembos, ya que si bien dicho precedente interpretaba un artículo de una norma ya derogada, no olvidemos que los criterios en ella establecidos son perfectametne aplicables, máxime si el precedente se limita a definir a los actos de imitación, su límite y los distintos tipos de riesgos de confusión, figuras que no varían en el tiempo.

En conclusión consideramos que el derecho de imitar iniciativas empresariales es totalmente válido, pero para determinar este derecho y su restricción resulta imperativo identificar si en el caso en concreto el comportamiento denunciado hace referencia o no a una iniciativa empresarial o si por el contrario nos encontramos ante una conducta típica desleal o que contraviene la buena fe comercial. En el primer caso, de igual forma se debe analizar si en la imitación se está haciendo uso de algún elemento protegido por de derecho de la propiedad intelectual o si se ha afectado el derecho a poder diferenciarse en el mercado. En el segundo supuesto, corresponde la sanción pertinente a la autoridad competente

Resulta pertinente informar que este caso ha sido patrocinado por el que suscribe el presente post desde su inicio en sede administrativa.

La Corte Suprema del Perú, en un fallo muy importante para la historia de la publicidad en el Perú, ha resuelto, finalmente, la acción contenciosa administrativa formulada contra INDECOPI y S.C. JOHNSON & SON por infracción al principio de veracidad en la publicidad del insecticida RAID MAX en el que se afirma de modo categórico que este producto MATA A LA CUCARACHAS EN EL ACTO.
Luego de realizar un exhaustivo análisis de la publicidad denunciada la Corte Suprema concluye que dicha información vulnera el principio de veracidad y en consecuencia no es cierta. En términos simples y coloquiales JOHNSON realiza publicidad FALSA al indicar que su producto RAID MAX MATA A LAS CUCARACHAS EN EL ACTO.
Es importante, el fallo en mención pues estamos haciendo referencia a un mensaje publicitario uniforme respecto del producto RAID MAX transmitido simultáneamente en muchos países de modo permanente y establece un precedente de interpretación respecto de afirmaciones objetivas.
De este modo, se corrige los fundamentos de las resoluciones administrativas emitidas por el INDECOPI que indican que la frase MATA A LAS CUCARACHAS EN EL ACTO no es objetiva y que en consecuencia puede ser sujeta a interpretación y en virtud de no es falsa, por lo que concluye que en el “acto equivale a rápidamente”. Este argumento incongruente y equivocado fue confirmado en segunda instancia administrativa.
Sobre este punto debemos afirmar – como lo hemos afirmado durante todo el procedimiento – que dicha frase es objetiva pues el principio de veracidad es absoluto y no relativo, no depende, ni puede hacerlo de lo que el consumidor pueda pensar respecto del mensaje publicitario o de lo que pudiera esperar de los mismos. El principio de veracidad depende de datos necesariamente objetivos y no debe ser asociado al contexto, ni a nada ajeno al hecho informado; por lo que en este caso bastaba comprobar si es verdadero lo señalado por S.C. JOHNSON & SON y no entrar a consideraciones impertinentes y subjetivas respecto de lo que el consumidor pueda pensar.
De acuerdo a lo precedentemente mencionado, la afirmación RAID MAX MATA A LAS CUCARACHAS EN EL ACTO es una información objetiva y por lo tanto comprobable por medios objetivos y en consecuencia vulnera el principio de veracidad por ser falsa. En añadidura el tema de la objetividad ni siquiera era discutido por la empresa denunciada S.C. JOHNSON & SON que presentó pruebas para acreditar la veracidad de su afirmación; en términos simples la interpretación subjetiva sólo estaba en la mente de los que resolvieron el caso en sede administrativa.
De este modo la Corte Suprema señala y aclara:
“Que, tanto en al denuncia administrativa como en los fundamentos de la demanda, la empresa actora ha puesto especial énfasis en señalar que el Principio de Veracidad de la Publicidad se ha visto afectado en razón a la falsedad de la afirmación referente a que el insecticida promocionado mata “en el acto” a las cucarachas…… Por su parte, la empresa denunciada no ha negado que, en efecto, el insecticida Raid Max carezca de ese atributo; es más ha presentado el informe realizado en su propio laboratorio ubicado en Racine, Wisconsin con lo que demostraría “(…) la rapidez con que actúa nuestro producto sobre las cucarachas” (fojas setenta y tres del expediente administrativo. El resaltado es nuestro). En dicho informe…no se acredita que el producto mate a las cucarachas “en el acto” como falsamente se consigna en la publicidad, pues a lo sumo acredita la rapidez con la que actúa”
Este razonamiento es particularmente importante pues corrige la falacia utilizada en sede administrativa en la que se afirma que la muerte es un proceso y que, en consecuencia, el término “EN EL ACTO” es equivalente a “RAPIDAMENTE”, como si fuera posible en términos jurídicos razonables interpretar la información objetiva de modo que se pueda intercambiar adjetivos con la finalidad de sustentar una aberración jurídica al momento de analizar el principio de veracidad.
De este modo, la Corte Suprema hace suyos los argumentos desarrollados durante todo el procedimiento reconociendo que no resultan intercambiables los términos “EN EL ACTO” con “RAPIDAMENTE”
Es así que prosigue la Corte Suprema indicando lo siguiente:
“Que, en ese contexto, para hacer efectivo el derecho de los consumidores a no ser inducidos a error mediante la afirmación falsa plasmada en la publicidad del producto Raid Max, resulta necesario que en uso de la facultad de plena jurisdicción, la cual caracteriza al proceso contencioso administrativo, el Colegiado Supremo disponga la adopción de las medidas necesarias en reconocimiento de la situación jurídica lesionada. Por ello, teniendo en cuenta que la empresa Intradevco Industrial Sociedad Anónima pretendía como efecto del amparo de su denuncia administrativa, que se ordene el cese definitivo del anuncio publicitario cuestionado, disponiéndose la publicación de un aviso rectificatorio, además del pago de costas y costos del proceso este Tribunal estima que se trata de una medida correctiva razonable y acorde con los hechos probados y acreditados en autos, motivo por el cual resulta pertinente amparar el pedido administrativo, disponiendo el cese de la publicidad, la cual contiene la afirmación falsa de que el insecticida Raid Max mata a las cucarachas y sus huevos “en el acto”, además de la publicación de un aviso rectificatorio conteniendo la descripción de la real del citado insecticida, la que deberá ser publicada durante dos días consecutivos en un diario de circulación nacional, bajo apercibimiento de multa…”
En tal sentido, se corrige las incongruencias conceptuales esgrimidas por la autoridad administrativa al interpretar de modo complementario el artículo 2º con el artículo 4º del ya derogado Decreto Legislativo 691. Esta interpretación era absurda pues si se concluye que un mensaje publicitario es susceptible de ser analizado desde el principio de veracidad, sólo se debe determinar si es verdadero o falso.
Por ello las cucarachas rociadas con RAID MAX contrariamente a lo informado en su publicidad LEJOS DE MORIR EN EL ACTO seguirán, caminando, pataleando y probablemente asustando luego de aplicado este producto y mostrarán rastros de vida; todo esto en contra de lo afirmado objetivamente en la publicidad denunciada.
Finalmente, este caso constituye un claro ejemplo de cómo se debe aplicar el Principio de Veracidad en la publicidad comercial y debe servir de pauta para la autoridad administrativa para resolver futuros casos.

El artículo 9º de la Ley General de Sociedades del Perú merece un breve comentario debido a que su aplicación no se encuentra adecuadamente difundida y, adicionalmente, requiere algunas precisiones interpretativas. A tales efectos cumplimos con citarlo de modo integro para que se pueda comprender los alcances del mismo.

“Artículo 9.- Denominación o razón social
La sociedad tiene una denominación o razón social, según corresponda a su forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además, un nombre abreviado.
No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello.
Esta prohibición no tiene en cuenta la forma social. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social que contenga nombres de organismos o instituciones públicas o signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derecho de autor, salvo que se demuestre estar legitimado para ello.
El registro no inscribe a la sociedad que adopta una denominación completa o abreviada o una razón social igual a la de otra sociedad pre existente. En los demás casos previstos en los párrafos anteriores los afectados tienen derecho a demandar la modificación de la denominación o razón social por el proceso sumarísimo ante el juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la prohibición.
La razón social puede conservar el nombre del socio separado o fallecido, si el socio separado o los sucesores del socio fallecido consienten con ello. En este último caso, la razón social debe indicar esta circunstancia. Los que no perteneciendo a la sociedad consienten la inclusión de su nombre en la razón social quedan sujetos a responsabilidad solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal si a ello hubiera lugar.”

Un tema inicial que corresponde precisar es la función que deben cumplir las denominaciones o razones sociales de acuerdo a la Ley General de Sociedades. De este modo, debemos precisar que se trata de elementos cuya finalidad es identificar personas jurídicas que cuentan adicionalmente con diversos elementos de individualización complementarios – como por ejemplo el número de RUC – que permiten precisar su identidad sin mayor complicación.

En ese sentido, apreciamos la primera prohibición referida a la identidad de elementos equivalentes. En ese orden de ideas, debemos concluir que constituye una prohibición lógica y que guarda relación con la naturaleza jurídica de las denominaciones y razones sociales.

De este modo, debemos manifestar que dicha prohibición no representa mayor problema de interpretación, pues se trata de temas de identidad. Sin embargo, corresponde analizar en este punto los supuestos en los que a pesar de no existir identidad las diferencias que pudiera presentar son secundarias y, en consecuencia, mínimas que determinan finalmente un problema de coexistencia pacífica. Para ello tenemos el Reglamento del Registro de Sociedades del año 2001 y el Índice Nacional de Registro de Personas Jurídicas que de una u otra manera constituyen un esfuerzo por solucionar y brindar criterios pero que finalmente constituyen un esfuerzo limitado, pues los eventuales perjudicados no pueden actuar libremente en sede administrativa y deben esperar hasta la oportunidad de estar en capacidad de iniciar un procedimiento en sede judicial.

Otro tema adicional, que debe ser mencionado es la frecuente confusión que existe entre los nombres comerciales con las denominaciones o razones sociales. Este error conceptual – en el que muchos abogados suelen incurrir – se funda en que en algunos supuestos pueden coincidir las denominaciones o razones sociales con los nombres comerciales, pero dicha situación no los convierte en elementos equivalentes o de idéntica naturaleza jurídica. Además, los nombres comerciales se rigen por las normas de propiedad industrial que precisan de modo claro su regulación y el modo en el que se adquiere el derecho sobre los mismos..

De otro lado, debemos advertir que este artículo presenta otras prohibiciones asociadas a derechos de propiedad industrial y derechos de autor. En este escenario debemos precisar que respecto a los primeros se hace referencia a signos distintivos que son las marcas de producto o servicio, los lemas comerciales y los nombres comerciales.

Esta hipótesis de incidencia precisa que se trata de un tema de confusión de la denominación o razón social con estos elementos. Respecto a esto se debe aclarar que la identidad entre estos elementos evidentemente se encuentra contemplada como una prohibición de registro. Sin embargo, el tema va más allá pues le concede a los elementos de la propiedad industrial una protección adicional a la que le conceden las normas que los regulan; en efecto, se amplía el derecho de exclusiva que se manifiesta de modo negativo al nivel de poder impedir que se adopte una denominación o razón social.

Este tema, es peligroso debido a que el objeto social de la empresa podría constituir un elemento que permita señalar un criterio para evaluar si realizarán las mismas actividades o se encuentren asociados a los mismos productos y de este modo evitar el conflicto; pero, más allá de ello, los criterios prohibitivos no son enunciados con claridad y a través de un procedimiento judicial se deberá ventilar si esta confusión es relevante. En términos simples el hecho que exista una confusión entre estos elementos no necesariamente implica que deban ser rechazados de registro y se deberá implementar criterios más eficientes. Sobre todo cuando, por ejemplo, coexisten marcas idénticas para diferenciar productos o prestaciones de servicio que no guardan conexión competitiva debidamente registradas en el INDECOPI.

Adicionalmente, debe entenderse que las denominaciones y razones sociales cumplen fines completamente diferentes a los elementos de la propiedad industrial, mientras los primeros cumplen fines de identificación, los segundos cumplen fines diferenciadores lo que determina en principio un conflicto entre elementos de naturaleza jurídica diferente y que, además, cumplen funciones diversas. Este hecho hará sin duda más complicado la resolución de estos conflictos y de pronto los argumentos que se expondrían no serían los más sólidos.

De otro lado, se hace referencia a eventuales confusiones con derechos de autor, este supuesto es más complicado que se presente pues estaríamos en el escenario en el que la denominación o razón social coincida con un derecho de autor. Para que suceda esto debe presentarse el supuesto que coincida con el título de una obra o una frase que en si misma sea original, situación demasiado difícil que se presente y sobre todo de mucha dificultad de acreditar. En tal sentido, los supuestos prohibitivos de la norma respecto de estos derechos son difíciles de identificar y en el caso que los derechos de autor que no se encuentren reconocidos por la autoridad administrativa – no es necesario su registro para que se constituya el derecho – la tarea será más difícil pues debe obtener un reconocimiento previo del derecho para que su pretensión sea amparada. Lo que alargaría los procesos y genera un problema de competencias.

Las competencias elegidas y la vía procesal determinada consideramos que no son las más adecuadas para la resolución de estos conflictos debido a la falta de especialización. Finalmente, se debe precisar que no se han establecido plazos para iniciar estas acciones, situación preocupante pues dado que se trata de registros públicos nadie puede alegar su desconocimiento hecho que podría generar una automática desprotección a los titulares de protección de derechos de propiedad industrial y de derechos de autos; cabe mencionar que la situación inversa no es contemplada, hacemos referencia a que un titular de una denominación o razón social puede impedir el registro de un elemento del derecho de propiedad industrial o derecho de autor.

Estos apuntes pretenden introducir al lector en esta problemática y no dar respuestas al problema debido a que resulta sumamente opinable.

Renunciamos de modo expreso a los derechos patrimoniales que pudieran derivarse del presente trabajo en virtud del derecho que nos asiste para hacerlo.

El Principio de Veracidad se encuentra consagrado actualmente en el artículo 8º del Decreto Legislativo 1044, el cual es reconocido como uno de los pilares de la publicidad comercial. Este principio supone que los mensajes publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se deforme la información que proporcionan los anunciantes, a fin de impedir que se induzca a error a los destinatarios del mensaje, quienes son los eventuales consumidores de los productos promocionados.

Asimismo, los consumidores al encontrarse en asimetría informativa respecto de los proveedores, es indispensable que aquellos obtengan la información verdadera y necesaria para que comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses.

De la misma manera, el principio de veracidad también busca evitar que anunciantes inescrupulosos, en base a información falaz, logren vender sus productos ejerciendo actos de competencia desleal.

En el caso en concreto, en el expediente Nº 15-2009/CCD, de un análisis superficial de los elementos de los anuncios publicitarios del producto COLGATE, se hace evidente la intención de COLGATE-PALMOLIVE PERU S.A. (en adelante COLGATE-PALMOLIVE) de hacer creer a los consumidores que su producto tiene origen peruano o que el mismo es producido en el Perú cuando en realidad ese supuesto es falso.

Debe tenerse en cuenta, que el anuncio se presenta dentro de un contexto en el que los consumidores han empezado a preferir ciertos productos en consideración al origen de los mismos; en ese sentido, diversos productos han empezado a presentarse como peruanos, ya que esto es considerado como una ventaja adicional para los consumidores nacionales; incluso, existen logotipos mediante los cuales un consumidor puede reconocer fácilmente que un producto es peruano, como la bandera acompañada con la frase “Producto Peruano”.

Ahora bien, existen empresas que aunque no cuentan con un origen nacional, se han presentado como si fueran empresas nacionales o como si sus productos fueran elaborados en el territorio peruano, como es el caso objeto de comentario, el uso de la frase “COLGATE ES PERU”, la misma que es equivalente a frases como “es peruana” o “está hecha en el Perú”, las cuales son fácilmente asimiladas por el consumidor razonable nacional.

Como resultado de esta práctica, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal ha implementado criterios por los cuales se determina cuándo un proveedor puede indicar que sus productos tienen origen nacional. Por lo tanto, se ha considerado que una afirmación publicitaria referida al origen de un producto puede constituir, en algún caso, una licencia publicitaria que no tendría necesariamente un contenido uniforme, toda vez que podría estar referida al origen de los insumos empleados en la elaboración del producto anunciado, a la procedencia geográfica del mismo, a la nacionalidad de quienes intervienen en la fabricación del referido producto, etc. Por ello, una empresa que pretenda indicar que su producto tiene origen peruano tendrá que probar como mínimo que su producto cuenta con alguna de estas características.

Ahora bien, consideramos que en la publicidad del producto COLGATE se ha indicado de forma directa que el referido producto es de origen peruano, y no se ha cumplido con señalar alguna de las características descritas anteriormente (origen nacional de los insumos empleados en la elaboración del producto anunciado, procedencia peruana del mismo, nacionalidad peruana de quienes intervienen en la fabricación del referido producto, etc). Sin embargo, en la publicidad a través de afiches, la configuración de la misma, las frases utilizadas y la manera de presentar la publicidad, dan a entender al consumidor que se trata de un producto fabricado en el Perú.

Sobre el contenido del anuncio publicitario difundido por COLGATE

La empresa COLGATE-PALMOLIVE en su anuncio publicitario (como se mencionó anteriormente, denunciado bajo el expediente Nº 15-2009/CCD) que se difunde a través de afiches publicitarios en tiendas y supermercados, ha afirmado lo siguiente:

“COLGATE ES PERU, y en el medio del anuncio aparece la figura de la pasta dental en caja, seguida de las frases LA MEJOR MARCA, AL MEJOR PRECIO #1 RECOMENDADA POR ODONTÓLOGOS”
Ahora, si bien estas frases y demás características de la publicidad descrita, aisladamente, podrían constituir licencias publicitarias de índole subjetivo, luego de un análisis integral y superficial de la publicidad se descarta esta posibilidad, toda vez que en su conjunto conforman una idea general bien definida que identifica ante el consumidor al producto COLGATE como un producto de origen claramente peruano, la frase COLGATE ES PERU es clara y no podría interpretarse como subjetiva como pretende la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal en el expediente mencionado precedentemente.

En consecuencia, no es difícil advertir para cualquier consumidor razonable que el anuncio del producto COLGATE se publicita como peruano debido al uso de la frase “COLGATE ES PERU”, y el cual es aprehendido como de origen nacional, cuando en la realidad ello no es así.

Por lo tanto, todos estos elementos que son plenamente identificados por el consumidor y tomados en cuenta para su decisión de consumo, inducen a error a estos, pues COLGATE-PALMOLIVE tiene la evidente finalidad de presentar a su producto COLGATE como un producto de origen peruano, lo cual constituye un engaño a los consumidores, y por ende una fragrante afectación al principio de veracidad al cual se encuentran sujetos todos los anuncios comerciales objetivos, y que llevará a los consumidores a creer que están adquiriendo un producto de origen nacional, cuando ello en la realidad no es así.

En esa línea, consideramos que estos anuncios en conjunto constituyen una campaña publicitaria elaborada por COLGATE-PALMOLIVE y destinada a posicionar la crema dental “COLGATE” como un producto propio del Perú, lo que responde al hecho que esta crema dental ha perdido cierta cuota de participación en el mercado nacional. En ese sentido, la referida campaña publicitaria, al utilizar frases como “COLGATE ES PERU” es capaz de generar mediante una apreciación integral y superficial de un consumidor razonable la idea errónea de que “COLGATE” es de origen peruano, dirigiéndose a satisfacer en algunos consumidores la “necesidad de pertenencia”, la preferencia por los productos peruanos, que en la actualidad es importante para que un determinado consumidor tome una adecuada decisión de consumo.

Asimismo, el anuncio busca generar en la mente del consumidor que el producto COLGATE es de origen peruano lo que es una afirmación objetiva que es y puede ser plenamente comprobable, pero que debido a la situación actual del mercado la empresa COLGATE-PALMOLIVE no podrá demostrar debido a que su producto no ostenta las cualidades que anuncia respecto de su producto debido a que no es peruano.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que dentro del principio de veracidad que rigen a todos los anuncios publicitarios que promocionen determinados productos, todos los anunciantes se encuentran en la obligación de acreditar, a través de medios probatorios idóneos, la veracidad de las afirmaciones objetivas que difunden por medio de sus anuncios, pues estas sirven de sustento a las decisiones de consumo que adoptan los consumidores.

En todo caso, si COLGATE-PALMOLIVE argumenta que su producto COLGATE realmente tiene origen peruano, entonces deberá cumplir con lo dispuesto por los numerales 8.3 y 8.4 del artículo 8º del Decreto Legislativo 1044.

En efecto, los anunciantes deberán contar con el sustento necesario antes de que los anuncios sean difundidos en el mercado, pues esta obligación que es impuesta por el articulo precedentemente citado, no discute las apreciaciones de la empresa anunciante respecto de la información vertida en el anuncio; el solo hecho de presentar información objetiva, y por lo tanto, verificable, perse configura la obligación de contar con los medios probatorios idóneos para acreditar que lo dicho no afecta el principio de veracidad. Las normas obligan al anunciante a contar con estos medios probatorios incluso desde antes de que sea difundido en el mercado, pero el control de la publicidad, como sabemos será siempre ex –post.

En consecuencia, consideramos que la empresa COLGATE-PALMOLIVE ha incurrido en actos de competencia desleal bajo la modalidad de infracción al principio de veracidad, ya que se ha transmitido el mensaje a los destinatarios de que su producto COLGATE es peruano.

Renunciamos de modo expreso a los derechos patrimoniales que pudieran derivarse del presente trabajo en virtud del derecho que nos asiste para hacerlo.

Mediante la Resolución Nº 2951-2009/TPI-INDECOPI se aprobó el precedente de observancia obligatoria respecto de la interpretación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que procederemos a realizar algunos apuntes que deberían tenerse en cuanta al momento de leer esta resolución y proceder a su aplicación.

En primer lugar, la referida resolución posee un penoso error de aplicación de contenidos jurídicos básicos. Esto ocurre cuando la Sala de Propiedad Intelectual al pretender explicar, desde nuestro punto de vista innecesariamente, el modo que opera la preclusión en los procesos administrativos.

Evidentemente, explicar dentro de una resolución administrativa en que consiste la preclusión, es desde todo punto de vista innecesario y ocioso pues se trata de contenidos básicos libres de toda discusión jurídica. Sin embargo, y a pesar de lo sencillo del tema, la Sala comete un error que ya desde el inicio le quita seriedad al resto de la resolución.

En efecto, el error básico de definición conceptual se encuentra en la identificación de los actos procesales que deben ser declarados inadmisibles o improcedentes. El primer error que identificamos en la resolución se muestra cuando se indica que una oposición presentada fuera del plazo establecido en el artículo 146 de la Decisión 486 debe ser declarada inadmisible.

Revisado el artículo, resulta evidente que cualquier oposición formulada luego de vencido el plazo precedente indicado deberá ser declarada improcedente y no inadmisible. Este error debe ser corregido inmediatamente pues perjudica de modo innegable la correcta aplicación de conceptos.

En segundo lugar, corresponde comentar la participación de la Gerencia de Estudios Económicos dentro de los procedimientos destinados a reconocer la notoriedad de una marca y su competencia de emitir informes respecto estos temas.

En tal sentido, iniciaremos la revisión de este punto por la prueba de parte presentada por British American Tobacco denominada “Encuesta General al Consumidor de Lima” que en esencia es un estudio de investigación de mercado que la parte utiliza para alegar la notoriedad de su marca KENT, consideramos que es adecuado y pertinente que se establezcan requisitos mínimos a ser tomados en cuenta para la validez de las mismas; así, si bien los órganos resolutivos del INDECOPI son autónomos, ello no obsta el hecho de requerir de cierta información a los órganos de apoyo de dicha institución, como la Gerencia de Estudios Económicos para poder apreciar de mejor modo determinadas pruebas que por su contenido técnico requieran de una lectura apropiada por especialistas de la institución.

Sin embargo, lo que resulta ser cuestionable es que en el presente caso, no obstante mediante Informe Nº 066-2008/GEE, la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI señaló que el documento denominado “Encuesta General al Consumidor Lima” no incluye aspectos metodológicos y, además, su ficha técnica es imprecisa, por cuanto no reporta el margen de error considerado en la encuesta, los niveles de inferencia permitidos, la metodología de cálculo de los niveles socioeconómicos, y sobre todo la tasa de no respuesta en la aplicación de la encuesta.

En este punto, dicha encuesta no ha debido ser considerada pues la información descrita evidentemente no ha sido realizada sobre una muestra confiable que refleje de modo indubitable el modo de pensar de los consumidores.

Asimismo, si bien los medios probatorios deben ser apreciados en su conjunto, utilizando criterios y razonamientos lógico-jurídicos, en el presente caso, se desvirtúa el Informe elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos sin motivación alguna por parte de la Sala de Propiedad Intelectual con una sola frase “…Sólo tiene un carácter informativo en cuanto a temas técnicos, no así un mérito probatorio respecto de la cuestión controvertida”, entonces la pregunta es para que se solicita un informe de este tipo. Realmente penosa la línea argumentativa de dicha resolución.

El tercer punto, al que haremos referencia, está vinculado a temas de confusión y asociación, y la relación de estas figuras con la notoriedad, pues en el extracto de la resolución en comentario, consideramos que la Sala llega a una conclusión equivocada, ya que habiendo declarado contrariamente a lo resuelto por la Comisión la notoriedad de la marca KENT, consideró que no hay riesgo de confusión. Cabe resaltar que, las marcas notorias pueden prescindir del requisito de la vinculación competitiva teniendo en cuenta una serie de factores como: el grado de conocimiento de la marca notoria o la naturaleza de los productos o servicios que distingue, ya que al ser de consumo masivo, o haberse extendido su conocimiento al sector general de consumidores, es decir al haber traspasado el sector pertinente, la protección de la marca notoria puede extenderse al universo de todos los productos o servicios, independientemente de encontrarse vinculados o no.

Sin embargo, habiendo la Sala declarado la notoriedad de la marca KENT debió hacer un análisis más exhaustivo en el riesgo de confusión y no determinar la irregistrabilidad de signo solicitado sólo en base al riesgo de dilución. Para ser más explícitos, si el signo KENT es notorio y de amplio conocimiento como la última autoridad administrativa determinó, la primera interrogante que podemos dilucidar es: acaso el consumidor de productos de la clase 32 los mismos que se expenden en un supermercado al igual que los cigarrillos, sin pretender forzar algún tipo de conexión competitiva, no podría pensar acaso que entre el empresario que comercializa cigarros y el que vende por ejemplo alguna bebida refrescante existe algún tipo de vinculación económica o si pertenecen a un mismo grupo empresarial?, la respuesta es inevitable, por supuesto que sí; en consecuencia, es cuestionable que la Sala no haya tomado en cuenta los hechos descritos para determinar si podría darse algún tipo de riesgo de confusión al margen de si existe conexión competitiva o no entre los productos que distinguen lo signos confrontados en el procedimiento administrativo.

En ese sentido, la conclusión expuesta por la Sala supone pasar por lo alto el principio de especialidad y la posibilidad de su trascendencia por parte de las marcas notorias, máxime si el fundamento de la existencia de estas es justamente otorgar una protección especial a su titular debido al esfuerzo realizado y las expectativas de este de lograr una protección especial ajustada a derecho, y no en base a criterios subjetivos que se contradicen con lo expuesto en la doctrina marcaria.

La Sala en la resolución que se comenta marca distancia respecto de las resoluciones anteriores en las que situaba la trascendencia del principio de especialidad como un supuesto excepcional para convertirla en la regla general, es decir, ahora según la opinión de la Sala, el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que distingan los signos, es decir se hace innecesario la determinación de vinculación o conexión competitiva entre los productos o servicios entre el signo solicitado y la marca cuya notoriedad se invoca.

Por lo tanto, lo expuesto precedentemente supone la no aplicación del nuevo criterio expuesto en teoría por la Sala en la resolución materia de comentario, ya que la manera en cómo se resolvió la oposición formulada por la transnacional americana, supone el mismo criterio en la praxis de cómo ha ido resolviendo la máxima autoridad administrativa en los procedimientos de oposición en los últimos diez años.

En este punto, resulta impostergable identificar que un precedente de observancia obligatoria está destinado a precisar una línea interpretativa y de aplicación de una norma para evitar interpretaciones diversas o antojadizas respecto de la misma. Por esta razón, las normas de aplicación obvia y de contenido jurídico determinado no precisan ser interpretadas a través de un precedente de observancia obligatoria como es el caso del artículo 136 inciso h), máxime si el Tribunal Andino ya se había pronunciado sobre las mismas en sendas intepretaciones prejudiciales.

Observando con detenimiento el precedente de observancia obligatoria llegamos a la conclusión que en realidad no interpreta absolutamente nada y menos soluciona un problema de aplicación de la norma; muy por el contrario, entra en diversos errores de conceptos básicos que no deben repetirse y la pobreza del contenido jurídico de este precedente es realmente lamentable.

En definitiva un precedente sin justificación, innecesario, equivocado y descuidado en exceso en su estructura y conceptos básicos. Debió por ejemplo entrar a definir la dilución como una situación de hecho que puede afectar incluso signos no declarados notorios eso hubiera sido creativo pues la dilución como fenómeno no puede afectar exclusivamente a marcas renombradas sino también a signos notoriamente conocidos y en extremo dada la naturaleza de esta figura podría afectar incluso a marcas que no lo son. De otro lado, se desaprovecho la oportunidad de por lo menos indicar en que supuestos se debe probar nuevamente la notoriedad cuando está ya ha sido declarada, hacemos referencia al tiempo máximo y circunstancias que deben verificarse desde su declaratoria hasta la nueva fecha en que sea exigible la demostración de que sigue gozando de esa calidad. Asimismo, hubiera sido deseable un desarrollo fundamentado respecto de la posibilidad o imposibilidad jurídica de que los informes que se solicitan para entender los medios probatorios sean o n0o notificados a las partes. Aunque de pronto el desarrollo de esto hubiera sido en exceso difícil para la Sala. Es decir, si son incapaces de diferenciar la improcedencia de la admisibilidad el otro tema es ya mucho pedir.

En fin, un precedente nefasto que nunca se debió firmar y que finalmente nos deja una interrogante: ¿Realmente sabían y tenían conciencia los vocales de la Sala de Propiedad Intelectual de lo que estaban firmando?

La finalidad de este post consiste en realizar algunas precisiones respecto de un tema que usualmente no es abordado con la debida precisión por los abogados. Debido a este motivo, corresponde realizar un esfuerzo inicial por definir y explicar la problemática del character para el derecho y luego entrar a un análisis de la problemática propuesta.

Para este propósito y dada nuestra simpatía por el denominado Law & Literature realizaremos una traducción libre de un fragmento de Midsummer Night´s Dream de Shakespeare que bien podría ayudar a entender el tema:

“El ojo del poeta repleto de un sublime frenesí se vuelca del cielo a la tierra y de la tierra al cielo y como la imaginación le da cuerpo a figuras desconocidas, así el alma del poeta de un soplido las modela, le da un lugar en el cual vivir y un nombre”

Consideramos que este fragmento nos permite entender con firmeza que es un character pues ya desde hace cinco siglos la idea estaba dada entendida y delimitada y cualquier aplicación al derecho no puede desconocer que estamos frente a un elemento de ficción que forma parte de una obra y que dadas sus características puede ser aislado de la misma. Entre ellos, y a modo de ejemplo, podemos mencionar al popular Snoopy, Tin Tin o Scooby Doo.

De este modo, y siguiendo los ejemplos precedentemente enunciados no hacemos referencia a cualquier character, sino a los que se conocen en doctrina como trade character que debido a su naturaleza, popularidad y presencia en la memoria de corto y largo plazo de los consumidores pueden adquirir un modelo peculiar de explotación comercial.

En efecto, para su explotación se suele recurrir a diversas modalidades contractuales; sin embargo, el contrato de merchandising suele ser el más empleado. Es así, que podemos definirlo, en términos simples, como la licencia de derechos sobre una creación intelectual, una marca registrada, el nombre, apelativo o la imagen de una persona con la finalidad de ser explotados asociándolos a determinados productos o prestaciones de servicios.

Por este motivo resulta importante determinar la naturaleza del objeto del contrato de merchandising pues evidentemente las relaciones jurídicas serán diferentes si estamos frente a un elemento protegido por el derecho de autor o un derecho de la denominada propiedad industrial. Esta diferenciación resulta trascendente para el manejo de estos contratos y de los derechos que se pretenden licenciar.

En este orden de ideas, no cualquier trade character goza de protección por parte del derecho de autor –podrían carecer de originalidad para ello-; sin embargo, si podrían tener una distintividad adherida para ser objeto de protección como un elemento de la propiedad industrial específicamente como marca.
Debe tenerse en cuenta que el character integrado a una obra, aisladamente considerado no cuenta necesariamente con la originalidad que le permita ser protegido de modo independiente por la propiedad intelectual; es por ello, que los titulares de los derechos sobre obras, de modo ingenioso prefieren recurrir a su protección individual recurriendo al registro de los mismos como marcas.

Esto se entiende debido a que la obra en su integridad puede ser original debido al desarrollo sistemático de la trama, la participación del character y la personalidad que se le asigna, entre otros elementos; sin embargo, cada character, tomado en su unidad y aislado fuera de contexto no puede ser considerado original por el sólo hecho de ser parte de una obra reconocida como original. Es así, que no se puede hacer una inferencia lógica obra originalidad – personaje original pues simplemente no tiene sentido jurídico.

En efecto, debe tenerse especial cuidado debido a que la protección que concede el derecho de autor, se basa exclusivamente en que la obra es original y raramente un character puede ser considerado como original. En consecuencia pretender asimilarle esta cualidad tan especial, específica y trascendental a cada character aisladamente considerado, configuraría un exceso de protección y una desnaturalización del derecho de autor.

El trade character sólo deberá ser protegido por las normas del derecho de autor en la hipótesis que éste sea original; en consecuencia su participación como objeto de un contrato de merchandising resulta ser discutible. Siguiendo esta línea de razonamiento, resulta ilógico otorgar una protección derivada de un derecho de autor sobre un trade character que carece de originalidad.

Con la finalidad de identificar de modo adecuado el objeto de contrato de merchandising y establecer sus limites como sus alcances, resulta conveniente realizar el registro del trade character como un elemento de la propiedad industrial para evitar situaciones inciertas respecto de la definición y reconocimiento de su originalidad. Hacemos referencia a que, dado lo precedentemente señalado, resulta ventajoso registrarlo como marca para evitar precisar los derechos que serán objeto de contrato.

El registro de un trade character como marca puede realizarse sin mayor complicación independizándolo de la obra, pues el requisito que debe cumplir es diverso; en efecto, al momento de solicitar su registro como marca deberá cumplir con ser suficientemente distintivo y no encontrarse incurso dentro de las prohibiciones absolutas y relativas de nuestro ordenamiento legal que regula la concesión de derechos sobre marcas. Esta condición se puede verificar sin importar que sea o no original pues al tratarse de derechos de naturaleza diferente los requisitos a ser cumplidos también variarán

Por este motivo, el registro del trade character como marca debería realizarse para diferenciar todos los productos y prestaciones de servicio que sean de interés de su titular negociar en el mercado.

El beneficio de utilizar un trade character en las actividades comerciales consiste en que con el transcurso de los años, difusión y publicidad estos se convierten en elementos amigables que pueden ser complementos publicitarios de diversas marcas y en consecuencia atractivos para ser contratados a través de contratos de merchandising. Los titulares de marcas suelen recurrir a ellos con la finalidad de acercar sus productos o prestaciones de servicio a los consumidores, posicionarlos en el mercado de modo más rápido y generar simpatía endosada a los productos o prestaciones de servicio del contratante.

Un tema que no debe ser descuidado y que va más allá de la celebración de contratos de merchandising consiste en el eventual uso indebido que pudiera ser realizado por parte de terceros de un trade character aplicándolos a sus productos de modo directo y aprovechándose indebidamente del esfuerzo, fama, goodwill y derechos de autor o de propiedad industrial de su creador.

En este escenario, se debe definir que es lo más conveniente y el tema es meridianamente claro si se utiliza un trade character que carece de originalidad y que resulta imposible ser protegido por el derecho de autor será muy difícil promover acciones que prosperen pues al no existir un objeto de derecho oponible y protegido de modo aislado poco o nada se podrá hacer en términos prácticos.

De ser el caso, que se identifique un derecho de autor respecto del trade character una denuncia por infracción a los derechos de autor traería como consecuencia independientemente de las medidas cautelares que se pudieran solicitar y obtener un beneficio económico ordenado por la autoridad administrativa en compensación por este uso indebido. Claro este proceso será muy difícil pues se debe acreditar que el mismo es original y hasta la fecha no he encontrado una resolución que fundamente objetivamente porque determinado elemento es original pues se limitan a repetir conceptos y su aplicación a los casos específicos no es aceptable en términos jurídicos serios.

En defecto de un derecho de autor respecto al trade character y este se encuentra registrado como marca se podrá iniciar en mérito a los derechos adquiridos acciones por infracción que cumplirán el objetivo de lograr el cese de uso pero no traerá compensaciones económicas dentro de ese procedimiento y sólo generará multas administrativas.

Esta breve reflexión espero que sirva como punto de partida para el estudio de estos elementos poco revisados en la doctrina.

Renunciamos de modo expreso a los derechos patrimoniales que pudieran derivarse del presente trabajo en virtud del derecho que nos asiste para hacerlo.

Un tema que ha merecido nuestra reflexión en estos meses, debido a diversas consultas que hemos absuelto, está asociado al análisis, explicación y justificación jurídica de hipótesis derivadas de los contratos de licencia de marca que frecuentemente no son tomados en consideración al momento de suscribirlos.

De este modo, hemos identificado que muchas empresas han incurrido en el error de no evaluar las variables de naturaleza tributaria de sus contratos de licencia e infortunadamente se han encontrado con severas contingencias legales que no han sido diligentemente advertidas en su oportunidad.

El problema consiste, en definitiva, a que la interpretación de la norma que regula el régimen de propiedad industrial y específicamente a los contratos de licencia de marca aparentemente es muy clara respecto a los derechos derivados de los mismos y no permite observar cuestiones obvias en la elaboración de estos contratos que van más allá de lo que dispuesto por este cuerpo normativo.

La posibilidad de autorizar a terceros que utilicen sus marcas, se encuentra permitido por nuestro ordenamiento legal, concretamente los artículos 162º de la Decisión 486 y 63º del Decreto Legislativo 1075; lo cual se traduce y concreta a través del denominado contrato de licencia de uso de marca que tiene como finalidad que el titular del mismo (licenciante) autorice a un tercero (licenciatario) para que utilice el referido signo, obligándose aquél a mantener la eficacia del registro del signo licenciado, y de ser el caso, velar por la protección de la marca frente a otros agentes de mercado, preservando el valor competitivo del signo. En este escenario, es completamente coherente con la naturaleza de este contrato que el mismo implique el pago de una compensación económica.

Debe entenderse que este contrato de licencia de uso, para que sea oponible frente a terceros, debe ser debidamente registrado en la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentemente aludidos.

A estos efectos, y para mayor precisión, la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efecto frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”

En este escenario, resulta pertinente identificar que tercero es relevante a efectos de este artículo. Una interpretación natural, y podría decirse espontánea, es indicar que el tercero, a que hace referencia la norma, es un agente económico del mercado que puede competir de modo directo o indirecto con el titular de la marca o con quien la recibe en licencia.

Por esta razón y para poder oponer el contrato de licencia frente a terceros, hago referencia al derecho a usar la marca, debo inscribirlo para gozar del beneficio establecido en el artículo precedentemente citado. Y claro, pueden aparecer cien explicaciones adicionales relacionadas al cuidado de las marcas limitadas a su naturaleza que se derivan del registro del referido contrato.

Sin embargo, hay un tema que percibo se ha descuidado y consiste en que se analiza el tema desde el punto de vista de los derechos que genera el contrato de licencia – uso efectivo de la marca – y no de las consecuencias jurídicas tributarias que se generan desde la suscripción del mismo.

Por esta razón, me permito identificar a un tercero muchas veces descuidado pero que finalmente resulta de suma importancia y que es imprescindible tenerlo en cuenta. Hacemos referencia a la SUNAT – Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – que se convierte en un tercero de interés ineludible en relación a estos contratos.

En efecto, los contratos de licencia de marca mayoritariamente generan obligaciones tributarias derivadas de las regalías que se pagan y por supuesto merecen un sustento que las amparen. Por este motivo la inscripción de los contratos de licencia de marca resultaría indispensable para que constituyan sustento válido ante la administración tributaria. En el entendido que la SUNAT también es un tercero.

En principio, la inscripción de estos contratos permite justificar el pago de regalías. A pesar de esto, el tema no queda allí pues con la inscripción sólo se ha cumplido con el requisito de convertir el contrato en instrumento de sustento frente a la SUNAT y evitar de este modo una contingencia tributaria.

Sin embargo, esta oposición frente a la administración tributaria no es absoluta pues tratándose de empresas vinculadas el monto pactado por regalía resulta ser un tema de análisis y finalmente sujeto a revisión pues se encuentra asociado al complejo tema de precios de transferencia de intangibles. Este supuesto en nuestro país se presenta con frecuencia, entre otros, en contratos de licencia de marcas en los cuales interviene una subsidiaria.

La importancia del sustento frente a la SUNAT radica en que el gasto por concepto de regalía sea aceptado en calidad de gasto deducible, cuyo efecto, a la larga, es reducir la base imponible del impuesto a la renta de la empresa que los desembolsa.

En la hipótesis de trabajo mostrada, el precio de transferencia de la regalía entre partes vinculadas deberá calcularse conforme a la metodología arms lenght, que no es otra cosa que determinar el precio conforme lo hubieran pactado partes independientes. No obstante, dentro del ámbito de los precios de transferencia, la valoración de intangibles constituye el aspecto más complejo de determinar, debido a la casi inexistente información de operaciones comparables en el mercado, lo cual se agrava ante las situaciones en las que involucran intangibles únicos.

Dado lo descrito a modo ilustrativo es de importancia que las empresas que decidan celebrar contratos de licencia de marcas tengan presente que el registro de estos contratos es un tema conveniente no sólo por los agentes económicos que compiten en el mercado sino que además se debe contemplar variables asociadas a temas tributarios vinculados a la valoración de intangibles conforme a las normas vigentes sobre precios de transferencia en el Perú con su correspondiente incidencia en el impuesto a la renta.

Finalmente el análisis del denominado precio de transferencia y como se determina es un tema que escapa los alcances de este post pero que analizaremos en una próxima entrega.