La resolución que pone fin a la disputa respecto del nombre de dominio despegar.pe permite realizar algunas precisiones respecto a la naturaleza del conflicto y los elementos de juicio que se deben tener en consideración para comprender de modo adecuado el manejo de esta controversia.

En primer término, debemos aclarar, que son dos elementos de naturaleza jurídica no equivalente y que cumplen fines manifiestamente diferentes. Mientras las marcas son elementos diferenciadores, los nombres de dominio se manifiestan como signos identificadores.

Es así, que la inquietud inicial y, por supuesto, natural es como confrontar elementos de contenido ontológico diferente y más aún por qué se debe extender los derechos de un tipo de signo a un segmento diverso. Adicionalmente, se presenta la inquietud jurídica respecto de la justificación de someter la solución de estas controversias a un régimen especial con procedimiento propio diseñado exclusivamente para estos conflictos.

En condiciones normales la extensión del derecho sobre una marca, por regla general, se encuentra regulada en las normas del régimen de propiedad industrial y resulta sencilla identificarla.

Lo precedentemente mencionado hace referencia al derecho de exclusiva respecto de una marca en relación a elementos de naturaleza jurídica equivalentes; sin embargo, resulta preciso indicar que existen dos tipos de excepciones que permiten una extensión adicional del derecho de exclusiva relacionados a elementos de distinta naturaleza jurídica.

En efecto, uno de ellos es el que se contempla en cuerpos normativos diferentes al régimen de propiedad industrial y cuya vigencia se debe a un mandato legal que extiende la amplitud del derecho contra elementos específicos de características y funciones distintas. Un ejemplo de ello es lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley General de Sociedades del Perú, que determina que está prohibido el uso como razón social, de un elemento de la propiedad industrial debidamente protegido; inclusive, en dicha norma se establece la vía procesal y el juez competente para resolver estos conflictos.

En el mismo sentido, la otra excepción está asociada a la protección ampliada del derecho de marca aceptada en el marco de relaciones privadas a través de acuerdos voluntarios. Este es el supuesto en el que se encuentra, por ejemplo, el titular de un nombre de dominio que somete sus relaciones jurídicas a la aplicación de normas de naturaleza privada, incluyendo la solución de las controversias que se deriven de ella. En este supuesto, acepta someterse a determinadas reglas como la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.Pe, y el Reglamento de la Política de Solución de Controversias.

En ese orden de ideas, resulta aplicable extender algunos derechos adquiridos sobre una marca respecto al ámbito de la resolución de controversias en materia de nombres de dominio en mérito a las normas privadas precedentemente enunciadas, en lo que fuera estrictamente pertinente y sin desnaturalizar el derecho concedido con ocasión de su registro y sin atentar contra las normas de orden público.

Debe entenderse, que estamos frente a un supuesto de extensión de derecho de marca y no un sometimiento del titular de un nombre de dominio a las normas de propiedad industrial.

En consecuencia, en los procedimientos en los que se discute el mejor derecho respecto de un nombre de dominio no es posible reconocer, conceder o desconocer derechos respecto de una marca. De este modo, se identifica un derecho y se le atribuye el mérito de acreditar legítimo interés para accionar, pues su registro no determina de modo automático que tenga mejor derecho respecto de un nombre de domino en disputa pues se debe analizar otros elementos dentro de la controversia.

Es así, que la aplicación de esta extensión del derecho sobre la marca no es automática sino que debe verificarse junto con otras condiciones expresamente reguladas y aceptadas en la regulación privada.

El nombre de dominio es un signo identificador y en tanto posee esa naturaleza cumple la función de permitir a sus titulares identificarse en sus interconexiones en Internet. Este hecho, determina que el acceso al registro presente características especiales y requisitos particulares que sólo pueden ser entendidos en tanto se comprenda que el nombre de dominio cumple fines identificatorios.

El derecho sobre un nombre de dominio presenta connotaciones especiales debido a su estructura y la forma en la que se accede al mismo. En este orden de ideas, se debe precisar que éste posee dos ámbitos a los que denominaremos abiertos y arbitrarios. Es así, que el componente abierto se encuentra conformado mayoritariamente por el country code y los niveles genéricos. En el segundo, el componente denominado arbitrario, es el que está compuesto por la denominación que es escogida libremente por el solicitante del nombre de dominio.

En ese sentido, el titular de un nombre de dominio se encuentra en la posibilidad de escoger el componente abierto de acuerdo a sus intereses teniendo en cuenta, siempre, que su solicitud se encuentra condicionada a no afectar derechos de terceros de modo directo.

En efecto, la exigencia referida a que la combinación de caracteres se encuentre disponible se entiende debido a que el nombre de dominio cumple solamente fines identificadores en la red, con lo que analizar connotaciones de semejanza o confusión se encuentran fuera de toda consideración lógica.

Sin embargo, el sistema de concesión de nombres de nombres de dominio, como era de esperarse, establece determinados criterios para la validez de la concesión en el tiempo y establece las infracciones respecto de derechos de terceros que se hubieran cometido con ocasión de su inscripción.

En este orden de ideas, se debe precisar que el nombre de dominio se encuentra sujeto a regulaciones respecto de normas privadas específicas y a los principios generales del derecho.

De este modo, el derecho que se adquiere no es absoluto y está referido al country code bajo el que se encuentra registrado y su uso sólo puede ser a titulo identificador y no diferenciador – función que no le corresponde -. Con esta precisión resulta impostergable indicar que existirán supuestos en los que puede entrar en disputa con derechos de terceros. Este conflicto, no sólo está referido a elementos de la propiedad industrial – que corresponde al caso que nos ocupa – sino que adicionalmente a otros elementos que pueden ser equivalentes en su naturaleza jurídica, léase otros nombres de dominio.

Adicionalmente, se encuentra sometido por voluntad propia a determinadas reglas como la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.Pe, y el Reglamento de la Política de Solución de Controversias y en mérito a dicha situación, acepta de modo expreso la extensión del derecho de marcas en la forma que resulte pertinente a la solución de controversias.

Lo precedentemente mencionado determina que los conflictos entre marcas y nombres de dominio bajo el country code pe se resuelvan teniendo en consideración los siguientes puntos:

a) La Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.Pe,

b) El Reglamento de la Política de Solución de Controversias, y

c) Normas generales y principios generales del derecho aplicables.

Conforme a lo dispuesto en el acápite 1 inciso a) del artículo 1 de las Políticas, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia del dominio al reclamante son las siguientes:

1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto de un marca de productos y servicios anteriormente registrada o solicitada en Perú y sobre la que el reclamante tiene derechos, y

2. El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

El examen de estas tres circunstancias tendrá como efectos establecer la cancelación del registro o la transmisión de la titularidad del nombre de dominio en cuestión.

Como puede apreciarse del texto invocado, se deben examinar las tres circunstancias para tener una convicción sobre el mejor derecho del titular del dominio o del reclamante y verificar el cumplimiento de las mismas, a efectos de determinar si se debe ordenar la transferencia del nombre de dominio.

El titular de un signo diferenciador, posee un derecho de uso exclusivo que se manifiesta en dos niveles, el primero asociado al derecho de exclusiva positivo y el segundo el derecho de exclusiva negativo. El primero de ellos, está referido a los actos de disposición y uso efectivo del signo, los cuales aluden a los derechos del titular a usarlo como medio diferenciador de sus productos en el mercado, a transferirlo a título oneroso o gratuito y/o a celebrar contratos de licencia de uso De otro lado, el segundo, implica la posibilidad real de oponer su derecho contra solicitudes que pudieran generar confusión respecto de su signo, este supuesto puede verificarse en mérito a un trámite administrativo iniciado por terceros, o por el uso efectivo del mismo sin autorización en sus diversas modalidades, inclusive en el uso de signos del tipo me too.

El signo diferenciador por excelencia es la marca, que cumple un fin elemental que es distinguir un producto de otro o una prestación de servicios de otra. En ese sentido, se introducen, promocionan y comercializan productos y servicios debidamente diferenciados para que los consumidores puedan elegir su derecho de reclamo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el derecho de exclusiva obtenido en virtud del registro de una marca, no es absoluto, ya que el mismo se agota cuando el producto es adquirido o la prestación de servicios es cumplida. De este modo, la introducción del producto o la prestación del servicio al mercado, agota en sí misma el derecho inmediato sobre la marca, quedando uno residual y de aplicación por excepción, que es de naturaleza mediata.

En ese sentido, el que adquiere un producto identificado con la marca de determinado titular, puede, luego, usarlo y revenderlo sin tener que rendir cuenta al titular de dicha marca, quien no podrá impedir la segunda venta, ni la tercera, ni ninguna, debido a que su derecho de exclusiva no alcanza dichos niveles y tampoco ha sido concebido con esa finalidad.

Lo mencionado precedentemente describe al principio del agotamiento del derecho de marca, el cual como hemos explicado constituye un límite al derecho de exclusiva que el registro de la marca confiere a su titular, generando que el mismo, o un licenciatario suyo, no puedan obstaculizar ni impedir la comercialización de sus productos o el resultado de sus prestaciones de servicio.

En consecuencia, el principio del agotamiento determina que el derecho de exclusiva concluya en el momento en que se introduce o consiente introducir en el comercio, los productos identificados con la marca que se trate en cada caso en concreto.

Es así que, con la primera comercialización que hace el titular de la marca, o un tercero con su consentimiento, el derecho de marca queda agotado, de modo tal que los productos diferenciados con la marca, que fueron introducidos en el mercado, podrán a partir de ese momento ser objeto de sucesivos actos de comercialización e inclusive de uso, al punto de poder ser modificados en aspectos no esenciales para su uso privado y en algunos casos para su comercialización.

Por lo tanto, agotado el derecho del titular de una marca, con el primer acto de comercialización, resulta imposible restringir a terceros su uso y ulteriores actos de disposición de los productos distinguidos con la marca auténtica de la que se trate.

Debe entenderse que la comercialización de estos productos por parte de terceros no afecta al derecho inmaterial del titular de la marca, es decir, sólo se adquiere el producto y la posibilidad de comercializarlo. Al adquirir el referido producto no se obtiene un porcentaje de la marca ni mucho menos, el derecho sobre la marca se mantiene incólume y el titular puede seguir explotando su derecho, de modo que puede diferenciar sus productos sin límite alguno. Inclusive pueden ser comercializados los productos en paralelo pues no se trata de productos falsificados.
En efecto, así como se ha afirmado que el derecho de exclusiva sobre una marca no es absoluto tampoco lo es el agotamiento de derecho de marca, ya que excepcionalmente el titular de una marca puede denunciar actos que perjudiquen el goodwill de la marca a través de diversas modalidades.
Evidentemente, resulta un despropósito jurídico que al producto que se pretende comercializar, se le introduzcan modificaciones esenciales, pues esto determina un abuso del derecho no permitido por ley. Un ejemplo muy evidente de esto es el cambio de lugar del timón de los automóviles en el Perú, nos referimos a los conocidos como automóviles con timón cambiado que existen en nuestro país y que mayoritariamente están asociados a vehículos japoneses importados. Este resulta un cambio sustancial en el producto, pues se modifica el lugar de ubicación de la dirección y en consecuencia el sistema eléctrico, el aire acondicionado, la palanca de luces direccionales, los limpia parabrisas y la transmisión mecánica, en esencia todo un cambio directo al corazón del vehículo. No hacemos referencia a un cambio accesorio como podría ser el del radio o los aros, o el tipo de neumático, sino que la variación a la que hacemos referencia es esencial y a todas luces afecta la naturaleza del producto y al derecho de la marca que lo diferencia.
Adicionalmente a lo precedentemente mencionado, el valor de la marca se ve afectada de modo directo, ya que los autos elaborados para el mercado sudamericano pierden su valor, pues al poco tiempo de ser comercializados llegan los mismos modelos más baratos y transformados, por lo que el consumidor de automóviles no elegirá estos, sino que preferirá autos de otra procedencia.
Este hecho nos lleva a pensar en las denominadas ventas paralelas, pues existe en la mayoría de casos una red oficial de venta de un producto en el país, que debe competir con productos originales pero transformados, vendidos por importadores que no forman parte de la red oficial, pero que se benefician indebidamente de toda la promoción realizada por el distribuidor autorizado y que compiten con el titular de la marca y su red oficial de distribuidores.
Debe entenderse en el caso utilizado como ejemplo que no estamos frente a un caso de falsificación de productos, sino de transformación esencial del mismo que determina que se infrinja el derecho del titular de la marca
Esto origina que los nuevos comercializadores sean también llamados revendedores o distribuidores paralelos, debido a que realizan actos de disposición que compiten con la “red oficial” controlada por el titular de la marca.
En estos casos el titular del derecho de marca puede accionar e impedir la comercialización en esas condiciones de su producto, esto en mérito a los derechos que posee sobre la misma.
Con respecto a los tipos de agotamiento de derecho de marcas, estos pueden clasificarse en función al aspecto territorial, dividiéndose en un ámbito nacional, supranacional o regional, y a nivel internacional.
Respecto a la regulación de esta figura en la normativa comunitaria andina el artículo 158º de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, señala lo siguiente:

Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer
tal influencia sobre ambas personas

Como se puede apreciar, y de acuerdo a lo expuesto en líneas precedentes la norma comunitaria andina recoge la aceptación del sistema del agotamiento internacional, ya que se refiere a “que el producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país”, sin especificar si se trata de un país miembro de la comunidad andina, por lo que se refiere a un mercado de un estado exportador, no integrado en un mercado supranacional.

El presente artículo ha tenido como objetivo brindar algunos alcances sobre la figura del agotamiento del derecho de marca, la cual consideramos de gran importancia no sólo para el derecho marcario, sino también para el derecho empresarial en general, pues dicha figura muestra de modo evidente, que los derechos de exclusiva que otorga la propiedad industrial no son absolutos, sino que por el contrario, se agotan al introducir en el mercado los productos identificados con tales signos, situación que si bien genera perjuicios a sus titulares, beneficia de modo claro a los consumidores y demás agentes de mercado.