La resolución que pone fin a la disputa respecto del nombre de dominio despegar.pe permite realizar algunas precisiones respecto a la naturaleza del conflicto y los elementos de juicio que se deben tener en consideración para comprender de modo adecuado el manejo de esta controversia.

En primer término, debemos aclarar, que son dos elementos de naturaleza jurídica no equivalente y que cumplen fines manifiestamente diferentes. Mientras las marcas son elementos diferenciadores, los nombres de dominio se manifiestan como signos identificadores.

Es así, que la inquietud inicial y, por supuesto, natural es como confrontar elementos de contenido ontológico diferente y más aún por qué se debe extender los derechos de un tipo de signo a un segmento diverso. Adicionalmente, se presenta la inquietud jurídica respecto de la justificación de someter la solución de estas controversias a un régimen especial con procedimiento propio diseñado exclusivamente para estos conflictos.

En condiciones normales la extensión del derecho sobre una marca, por regla general, se encuentra regulada en las normas del régimen de propiedad industrial y resulta sencilla identificarla.

Lo precedentemente mencionado hace referencia al derecho de exclusiva respecto de una marca en relación a elementos de naturaleza jurídica equivalentes; sin embargo, resulta preciso indicar que existen dos tipos de excepciones que permiten una extensión adicional del derecho de exclusiva relacionados a elementos de distinta naturaleza jurídica.

En efecto, uno de ellos es el que se contempla en cuerpos normativos diferentes al régimen de propiedad industrial y cuya vigencia se debe a un mandato legal que extiende la amplitud del derecho contra elementos específicos de características y funciones distintas. Un ejemplo de ello es lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley General de Sociedades del Perú, que determina que está prohibido el uso como razón social, de un elemento de la propiedad industrial debidamente protegido; inclusive, en dicha norma se establece la vía procesal y el juez competente para resolver estos conflictos.

En el mismo sentido, la otra excepción está asociada a la protección ampliada del derecho de marca aceptada en el marco de relaciones privadas a través de acuerdos voluntarios. Este es el supuesto en el que se encuentra, por ejemplo, el titular de un nombre de dominio que somete sus relaciones jurídicas a la aplicación de normas de naturaleza privada, incluyendo la solución de las controversias que se deriven de ella. En este supuesto, acepta someterse a determinadas reglas como la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.Pe, y el Reglamento de la Política de Solución de Controversias.

En ese orden de ideas, resulta aplicable extender algunos derechos adquiridos sobre una marca respecto al ámbito de la resolución de controversias en materia de nombres de dominio en mérito a las normas privadas precedentemente enunciadas, en lo que fuera estrictamente pertinente y sin desnaturalizar el derecho concedido con ocasión de su registro y sin atentar contra las normas de orden público.

Debe entenderse, que estamos frente a un supuesto de extensión de derecho de marca y no un sometimiento del titular de un nombre de dominio a las normas de propiedad industrial.

En consecuencia, en los procedimientos en los que se discute el mejor derecho respecto de un nombre de dominio no es posible reconocer, conceder o desconocer derechos respecto de una marca. De este modo, se identifica un derecho y se le atribuye el mérito de acreditar legítimo interés para accionar, pues su registro no determina de modo automático que tenga mejor derecho respecto de un nombre de domino en disputa pues se debe analizar otros elementos dentro de la controversia.

Es así, que la aplicación de esta extensión del derecho sobre la marca no es automática sino que debe verificarse junto con otras condiciones expresamente reguladas y aceptadas en la regulación privada.

El nombre de dominio es un signo identificador y en tanto posee esa naturaleza cumple la función de permitir a sus titulares identificarse en sus interconexiones en Internet. Este hecho, determina que el acceso al registro presente características especiales y requisitos particulares que sólo pueden ser entendidos en tanto se comprenda que el nombre de dominio cumple fines identificatorios.

El derecho sobre un nombre de dominio presenta connotaciones especiales debido a su estructura y la forma en la que se accede al mismo. En este orden de ideas, se debe precisar que éste posee dos ámbitos a los que denominaremos abiertos y arbitrarios. Es así, que el componente abierto se encuentra conformado mayoritariamente por el country code y los niveles genéricos. En el segundo, el componente denominado arbitrario, es el que está compuesto por la denominación que es escogida libremente por el solicitante del nombre de dominio.

En ese sentido, el titular de un nombre de dominio se encuentra en la posibilidad de escoger el componente abierto de acuerdo a sus intereses teniendo en cuenta, siempre, que su solicitud se encuentra condicionada a no afectar derechos de terceros de modo directo.

En efecto, la exigencia referida a que la combinación de caracteres se encuentre disponible se entiende debido a que el nombre de dominio cumple solamente fines identificadores en la red, con lo que analizar connotaciones de semejanza o confusión se encuentran fuera de toda consideración lógica.

Sin embargo, el sistema de concesión de nombres de nombres de dominio, como era de esperarse, establece determinados criterios para la validez de la concesión en el tiempo y establece las infracciones respecto de derechos de terceros que se hubieran cometido con ocasión de su inscripción.

En este orden de ideas, se debe precisar que el nombre de dominio se encuentra sujeto a regulaciones respecto de normas privadas específicas y a los principios generales del derecho.

De este modo, el derecho que se adquiere no es absoluto y está referido al country code bajo el que se encuentra registrado y su uso sólo puede ser a titulo identificador y no diferenciador – función que no le corresponde -. Con esta precisión resulta impostergable indicar que existirán supuestos en los que puede entrar en disputa con derechos de terceros. Este conflicto, no sólo está referido a elementos de la propiedad industrial – que corresponde al caso que nos ocupa – sino que adicionalmente a otros elementos que pueden ser equivalentes en su naturaleza jurídica, léase otros nombres de dominio.

Adicionalmente, se encuentra sometido por voluntad propia a determinadas reglas como la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.Pe, y el Reglamento de la Política de Solución de Controversias y en mérito a dicha situación, acepta de modo expreso la extensión del derecho de marcas en la forma que resulte pertinente a la solución de controversias.

Lo precedentemente mencionado determina que los conflictos entre marcas y nombres de dominio bajo el country code pe se resuelvan teniendo en consideración los siguientes puntos:

a) La Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.Pe,

b) El Reglamento de la Política de Solución de Controversias, y

c) Normas generales y principios generales del derecho aplicables.

Conforme a lo dispuesto en el acápite 1 inciso a) del artículo 1 de las Políticas, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia del dominio al reclamante son las siguientes:

1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto de un marca de productos y servicios anteriormente registrada o solicitada en Perú y sobre la que el reclamante tiene derechos, y

2. El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

El examen de estas tres circunstancias tendrá como efectos establecer la cancelación del registro o la transmisión de la titularidad del nombre de dominio en cuestión.

Como puede apreciarse del texto invocado, se deben examinar las tres circunstancias para tener una convicción sobre el mejor derecho del titular del dominio o del reclamante y verificar el cumplimiento de las mismas, a efectos de determinar si se debe ordenar la transferencia del nombre de dominio.