Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRE
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ c. Víctor Hugo Quevedo Orihuela
Caso No. DPE2013-0003
1. Las Partes
La Reclamante es Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ,
con domicilio en Lima, Perú, representada por Iriarte & Asociados, Perú.
El Titular es Víctor Hugo Quevedo Orihuela, con domicilio en Lima, Perú.
2. El Nombre de Dominio y el Administrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <marcaperu.pe> registrado con NIC.PE.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de diciembre de 2013. El 9 de diciembre de 2013, el Centro envió a NIC.PE, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de diciembre de 2013, NIC.PE envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A y 4.1 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 19 de diciembre de 2013. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar a la Solicitud era el 8 de enero de 2014.
El 6 de enero de 2014 el Titular, vía correo electrónico, solicitó un plazo adicional de 20 días para contestar a la Solicitud. En la misma fecha, la Reclamante señaló que el plazo concedido para la contestación a la Solicitud había sido “oportuno, idóneo, conocido previamente” y que la solicitud hecha por el Titular debería considerarse como una acción dilatoria. El 7 de enero de 2014, el Centro denegó la solicitud hecha por el Titular al considerar que no se había demostrado una situación excepcional que justificara la concesión de dicha extensión. Con fecha 7 de enero de 2014, el Titular reiteró su pedido de ampliación de plazo para contestar a la Solicitud, cuestión que no fue amparada por el Centro mediante correo electrónico de fecha 8 de enero de 2014. En esa misma comunicación del Centro, se recordaba al Titular que el plazo para presentar la Contestación al Escrito de Solicitud expiraba el 8 de enero de 2014.
El Titular no presentó ninguna Contestación formal al Escrito de Solicitud. Por consiguiente, en fecha 9 de enero de 2014, el Centro notificó a las Partes que el Centro procedería al nombramiento del Grupo de Expertos (“GRE”).
El Centro nombró a Enrique Bardales Mendoza como único miembro del Grupo de Expertos el 17 de enero de 2014 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 17 y 20 del Reglamento, el Experto declaró el 27 de enero de 2014 el cierre del trámite de presentación trasladando el caso a estado de resolución.
4. Antecedentes de hecho
La Reclamante es titular de la marca PERU (y logotipo) en la clase 5 de la Clasificación Internacional, inscrita bajo certificado No. 00179302, otorgado con fecha 7 de setiembre de 2011, vigente hasta el 7 de setiembre de 2021; y la marca PERU (y logotipo) en las 44 restantes clases de la Clasificación Internacional, otorgada con fecha 23 de mayo de 2011 mediante el certificado No. 00002566, vigente hasta el 23 de mayo de 2021, ambas marcas inscritas ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (“INDECOPI”).
El nombre de dominio en disputa <marcaperu.pe> fue registrado por Víctor Hugo Quevedo Orihuela el día 10 de marzo de 2011, conforme a la información proporcionada por NIC.PE.
A fin de sustentar sus argumentos, la Reclamante presentó una serie de medios probatorios entre los que destacan:
– El Contrato de Registro de NIC.PE.
– Los Certificados de la marcas registradas PERU (y logotipo) Nos. 00179302 y 00002566, emitidos por la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI, con los cuales considera la Reclamante que el nombre de dominio en disputa se confunde.
– Resultados de la búsqueda WhoIs del nombre de dominio en disputa <marcaperu.pe>.
– Decreto Supremo No. 003-2012-MINCETUR (emitido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú).
– Copias de artículos que hacen referencia a la “Marca Perú”, correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 2012 y 2013.
– Información del Titular, Víctor Hugo Quevedo Orihuela, obtenida de la página Web de Google.
– Resultado obtenido en la página Web “www.marcaperu.pe”, la cual muestra el título “el Tour de los Inkas”.
– Campañas nacionales de lanzamiento referidas a la “Marca País Perú”, de los años 2011 y 2012.
5. Alegaciones de las Partes
A. Reclamante
Las alegaciones sostenidas por la Reclamante en su Solicitud son básicamente las siguientes:
– El presente procedimiento se basa en la confusión generada entre el nombre de dominio en disputa y sus marcas PERU (y logotipo), registradas ante la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI con certificados Nos. 00179302 y 00002566 en la clase 5 y todas las restantes clases de la Clasificación Internacional, vigentes hasta el 7 de setiembre de 2021 y 23 de mayo de 2021, respectivamente.
– La marca PERÚ (y logotipo) fue diseñada y desarrollada con la finalidad de convertirla en una “Marca País”.
– Si bien la marca registrada está constituida únicamente por la denominación “Perú” inserta en un logo específico (
), el público, debido a las campañas publicitarias y las difusiones realizadas por la Reclamante, reconoce este signo como “Marca Perú” asociando a esta frase el logotipo que la acompaña.
– Tal es el reconocimiento que ha obtenido el signo PERÚ que mediante Decreto Supremo N° 003-2012-MINCETUR, el 8 de febrero el Presidente de la República del Perú otorgó carácter oficial a la MARCA PAIS PERÚ como la marca oficial del Estado Peruano.
– Si bien la Reclamante no cuenta con el registro del lema comercial “Marca Perú”, según lo señalado en el artículo 14 de la Convención de Washington deberá ser protegido sin la necesidad de registro formal o no de una marca.
– En conclusión, el examen comparativo que deberá realizarse entre los signos en conflicto no deberá ceñirse a la marca registrada y el nombre de dominio en disputa, sino también deberá incluir el lema comercial “Marca Perú”, los cuales resultan ser confundibles. Asimismo, el lema comercial “Marca Perú” es idéntico al nombre de dominio en disputa.
– El Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa porque no posee marca registrada, nombre comercial o razón social que contenga el término “Marca Perú”, ni es conocido en el mercado peruano con tal denominación. El Titular ha registrado el dominio en disputa con el fin de evitar que la Reclamante refleje sus marcas en un nombre de dominio idéntico.
– El nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, debido a que su intención fue aprovecharse de la reputación y notoriedad de las marcas de la Reclamante. El registro de la “Marca País” PERÚ (y logotipo) fue solicitada el 22 de febrero de 2011 con la finalidad de impulsar aquellos sectores comerciales con mayor exposición internacional: turismo, exportaciones y la atracción de inversiones, cuyo trabajo para lograr dicho fin empezó en julio de 2009, y es que al apreciar los resultados positivos se procedió, en febrero de 2011, al registro de la marca PERÚ (y logotipo) ante el INDECOPI.
– El lema comercial “Marca Perú” viene siendo utilizado públicamente desde el 8 de marzo de 2011, como lo demuestran los medios probatorios adjuntados, los cuales consisten en documentales, campañas publicitarias, videos en los que han participado destacados personajes públicos de la música o gastronomías, entre otros.
– Las marcas registradas PERÚ (y logotipo) reúnen los requisitos para ser declaradas notorias.
– Debido a que la marca PERÚ (y logotipo) es una marca notoriamente conocida en Perú, debe aplicarse los artículos 233 y 266 de la Decisión 486.Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”), por haber sido igualmente inspirado en la UDRP.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Reclamante es titular de las marcas PERÚ (y logotipo), registradas con certificados Nos. 00179302 y 00002566 en la clase 5 y todas las restantes clases de la Clasificación Internacional, vigentes hasta el 7 de setiembre de 2021 y 23 de mayo de 2021, respectivamente, tal como se ha acreditado en los Antecedentes de Hecho.
La Política no hace referencia alguna a la fecha en que la Reclamante deba haber adquirido en Perú derechos sobre su marca de productos o servicios. En consecuencia, no resulta determinante si la marca de la Reclamante ha sido registrada en Perú con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa para establecer si éste es idéntico o similar a las marcas registradas de la Reclamante (ver Reckitt Benckinser Plc v. Eunsook Wi, Caso OMPI No. D2009-0239). (Ver también la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”), punto 1.4.)
En virtud de lo anterior, debe analizarse si entre la marca de la Reclamante y el nombre de dominio en disputa existe identidad o semejanza hasta el grado de producir confusión.
El Experto considera que la marca registrada PERÚ (y logotipo) de la Reclamante es similar al nombre de dominio en disputa. En la medida que el sufijo “.pe” hace referencia a un tipo de dominio y código de un país (“ccTLD”), careciendo de carácter distintivo. En efecto, es bien sabido que este elemento, por lo general, no tiene relevancia alguna a los efectos de distinguir un nombre de dominio de una marca registrada (ver Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López, Caso OMPI No. DES2008‑0039).
En ese sentido, la similitud precedente radica en la inclusión de la denominación “Perú” (que forma parte de la marca registrada de la Reclamante PERU (y logotipo)) en el nombre de dominio en disputa. No obstante, si bien la marca registrada de la Reclamante PERÚ (y logotipo) se encuentra conformada además por una figura irregular la cual representa a la letra inicial “P”, no resulta suficiente para poder diferenciar la marca registrada del nombre de dominio en disputa. Asimismo, si bien el nombre de dominio en disputa <marcaperu.pe> se encuentra conformado además por el término “marca”, este elemento refuerza la similitud entre los mismos, dado que hace referencia a la marca misma: “Marca Perú”.
En este sentido, el Experto constata que existe similitud entre el nombre de dominio en disputa <marcaperu.pe> y la marca de la Reclamante, constituido por la denominación “Perú”.
Por los argumentos antes expuestos, el Experto considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el primer requisito establecido en el artículo I.a.1. de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecido en el artículo I.a.2. de la Política se refiere a que el Titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El Experto considera que la Reclamante debe demostrar prima facie que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, y una vez establecido un caso prima facie, el Titular del nombre de dominio en disputa debe demostrar que, en su condición de solicitante de un nombre de dominio, tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
En la Política no se exige al solicitante de un nombre de dominio que demuestre, pruebe o exhiba algún derecho o legítimo interés al momento de solicitar el nombre de dominio. La entidad de registro asume que el solicitante tiene un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio solicitado. Sin embargo, ocurrida una controversia y establecido un casoprima facie por la Reclamante, quien debe demostrar que sí tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa es el Titular.
En este orden de ideas, en el presente proceso la Reclamante ha establecido un caso prima facie sobre la falta de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa, y el Titular al no haber contestado formalmente a la solicitud de la Reclamante no ha acreditado tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Se entiende como “derecho” aquel título distinto al emanado del registro del nombre dominio que goce o ejerza el actual Titular. Por su lado, la Reclamante presenta pruebas fehacientes de sus derechos marcarios sobre PERÚ (y logotipo), al tener registrado en Perú la referida marca en todas las clases de la Clasificación Internacional, de acuerdo a los certificados Nos. 00179302 y 00002566 emitidos por INDECOPI.
Respecto a los derecho o intereses legítimos que debe tener el Titular en relación al nombre de dominio en disputa, la Política establece, en el artículo I.i, una serie de circunstancias concretas que, debidamente probadas, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos de un titular en el nombre de dominio, a saber:
“Asimismo podrá acreditarse la existencia de intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, a los fines de lo establecido en la sección I (a) 2 de este documento, cuando se presenten las siguientes circunstancias:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido de manera regular y común por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados;
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre del reclamante con ánimo de lucro.”
De la revisión del caso, la no contestación formal del Titular respecto de las alegaciones hechas por la Reclamante no permite determinar que exista derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa. Asimismo, el Experto ha tenido acceso a la página Web del nombre de dominio en disputa <marcaperu.pe> y ha podido comprobar que si bien existe una oferta de servicios, estos son hechos a través del signo “El Tour de los Inkas”, el cual consiste en una revista que facilita información turística sobre Perú, así como información de los principales lugares como restaurantes, hoteles, casinos, museos, lugares de ocio, etcétera. Asimismo, se comprueba que el nombre de dominio en disputa (<marcaperu.pe>) no se ampara en un derecho legítimo, debido a que la oferta de servicios en la página Web se hace a través del signo EL TOUR DE LOS INKAS, y si bien aparece la marca PERÚ, ésta se utiliza no a título de marca sino como un link mediante el cual se puede acceder a una página Web distinta como “www.peru.info”.
Por lo tanto, el Experto no considera esto como un uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Adicionalmente, como consecuencia de la no contestación formal por parte del Titular, tampoco se ha podido demostrar que el Titular sea conocido de manera regular y común por el nombre de dominio en disputa.
Por las consideraciones anteriores, el Experto considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el segundo de los requisitos establecidos en artículo I.a.2 d la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Según el artículo I.a.3 de la Política, el Experto deberá determinar si ha existido uno de los siguientes supuestos:
a) Mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa; o
b) Uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Bastará, por tanto, acreditar uno de los dos supuestos antes mencionados para dar por cumplido el tercer requisito establecido en la Política.
La buena fe, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales radica en el convencimiento en quien realiza un acto o hecho jurídico de que éste es verdadero, lícito y justo. En contraposición, la mala fe debe entenderse como la ausencia de este convencimiento en la persona que realiza un acto o hecho jurídico.
Este requisito tiene una naturaleza esencialmente subjetiva, por lo que no se puede exigir a la Reclamante una prueba absoluta de su existencia. Si se siguiera otro parecer, se estaría exigiendo a la Reclamante una especie de probatio diabólica puesto que las pruebas a su alcance en relación con este requisito son muy limitadas. Asimismo, las presunciones deben jugar un papel importante a la hora de entender haber cumplido este requisito (ver Aventis Holdings, Inc. V. Domain Admin, Caso OMPI No. DES2011-0031).
Esta figura se encuentra recogida en el ordenamiento jurídico peruano, en el artículo 1362 del Código Civil, el cual es concordante con el artículo I.i de la Política.
La Política, de manera enunciativa y no taxativa, resalta algunas circunstancias como actos de mala fe, a saber:
“i) Aquellas circunstancias que demuestren que se haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio;
ii) que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular; o
iii) que se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) que se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.’’
Ahora bien el apartado de “probanza de mala fe” reseña circunstancias que el Experto puede tomar en cuenta en su valoración final, pero no es obligatorio. Ello significa que el listado de circunstancias es enunciativo o ilustrativo para un mejor criterio del Experto. Ello es así porque es imposible que la Política abarque todos los supuestos de la conducta humana. Laratio legis de las circunstancias descritas en la Política busca relevar conductas clásicas de mala fe e incorporarlas como actos no deseables en el marco legal de nombres de dominio.
En ese sentido, las conductas de mala fe pueden revestir diversas formas pero siempre con la misma intención de perjuicio, en este caso, a la Reclamante. Probablemente, en otros marcos legales algunas conductas como las descritas en este texto normativo como actos de mala fe no lo sean, pero el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa bajo estas reglas, declara conocerlas y aceptarlas.
La Reclamante alega que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, debido a que el Titular ha tenido la intención fue aprovecharse de la reputación y notoriedad de las marcas de la Reclamante. Alegó la Reclamante que el registro de la “marca país” PERU (y logotipo) fue solicitada el 22 de febrero de 2011 con la finalidad de impulsar aquellos sectores comerciales con mayor exposición internacional: turismo, exportaciones y la atracción de inversiones, cuyo trabajo para lograr dicho fin empezó en julio de 2009, y es que al apreciar los resultados positivos se procedió en febrero de 2011 con el registro de la marca PERU (y logotipo) ante el INDECOPI.
En opinión del Experto, ciertamente, es difícil comprender que el Titular eligiera literalmente la denominación “marcaperu.pe” aun cuando existen otros nombres de dominio que pueden ser usados para ofrecer los servicios en su página Web y que son identificados con el signo “El Tour de los Inkas”. Es decir, el Experto considera casi improbable la coincidencia entre la marca registrada de la Reclamante PERÚ (y logotipo) y el nombre de dominio en disputa <marcaperu.pe>, máxime si la marca PERÚ (y logotipo) la cual – como bien ha demostrado la Reclamante con los medios probatorios adjuntados en su Solicitud- hace referencia exclusiva a la “marca país” PERÚ Caso OMPI No. DES2009-0006; y Edintorni Europe SRL v. New Business Synergies, S.L., Caso OMPI No. DES2010-0009).
Por lo anterior, todo hace pensar al Experto que el Titular quiso aprovecharse de alguna manera de una denominación y logotipo conocido (PERÚ (y logotipo)) a través del nombre de dominio en disputa <marcaperu.pe> y conociendo que la Reclamante no tenía este nombre de dominio bajo el código de país “.pe”, generando confusión en el público consumidor toda vez que el ingreso al sitio Web hace creer que se trata de una página Web creada y promovida por la Reclamante cuando ello no es así en la realidad.
Cabe precisar que la Titular no ha contestado formalmente a la Solicitud de la Reclamante. Este tipo de conducta, si bien no puede ser calificada en principio como un acto de mala fe, contribuye a cuestionar la finalidad del registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, y con mayor razón si el mismo Titular a través de la cita en su página Web coloca la marca de la cual es titular la Reclamante e incluso hace referencia a la “Marca Perú”.
En consecuencia, queda claro que el nombre de dominio en disputa <marcaperu.pe> ha sido utilizado para atraer al usuario de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos de la Reclamante lo que demuestra la mala fe del Titular en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa, encontrándose por lo tanto en el supuesto iv) de la Política.
Por lo tanto, por las consideraciones anteriores, el Experto considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el tercer requisito establecido en el artículo I.d.3 de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos I.a de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <marcaperu.pe> sea transferido a favor de la Reclamante.
Enrique Bardales Mendoza
Experto Único
Fecha: 29 de enero de 2014