1. SOBRE EL DERECHO A IMITAR INICIATIVAS EMPRESARIALES
Es preciso definir en qué consiste los actos de imitación de iniciativas empresariales y como se regulan en el Decreto Legislativo 1044.
Es así, que los actos de imitación no son otra cosa que una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada, mediante los cuales existe la libertad que tienen las personas o empresas para realizar las actividades que ya se vienen realizando en el mercado y sobre las cuales cualquiera de modo libre puede ofrecerlas.
Entonces, lo que se busca es garantizar la libre iniciativa privada, dentro de la cual se encuentra el derecho a imitar, para con ello garantizar el progreso y el beneficio inmediato de los consumidores y de la sociedad. Copiar o imitar iniciativas empresariales es, como regla general, bueno para el mercado y para los consumidores
El “derecho a imitar” es por lo tanto una manifestación de la libre iniciativa privada
reconocida por la Economía Social de Mercado. Este derecho consiste en que una empresa puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otra, siempre bajo dos límites: i) cumpliendo con su deber de respetar los derechos de propiedad intelectual reconocidos a otro; y, ii) cumpliendo su deber de diferenciarse de otras empresas.
En consecuencia, el derecho a imitar queda restringido o deviene en desleal cuando se genera un riesgo de confusión con la conducta adoptada, lo cual está prohibido por las normas de competencia desleal.
El fundamento de permitir la imitación de iniciativas empresariales, radica en que estas son actividades realizadas por empresarios a fin de captar clientes bajo una nueva modalidad de marketing pero que no deja de ser una actividad obvia, y necesaria en un futuro para los demás competidores para introducir productos o servicios en el mercado. No obstante, si bien está permitida la imitación de iniciativas empresariales, el límite lo constituye el no uso de elementos protegidos por derechos de exclusiva vinculados a la propiedad intelectual y el no afectar la competencia de manera desleal en el mercado.
A modo de ejemplo, una empresa conocida e insertada desde muchos años en el mercado de venta de todo tipo de helados decide ofrecer sus productos a través de vendedores que hacen uso de carritos o motos colocando un letrero con la marca de los productos en dichos vehículos. Esto es definitivamente una iniciativa empresarial que puede ser imitada por cualquier persona natural o jurídica competidora que comercialice helados, no obstante si bien se puede ofrecer los helados bajo esa modalidad, no pueden ofrecerse productos o colocar un slogan en los vehículos que resulte similar a la marca o signo distintivo de la empresa que empezó a comercializar sus helados bajo dicha modalidad.
Asimismo, no dejan de ser iniciativas empresariales la promoción de ofertas en las ya conocidas tiendas por departamento instaladas en nuestro país, a las cuales se les asignan denominaciones o lemas comerciales especiales. En ese aspecto, es totalmente válido que cualquier empresario pueda promocionar sus productos bajo esas modalidades; sin embargo, lo que no puede hacer es usar los signos distintivos de la misma manera, ya que en ese caso ya no estaríamos ante actos de imitación sino actos de confusión, los cuales se encuentran prohibidos por las normas de propiedad industrial y el derecho de la competencia.
Por otro lado, respecto a la regulación de la figura de la imitación de iniciativas empresariales, en el nuevo decreto a diferencia del decreto derogado (Decreto ley 26122) no se le hace mención, y si bien esto ha traído como consecuencia confusión al momento de aplicar la norma, no debemos olvidar que ya existe un precedente de observancia obligatoria en el que la Sala definió la imitación y el límite de la misma el cual no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto, pues “debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece”. Al respecto consideramos que hubiera sido mejor que se hiciese mención expresa en la norma de dicha figura.
En ese sentido, si bien no se hace mención expresa del derecho a imitar, sí se regula como acto típico de conducta concurrencial ilícita a los actos de confusión, los cuales en efecto constituyen el límite de dicho derecho, los cuales veremos a continuación.
2. SOBRE LOS ACTOS DE CONFUSIÓN
Como hemos sostenido precedentemente, es posible imitar iniciativas empresariales en la medida en que no se afecten derechos de exclusiva de terceros, relacionados con la propiedad intelectual, o que no se afecte el derecho de diferenciación de los empresarios en el mercado, respecto de sus productos o servicios.
Dentro de este comportamiento no permitido se encuentran los actos de confusión, los cuales consisten en aquellos actos destinados a inducir a error en el mercado respecto del origen empresarial de los productos o servicios de un competidor.
Sobre el particular, el Nuevo Decreto señala lo siguiente:
Artículo 9º.- Actos de confusión.-
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde.
9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.
Consideramos que hay dos aspectos fundamentales en la norma citada precedentemente: en primer lugar, el riego de confusión puede ser real o potencial, es decir basta con el simple riesgo de confusión, ello quiere decir que se sancionaría aquella conducta aún cuando el producto o servicio haya sido puesto en el mercado y no haya sido consumido. El segundo aspecto radica en que los actos de confusión pueden aplicarse a la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual, aún cuando no haya un registro, que es el supuesto de hecho de la resolución que se comenta en el presente artículo.
Teniendo en cuenta que nos encontramos en el ámbito de la competencia desleal, lo que usualmente ha sucedido en el mercado cuando hablamos de riesgo de confusión, es que muchos empresarios han introducido en el mercado productos o servicios que por la presentación de los mismos han resultado ser confundibles con los productos, servicios o establecimientos de sus competidores ya instalados en el mercado pertinente, afectando de esta manera el derecho de estos de poder diferenciarse respecto de sus demás competidores.
3. EL LÍMITE A LA LIBRE IMITACION DE INICIATIVAS EMPRESARIALES: LOS ACTOS DE CONFUSIÓN
La Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal del Indecopi emitió recientemente la Resolución N° 2487-2010/SC1-INDECOPI, la misma que confirmó en todos sus extremos la Resolución N° 200-2009/CCD-INDECOPI, pronunciándose sobre la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión. En dicha resolución la Sala decidió sancionar a a la empresa Instituto Quimioterápico S.A. en razón de la denuncia que interpusiera Glaxosmithkline Perú S.A. por la comercialización en el mercado de medicamentos destinados para la gripe, fiebre y dolor de cabeza bajo la denominación DOLOL, la cual por los colores y presentación del empaque del producto resultaba altamente confundible con el producto PANADOL, comercializado por la denunciante en el mercado de los medicamentos bajo las mismas presentaciones que el producto denunciado.
En dicha resolución, la Sala pone de manifiesto hasta qué punto los actos de imitación están permitidos, haciendo una aplicación de la doctrina de los actos de confusión como conducta sancionable sin dejar de reconocer que la imitación de iniciativas empresariales es válida pero que esta se encuentra sujeta a no inducir a error a los consumidores sobre la procedencia empresarial de productos o servicios en el mercado.
Cabe resaltar que la última instancia administrativa ya había emitido en el año 2005 un precedente de observancia obligatoria con relación a la imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, pero bajo la vigencia del Decreto Ley 26122 “Ley sobre Represión de la Competencia Desleal”, el cual fue derogado en el 2008 por el Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. En dicho caso, se declaró fundada la denuncia contra una pollería que había imitado las prestaciones e iniciativas empresariales de una reconocida empresa de venta de hamburguesas pero que generaba un riesgo de confusión indirecta en los consumidores sobre el origen empresarial de las prestaciones y un riesgo de asociación, ello en razón a la apariencia general que presentaba el establecimiento del denunciado (Polleria Renzos), la cual que estaba constituida por la misma distribución de colores, tanto en la fachada como en las paredes y columnas internas, y, en general, el uso de artículos de iluminación, en diseños, mobiliario y ubicaciones similares a los de la denunciante.
En dicho precedente, la Sala definió el “derecho a imitar”, señalando que este “consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente, y que constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada y protegida por artículo 58 de la Constitución Política del Perú.”. Precisa, sin embargo, que el “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto, pues “debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece”.
Asimismo, la autoridad administrativa establece luego que un primer límite a la imitación está dado por el respeto de los derechos de propiedad intelectual, entre los que se encuentran los signos distintivos, especialmente las marcas que identifican productos y servicios en el mercado: “Mediante los derechos de propiedad intelectual, el titular de un signo, invención u obra goza de una protección tal que la imitación de otro concurrente respecto de estos elementos es ilícita, según lo precisado por las normas en la materia”.
El segundo límite a la imitación se refiere, según la Sala, al “deber de diferenciación” que corresponde a los concurrentes en el mercado. Dice el fallo así que “Este deber es exigido por las normas que reprimen la competencia desleal y significa que, si bien los concurrentes tienen `derecho a imitar’; tienen como contraparte la obligación de evitar, en observancia de la buena fe comercial, que alguna imitación sea capaz de: i) generar confusión respecto del origen empresarial de los bienes o servicios que colocan en el mercado, así como sobre los establecimientos utilizados para tal fin,ii) conllevar que el concurrente imitado no pueda diferenciarse o afirmarse en el mercado por causa de una imitación sistemática; o, iii) significar una explotación indebida de la reputación que corresponde a otro concurrente en el mercado.
Aquellas tres conductas, continua la Sala, son consideradas contrarias a la buena fe comercial que rige las actividades comerciales y son señaladas como actos de competencia desleal, respectivamente, en los artículos 8, 13 y 14 del derogado Decreto Ley 2612, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal,
En el caso materia de comentario, la Sala decidió confirmar la sanción impuesta por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal a la empresa denunciada con una multa de 30 UIT, ahora bajo la vigencia del Decreto Legislativo 1044 (en los seguidos el nuevo decreto), “Ley de Represión de la Competencia Desleal”, ya que comprobó que aquella había introducido en el mercado medicamentos destinados para la gripe, fiebre y dolor de cabeza bajo la denominación DOLOL, cuyos empaques y colores resultaban confundibles con el producto PANADOL de la denunciante ya que producían la misma impresión en el momento de compararlos.
Cabe destacar que la conducta sancionada fue el supuesto de actos de confusión bajo la regulación del nuevo decreto, figura que no ha variado en cuanto a su esencia respecto a la norma derogada, ley en la que se hacía mención expresa de las libres iniciativas empresariales. Por lo tanto, en el presente artículo analizaremos cómo se encuentran reguladas ambas figuras en el nuevo decreto, Y analizaremos si la aplicación de los nuevos dispositivos fueron adecuados en la resolución de la Sala.
4. COMENTARIOS A LA RESOLUCION EMITIDA POR EL TRIBUNAL DEL INDECOPI
En la resolución materia de comentario, consideramos que la Sala hace una correcta aplicación de la doctrina de los actos de confusión en la medida de que el denunciado introdujo en el mercado productos o medicamentos cuyos empaques o etiquetas resultaban ser altamente confundibles con las mismas presentaciones de los medicamentos del denunciante, el cual comercializaba el producto marcado PANADOL para aliviar los síntomas de la fiebre, gripe y dolor de cabeza.
En efecto, la Sala llegó a la conclusión que los productos confrontados generaban la misma impresión a pesar que existían algunas diferencias entre las denominaciones DOLOL y PANADOL. Cabe resaltar que si el análisis sólo se hubiese centrado en los signos, ya que toda adquisición de un producto se hace de manera verbal, no se hubiese concluido que habría riesgo de confusión, pero en el caso en concreto resultaba imperativo el análisis integral de los productos confrontados, y es así que ello permitió determinar que los productos lanzados al mercado por parte de la empresa denunciado eran altamente confundibles al grado de hacer creer al consumidor que los productos DOLOL tenían el mismo origen empresarial que todas las presentaciones de PANADOL.
Un aspecto que llama la atención es el criterio adicional utilizado por la Sala cuando señala que además de las evidentes semejanzas en la apariencia general de los productos confrontados, en el mercado de los medicamentos destinados para el dolor, fiebre y resfrío, los demás competidores utilizaban empaques y etiquetas con una combinación de colores totalmente diferentes a los productos PANADOL así como características particulares, por lo que ello aumentaba el riesgo de confusión.
Consideramos dicha apreciación como la adecuada, teniendo en cuenta que estamos en el ámbito de la competencia desleal, es decir en la concurrencia ilícita que supone un comportamiento real, efectivo y dañino pero ilegal, en el cual se analiza no sólo el registro de signos diferenciadores sino la situación del mercado y cómo es percibido el comportamiento desleal también por el consumidor.
Por otro lado, y como sostuvimos anteriormente, los actos de imitación respecto de iniciativas empresariales se encuentran permitidos siempre y cuando no sucedan dos supuestos: que se afecte el derecho de exclusiva respecto de elementos de la propiedad intelectual o que se afecte el derecho de diferenciación de los empresarios en el mercado respecto de sus productos, servicios o establecimientos.
En el caso en concreto nos encontrábamos en el segundo supuesto debido a que si bien estamos ante el caso de marcas y etiquetas confundibles, el denunciante (ya que no alegó tener un registro alguno) venia diferenciándose desde hace muchos años en el mercado con la marca PANADOL, con una etiqueta, cuyos diseño y colores han sido los mismos por mucho tiempo, pero al parecer no tenia registrada dicha marca a su favor, y recurrió de manera residual al ámbito del derecho de la competencia.
Pues bien, habiéndose determinado que los signos confrontados producían la misma impresión, la Sala dio una paso más adelante para referirse a un tema crucial para determinar si estábamos ante una iniciativa empresarial o no: ¿era la forma de presentación del empaque o etiqueta de los productos del denunciante producto de una iniciativa empresarial o era simplemente un derecho de asignar a un producto el signo diferenciador que más se ajustaba a sus intereses empresariales?
Definitivamente, no estábamos ante una iniciativa empresarial, ya que se trataba de la comercialización de un producto diferenciable en el mercado de los medicamentos respecto de productos de la misma naturaleza.
En efecto, la Sala acertadamente señaló lo siguiente:
“Lo señalado demuestra que la presentación utilizada por la denunciada para distinguir a su producto “Dolol” no corresponde a un estándar técnico bajo el cual los competidores elaboren sus empaques”
En efecto, no era un estándar o un aspecto necesario en el mercado para promocionar y vender medicamentos el uso de la presentación del producto del denunciante, por lo que Sala concluye de manera implícita que no estamos ante una iniciativa empresarial. Cabe recordar que habíamos señalado que la imitación de iniciativas empresariales son permitidas en la medida de que se refieren a actividades comerciales necesarias para participar en el mercado y que no pueden ser de exclusividad de nadie, salvo los elementos de la propiedad intelectual en ellos utilizado, como el uso de signos distintivos por ejemplo en los que si hay un derecho de apropiación exclusivo y excluyente.
Pero también surge la pregunta, ¿Era lícita la imitación? Se trataba de la imitación de una iniciativa empresarial o simplemente la imitación de una marca, lo cual de por sí ya se encuentra prohibido. Esta interrogante encuentra respuesta en el párrafo precedente, al no ser la presentación de los empaques una iniciativa empresarial sino un derecho a diferenciarse en el mercado, ya no estamos ante un supuesto de imitación permitida, sino ante un acto concurrencial ilícito que buscaba generar o en todo caso tendría el efecto de generar confusión en el mercado de medicamentos, lo cual está vetado, situación que fue correctamente identificada por la Sala y sancionada de acuerdo a la gravedad de los hechos.
Por otro lado, el caso nos muestra un supuesto de hecho bajo la vigencia del Decreto Legislativo 1044, el cual como se ha señalado en el presente comentario no hace mención alguna respecto imitación de iniciativas empresariales, cuestión que sí se daba en el caso del decreto derogado. Sobre el particular, es correcta la utilización de los criterios expuestos en el precedente Renzos vs Bembos, ya que si bien dicho precedente interpretaba un artículo de una norma ya derogada, no olvidemos que los criterios en ella establecidos son perfectametne aplicables, máxime si el precedente se limita a definir a los actos de imitación, su límite y los distintos tipos de riesgos de confusión, figuras que no varían en el tiempo.
En conclusión consideramos que el derecho de imitar iniciativas empresariales es totalmente válido, pero para determinar este derecho y su restricción resulta imperativo identificar si en el caso en concreto el comportamiento denunciado hace referencia o no a una iniciativa empresarial o si por el contrario nos encontramos ante una conducta típica desleal o que contraviene la buena fe comercial. En el primer caso, de igual forma se debe analizar si en la imitación se está haciendo uso de algún elemento protegido por de derecho de la propiedad intelectual o si se ha afectado el derecho a poder diferenciarse en el mercado. En el segundo supuesto, corresponde la sanción pertinente a la autoridad competente