Mediante la Resolución Nº 2951-2009/TPI-INDECOPI se aprobó el precedente de observancia obligatoria respecto de la interpretación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que procederemos a realizar algunos apuntes que deberían tenerse en cuanta al momento de leer esta resolución y proceder a su aplicación.
En primer lugar, la referida resolución posee un penoso error de aplicación de contenidos jurídicos básicos. Esto ocurre cuando la Sala de Propiedad Intelectual al pretender explicar, desde nuestro punto de vista innecesariamente, el modo que opera la preclusión en los procesos administrativos.
Evidentemente, explicar dentro de una resolución administrativa en que consiste la preclusión, es desde todo punto de vista innecesario y ocioso pues se trata de contenidos básicos libres de toda discusión jurídica. Sin embargo, y a pesar de lo sencillo del tema, la Sala comete un error que ya desde el inicio le quita seriedad al resto de la resolución.
En efecto, el error básico de definición conceptual se encuentra en la identificación de los actos procesales que deben ser declarados inadmisibles o improcedentes. El primer error que identificamos en la resolución se muestra cuando se indica que una oposición presentada fuera del plazo establecido en el artículo 146 de la Decisión 486 debe ser declarada inadmisible.
Revisado el artículo, resulta evidente que cualquier oposición formulada luego de vencido el plazo precedente indicado deberá ser declarada improcedente y no inadmisible. Este error debe ser corregido inmediatamente pues perjudica de modo innegable la correcta aplicación de conceptos.
En segundo lugar, corresponde comentar la participación de la Gerencia de Estudios Económicos dentro de los procedimientos destinados a reconocer la notoriedad de una marca y su competencia de emitir informes respecto estos temas.
En tal sentido, iniciaremos la revisión de este punto por la prueba de parte presentada por British American Tobacco denominada “Encuesta General al Consumidor de Lima” que en esencia es un estudio de investigación de mercado que la parte utiliza para alegar la notoriedad de su marca KENT, consideramos que es adecuado y pertinente que se establezcan requisitos mínimos a ser tomados en cuenta para la validez de las mismas; así, si bien los órganos resolutivos del INDECOPI son autónomos, ello no obsta el hecho de requerir de cierta información a los órganos de apoyo de dicha institución, como la Gerencia de Estudios Económicos para poder apreciar de mejor modo determinadas pruebas que por su contenido técnico requieran de una lectura apropiada por especialistas de la institución.
Sin embargo, lo que resulta ser cuestionable es que en el presente caso, no obstante mediante Informe Nº 066-2008/GEE, la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI señaló que el documento denominado “Encuesta General al Consumidor Lima” no incluye aspectos metodológicos y, además, su ficha técnica es imprecisa, por cuanto no reporta el margen de error considerado en la encuesta, los niveles de inferencia permitidos, la metodología de cálculo de los niveles socioeconómicos, y sobre todo la tasa de no respuesta en la aplicación de la encuesta.
En este punto, dicha encuesta no ha debido ser considerada pues la información descrita evidentemente no ha sido realizada sobre una muestra confiable que refleje de modo indubitable el modo de pensar de los consumidores.
Asimismo, si bien los medios probatorios deben ser apreciados en su conjunto, utilizando criterios y razonamientos lógico-jurídicos, en el presente caso, se desvirtúa el Informe elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos sin motivación alguna por parte de la Sala de Propiedad Intelectual con una sola frase “…Sólo tiene un carácter informativo en cuanto a temas técnicos, no así un mérito probatorio respecto de la cuestión controvertida”, entonces la pregunta es para que se solicita un informe de este tipo. Realmente penosa la línea argumentativa de dicha resolución.
El tercer punto, al que haremos referencia, está vinculado a temas de confusión y asociación, y la relación de estas figuras con la notoriedad, pues en el extracto de la resolución en comentario, consideramos que la Sala llega a una conclusión equivocada, ya que habiendo declarado contrariamente a lo resuelto por la Comisión la notoriedad de la marca KENT, consideró que no hay riesgo de confusión. Cabe resaltar que, las marcas notorias pueden prescindir del requisito de la vinculación competitiva teniendo en cuenta una serie de factores como: el grado de conocimiento de la marca notoria o la naturaleza de los productos o servicios que distingue, ya que al ser de consumo masivo, o haberse extendido su conocimiento al sector general de consumidores, es decir al haber traspasado el sector pertinente, la protección de la marca notoria puede extenderse al universo de todos los productos o servicios, independientemente de encontrarse vinculados o no.
Sin embargo, habiendo la Sala declarado la notoriedad de la marca KENT debió hacer un análisis más exhaustivo en el riesgo de confusión y no determinar la irregistrabilidad de signo solicitado sólo en base al riesgo de dilución. Para ser más explícitos, si el signo KENT es notorio y de amplio conocimiento como la última autoridad administrativa determinó, la primera interrogante que podemos dilucidar es: acaso el consumidor de productos de la clase 32 los mismos que se expenden en un supermercado al igual que los cigarrillos, sin pretender forzar algún tipo de conexión competitiva, no podría pensar acaso que entre el empresario que comercializa cigarros y el que vende por ejemplo alguna bebida refrescante existe algún tipo de vinculación económica o si pertenecen a un mismo grupo empresarial?, la respuesta es inevitable, por supuesto que sí; en consecuencia, es cuestionable que la Sala no haya tomado en cuenta los hechos descritos para determinar si podría darse algún tipo de riesgo de confusión al margen de si existe conexión competitiva o no entre los productos que distinguen lo signos confrontados en el procedimiento administrativo.
En ese sentido, la conclusión expuesta por la Sala supone pasar por lo alto el principio de especialidad y la posibilidad de su trascendencia por parte de las marcas notorias, máxime si el fundamento de la existencia de estas es justamente otorgar una protección especial a su titular debido al esfuerzo realizado y las expectativas de este de lograr una protección especial ajustada a derecho, y no en base a criterios subjetivos que se contradicen con lo expuesto en la doctrina marcaria.
La Sala en la resolución que se comenta marca distancia respecto de las resoluciones anteriores en las que situaba la trascendencia del principio de especialidad como un supuesto excepcional para convertirla en la regla general, es decir, ahora según la opinión de la Sala, el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que distingan los signos, es decir se hace innecesario la determinación de vinculación o conexión competitiva entre los productos o servicios entre el signo solicitado y la marca cuya notoriedad se invoca.
Por lo tanto, lo expuesto precedentemente supone la no aplicación del nuevo criterio expuesto en teoría por la Sala en la resolución materia de comentario, ya que la manera en cómo se resolvió la oposición formulada por la transnacional americana, supone el mismo criterio en la praxis de cómo ha ido resolviendo la máxima autoridad administrativa en los procedimientos de oposición en los últimos diez años.
En este punto, resulta impostergable identificar que un precedente de observancia obligatoria está destinado a precisar una línea interpretativa y de aplicación de una norma para evitar interpretaciones diversas o antojadizas respecto de la misma. Por esta razón, las normas de aplicación obvia y de contenido jurídico determinado no precisan ser interpretadas a través de un precedente de observancia obligatoria como es el caso del artículo 136 inciso h), máxime si el Tribunal Andino ya se había pronunciado sobre las mismas en sendas intepretaciones prejudiciales.
Observando con detenimiento el precedente de observancia obligatoria llegamos a la conclusión que en realidad no interpreta absolutamente nada y menos soluciona un problema de aplicación de la norma; muy por el contrario, entra en diversos errores de conceptos básicos que no deben repetirse y la pobreza del contenido jurídico de este precedente es realmente lamentable.
En definitiva un precedente sin justificación, innecesario, equivocado y descuidado en exceso en su estructura y conceptos básicos. Debió por ejemplo entrar a definir la dilución como una situación de hecho que puede afectar incluso signos no declarados notorios eso hubiera sido creativo pues la dilución como fenómeno no puede afectar exclusivamente a marcas renombradas sino también a signos notoriamente conocidos y en extremo dada la naturaleza de esta figura podría afectar incluso a marcas que no lo son. De otro lado, se desaprovecho la oportunidad de por lo menos indicar en que supuestos se debe probar nuevamente la notoriedad cuando está ya ha sido declarada, hacemos referencia al tiempo máximo y circunstancias que deben verificarse desde su declaratoria hasta la nueva fecha en que sea exigible la demostración de que sigue gozando de esa calidad. Asimismo, hubiera sido deseable un desarrollo fundamentado respecto de la posibilidad o imposibilidad jurídica de que los informes que se solicitan para entender los medios probatorios sean o n0o notificados a las partes. Aunque de pronto el desarrollo de esto hubiera sido en exceso difícil para la Sala. Es decir, si son incapaces de diferenciar la improcedencia de la admisibilidad el otro tema es ya mucho pedir.
En fin, un precedente nefasto que nunca se debió firmar y que finalmente nos deja una interrogante: ¿Realmente sabían y tenían conciencia los vocales de la Sala de Propiedad Intelectual de lo que estaban firmando?