Renunciamos de modo expreso a los derechos patrimoniales que pudieran derivarse del presente trabajo en virtud del derecho que nos asiste para hacerlo.
Para este propósito y dada nuestra simpatía por el denominado Law & Literature realizaremos una traducción libre de un fragmento de Midsummer Night´s Dream de Shakespeare que bien podría ayudar a entender el tema:
“El ojo del poeta repleto de un sublime frenesí se vuelca del cielo a la tierra y de la tierra al cielo y como la imaginación le da cuerpo a figuras desconocidas, así el alma del poeta de un soplido las modela, le da un lugar en el cual vivir y un nombre”
Consideramos que este fragmento nos permite entender con firmeza que es un character pues ya desde hace cinco siglos la idea estaba dada entendida y delimitada y cualquier aplicación al derecho no puede desconocer que estamos frente a un elemento de ficción que forma parte de una obra y que dadas sus características puede ser aislado de la misma. Entre ellos, y a modo de ejemplo, podemos mencionar al popular Snoopy, Tin Tin o Scooby Doo.
De este modo, y siguiendo los ejemplos precedentemente enunciados no hacemos referencia a cualquier character, sino a los que se conocen en doctrina como trade character que debido a su naturaleza, popularidad y presencia en la memoria de corto y largo plazo de los consumidores pueden adquirir un modelo peculiar de explotación comercial.
En efecto, para su explotación se suele recurrir a diversas modalidades contractuales; sin embargo, el contrato de merchandising suele ser el más empleado. Es así, que podemos definirlo, en términos simples, como la licencia de derechos sobre una creación intelectual, una marca registrada, el nombre, apelativo o la imagen de una persona con la finalidad de ser explotados asociándolos a determinados productos o prestaciones de servicios.
Por este motivo resulta importante determinar la naturaleza del objeto del contrato de merchandising pues evidentemente las relaciones jurídicas serán diferentes si estamos frente a un elemento protegido por el derecho de autor o un derecho de la denominada propiedad industrial. Esta diferenciación resulta trascendente para el manejo de estos contratos y de los derechos que se pretenden licenciar.
En este orden de ideas, no cualquier trade character goza de protección por parte del derecho de autor –podrían carecer de originalidad para ello-; sin embargo, si podrían tener una distintividad adherida para ser objeto de protección como un elemento de la propiedad industrial específicamente como marca.
Debe tenerse en cuenta que el character integrado a una obra, aisladamente considerado no cuenta necesariamente con la originalidad que le permita ser protegido de modo independiente por la propiedad intelectual; es por ello, que los titulares de los derechos sobre obras, de modo ingenioso prefieren recurrir a su protección individual recurriendo al registro de los mismos como marcas.
Esto se entiende debido a que la obra en su integridad puede ser original debido al desarrollo sistemático de la trama, la participación del character y la personalidad que se le asigna, entre otros elementos; sin embargo, cada character, tomado en su unidad y aislado fuera de contexto no puede ser considerado original por el sólo hecho de ser parte de una obra reconocida como original. Es así, que no se puede hacer una inferencia lógica obra originalidad – personaje original pues simplemente no tiene sentido jurídico.
En efecto, debe tenerse especial cuidado debido a que la protección que concede el derecho de autor, se basa exclusivamente en que la obra es original y raramente un character puede ser considerado como original. En consecuencia pretender asimilarle esta cualidad tan especial, específica y trascendental a cada character aisladamente considerado, configuraría un exceso de protección y una desnaturalización del derecho de autor.
El trade character sólo deberá ser protegido por las normas del derecho de autor en la hipótesis que éste sea original; en consecuencia su participación como objeto de un contrato de merchandising resulta ser discutible. Siguiendo esta línea de razonamiento, resulta ilógico otorgar una protección derivada de un derecho de autor sobre un trade character que carece de originalidad.
Con la finalidad de identificar de modo adecuado el objeto de contrato de merchandising y establecer sus limites como sus alcances, resulta conveniente realizar el registro del trade character como un elemento de la propiedad industrial para evitar situaciones inciertas respecto de la definición y reconocimiento de su originalidad. Hacemos referencia a que, dado lo precedentemente señalado, resulta ventajoso registrarlo como marca para evitar precisar los derechos que serán objeto de contrato.
El registro de un trade character como marca puede realizarse sin mayor complicación independizándolo de la obra, pues el requisito que debe cumplir es diverso; en efecto, al momento de solicitar su registro como marca deberá cumplir con ser suficientemente distintivo y no encontrarse incurso dentro de las prohibiciones absolutas y relativas de nuestro ordenamiento legal que regula la concesión de derechos sobre marcas. Esta condición se puede verificar sin importar que sea o no original pues al tratarse de derechos de naturaleza diferente los requisitos a ser cumplidos también variarán
Por este motivo, el registro del trade character como marca debería realizarse para diferenciar todos los productos y prestaciones de servicio que sean de interés de su titular negociar en el mercado.
El beneficio de utilizar un trade character en las actividades comerciales consiste en que con el transcurso de los años, difusión y publicidad estos se convierten en elementos amigables que pueden ser complementos publicitarios de diversas marcas y en consecuencia atractivos para ser contratados a través de contratos de merchandising. Los titulares de marcas suelen recurrir a ellos con la finalidad de acercar sus productos o prestaciones de servicio a los consumidores, posicionarlos en el mercado de modo más rápido y generar simpatía endosada a los productos o prestaciones de servicio del contratante.
Un tema que no debe ser descuidado y que va más allá de la celebración de contratos de merchandising consiste en el eventual uso indebido que pudiera ser realizado por parte de terceros de un trade character aplicándolos a sus productos de modo directo y aprovechándose indebidamente del esfuerzo, fama, goodwill y derechos de autor o de propiedad industrial de su creador.
En este escenario, se debe definir que es lo más conveniente y el tema es meridianamente claro si se utiliza un trade character que carece de originalidad y que resulta imposible ser protegido por el derecho de autor será muy difícil promover acciones que prosperen pues al no existir un objeto de derecho oponible y protegido de modo aislado poco o nada se podrá hacer en términos prácticos.
De ser el caso, que se identifique un derecho de autor respecto del trade character una denuncia por infracción a los derechos de autor traería como consecuencia independientemente de las medidas cautelares que se pudieran solicitar y obtener un beneficio económico ordenado por la autoridad administrativa en compensación por este uso indebido. Claro este proceso será muy difícil pues se debe acreditar que el mismo es original y hasta la fecha no he encontrado una resolución que fundamente objetivamente porque determinado elemento es original pues se limitan a repetir conceptos y su aplicación a los casos específicos no es aceptable en términos jurídicos serios.
En defecto de un derecho de autor respecto al trade character y este se encuentra registrado como marca se podrá iniciar en mérito a los derechos adquiridos acciones por infracción que cumplirán el objetivo de lograr el cese de uso pero no traerá compensaciones económicas dentro de ese procedimiento y sólo generará multas administrativas.
Esta breve reflexión espero que sirva como punto de partida para el estudio de estos elementos poco revisados en la doctrina.