Renunciamos de modo expreso a los derechos patrimoniales que pudieran derivarse del presente trabajo en virtud del derecho que nos asiste para hacerlo.

Un tema que ha merecido nuestra reflexión en estos meses, debido a diversas consultas que hemos absuelto, está asociado al análisis, explicación y justificación jurídica de hipótesis derivadas de los contratos de licencia de marca que frecuentemente no son tomados en consideración al momento de suscribirlos.

De este modo, hemos identificado que muchas empresas han incurrido en el error de no evaluar las variables de naturaleza tributaria de sus contratos de licencia e infortunadamente se han encontrado con severas contingencias legales que no han sido diligentemente advertidas en su oportunidad.

El problema consiste, en definitiva, a que la interpretación de la norma que regula el régimen de propiedad industrial y específicamente a los contratos de licencia de marca aparentemente es muy clara respecto a los derechos derivados de los mismos y no permite observar cuestiones obvias en la elaboración de estos contratos que van más allá de lo que dispuesto por este cuerpo normativo.

La posibilidad de autorizar a terceros que utilicen sus marcas, se encuentra permitido por nuestro ordenamiento legal, concretamente los artículos 162º de la Decisión 486 y 63º del Decreto Legislativo 1075; lo cual se traduce y concreta a través del denominado contrato de licencia de uso de marca que tiene como finalidad que el titular del mismo (licenciante) autorice a un tercero (licenciatario) para que utilice el referido signo, obligándose aquél a mantener la eficacia del registro del signo licenciado, y de ser el caso, velar por la protección de la marca frente a otros agentes de mercado, preservando el valor competitivo del signo. En este escenario, es completamente coherente con la naturaleza de este contrato que el mismo implique el pago de una compensación económica.

Debe entenderse que este contrato de licencia de uso, para que sea oponible frente a terceros, debe ser debidamente registrado en la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentemente aludidos.

A estos efectos, y para mayor precisión, la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efecto frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”

En este escenario, resulta pertinente identificar que tercero es relevante a efectos de este artículo. Una interpretación natural, y podría decirse espontánea, es indicar que el tercero, a que hace referencia la norma, es un agente económico del mercado que puede competir de modo directo o indirecto con el titular de la marca o con quien la recibe en licencia.

Por esta razón y para poder oponer el contrato de licencia frente a terceros, hago referencia al derecho a usar la marca, debo inscribirlo para gozar del beneficio establecido en el artículo precedentemente citado. Y claro, pueden aparecer cien explicaciones adicionales relacionadas al cuidado de las marcas limitadas a su naturaleza que se derivan del registro del referido contrato.

Sin embargo, hay un tema que percibo se ha descuidado y consiste en que se analiza el tema desde el punto de vista de los derechos que genera el contrato de licencia – uso efectivo de la marca – y no de las consecuencias jurídicas tributarias que se generan desde la suscripción del mismo.

Por esta razón, me permito identificar a un tercero muchas veces descuidado pero que finalmente resulta de suma importancia y que es imprescindible tenerlo en cuenta. Hacemos referencia a la SUNAT – Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – que se convierte en un tercero de interés ineludible en relación a estos contratos.

En efecto, los contratos de licencia de marca mayoritariamente generan obligaciones tributarias derivadas de las regalías que se pagan y por supuesto merecen un sustento que las amparen. Por este motivo la inscripción de los contratos de licencia de marca resultaría indispensable para que constituyan sustento válido ante la administración tributaria. En el entendido que la SUNAT también es un tercero.

En principio, la inscripción de estos contratos permite justificar el pago de regalías. A pesar de esto, el tema no queda allí pues con la inscripción sólo se ha cumplido con el requisito de convertir el contrato en instrumento de sustento frente a la SUNAT y evitar de este modo una contingencia tributaria.

Sin embargo, esta oposición frente a la administración tributaria no es absoluta pues tratándose de empresas vinculadas el monto pactado por regalía resulta ser un tema de análisis y finalmente sujeto a revisión pues se encuentra asociado al complejo tema de precios de transferencia de intangibles. Este supuesto en nuestro país se presenta con frecuencia, entre otros, en contratos de licencia de marcas en los cuales interviene una subsidiaria.

La importancia del sustento frente a la SUNAT radica en que el gasto por concepto de regalía sea aceptado en calidad de gasto deducible, cuyo efecto, a la larga, es reducir la base imponible del impuesto a la renta de la empresa que los desembolsa.

En la hipótesis de trabajo mostrada, el precio de transferencia de la regalía entre partes vinculadas deberá calcularse conforme a la metodología arms lenght, que no es otra cosa que determinar el precio conforme lo hubieran pactado partes independientes. No obstante, dentro del ámbito de los precios de transferencia, la valoración de intangibles constituye el aspecto más complejo de determinar, debido a la casi inexistente información de operaciones comparables en el mercado, lo cual se agrava ante las situaciones en las que involucran intangibles únicos.

Dado lo descrito a modo ilustrativo es de importancia que las empresas que decidan celebrar contratos de licencia de marcas tengan presente que el registro de estos contratos es un tema conveniente no sólo por los agentes económicos que compiten en el mercado sino que además se debe contemplar variables asociadas a temas tributarios vinculados a la valoración de intangibles conforme a las normas vigentes sobre precios de transferencia en el Perú con su correspondiente incidencia en el impuesto a la renta.

Finalmente el análisis del denominado precio de transferencia y como se determina es un tema que escapa los alcances de este post pero que analizaremos en una próxima entrega.