Se viene discutiendo en prensa un caso que viene llamando la atención de los seguidores, que no son pocos, del famoso PEZWEON; sin embargo, los comentarios que se leen son mayoritariamente de indignación, rabia, frustración y decepción respecto de la eventual incapacidad del INDECOPI para resolver de modo adecuado una simple solicitud de registro de marca. En este escenario corresponde realizar una reflexión jurídica respecto de este tema.

Mediante la Resolución Nº 015444-2009/DSD-INDECOPI se resolvió denegar la solicitud de registro de la marca PEZWEON y elemento figurativo en mérito a que infringía el inciso p) del artículo 135º de la Decisión 486. En relación a la misma debemos comentar, en primer término, que esta contiene una inadecuada interpretación de la norma como a continuación se explica.

El referido artículo establece lo siguiente:

“Artículo 135º.- No podrán registrarse como marca los signos que:

p) Sean contrarios a la moral, a la ley, al orden público o las buenas costumbres”

De este modo, la resolución debió fundamentar adecuadamente la denegatoria bajo comentario, pues, de la simple lectura, se observa una preocupante ausencia de motivación limitándose a señalar que se encuentra dentro la hipótesis de incidencia de la norma precedentemente citada. Hecho que en sí mismo constituye, por lo menos, una ineficiencia que demuestra la incapacidad de exponer argumentos sólidos e irrefutables respecto de su decisión.

En ese orden de ideas, debemos entender que el inciso p) del artículo 135º de la Decisión 486 hace referencia a cuestiones elementales del derecho como son los contenidos jurídicos indeterminados y que hubiera sido deseable sean desarrollados de manera apropiada en la resolución. Hago referencia a que en realidad la administración pública está haciendo uso de su facultad discrecional y en consecuencia se le debe exigir mayor celo y responsabilidad respecto del manejo de sus temas.

Es así, que la aplicación de esta prohibición de registro está referida a dos supuestos – la moral y buenas costumbres – y en consecuencia al tratarse de contenidos jurídicos indeterminados la facultad discrecional de un funcionario público no puede caer en sus propias creencias y sentir espiritual, pues, evidentemente, se arribará a situaciones de arbitrariedad que el derecho no desea. En esencia, lo que se debió realizar es fundamentar la resolución con rigurosidad, definir lo que son buenas costumbres y moral, para finalmente decidir si se encuentra dentro de su potestad decidir que es una buena costumbre y que es moral.

Siguiendo este razonamiento la interrogante lógica es si el Estado, a través de sus funcionarios públicos, puede determinar que cosa es contraria a la moral y buenas costumbres. La respuesta es evidente, no puede y no debe bajo ninguna circunstancia pues ello sería la regulación de la vida en sociedad más allá de lo jurídicamente permitido. Se imaginan un listado de la administración pública que mencione cuáles son los términos groseros de nuestro país. No podría gritar VIVA EL PERU CARAJO; en todo caso, tengo derecho a saber por qué CARAJO no es un término grosero y HUEVON si.

¿El término PEZWEON y componente figurativo constituye un elemento que atenta contra la moral y las buenas costumbres y en consecuencia debe ser rechazado como elemento diferenciador de productos? La respuesta que da INDECOPI es que lo hace debido a que es un derivado de la palabra “HUEVON” – para mis amigos del extranjero el término huevón es una palabra que se utiliza coloquialmente en el Perú para referirse a un tipo especial de persona que carece de ineficiencia mental en un momento determinado – y que se entendería como un signo grosero y en consecuencia prohibido de registro.

Simplemente gracioso, pues el análisis de registrabilidad debe analizar al signo en concreto, el que es objeto de solicitud de registro, y no hacer esfuerzos mentales ineficientes para tratar de ubicar una solicitud en supuestos que no le corresponden y más aún hacerlo sin fundamentar adecuadamente la resolución, lo que ya en si mismo es deplorable y arbitrario pues estamos frente a contenidos jurídicos indeterminados, como se imaginan el a,b,c del derecho.

Por estos motivos la resolución bajo comentario es groseramente infundamentada y seguramente será revocada pero aún en este supuesto – ampliamente deseado – se debe fundamentar este tema de modo adecuado y hacer un esfuerzo por manejar adecuadamente toda la teoría de los contenidos jurídicos indeterminados pues la idea no es revocar simplemente sino observar una adecuada fundamentación de la misma que estará con mayor razón observada en cuanto a su motivación.

Pero no todo es malo para los solicitantes pues han obtenido derechos de autor respecto del PEZWEON y elemento figurativo bajo la modalidad de obra artística y obra de arte aplicada ante la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI

Sobre este punto, debe quedar claro que el hecho que el signo haya sido inmotivadamente denegado como marca por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, no constituye un impedimento para que el mismo sea objeto de registro y por ende, de protección por el derecho de autor.

Esto debido, a que para el reconocimiento de derechos de autor no se discute consideraciones morales o buenas costumbres. Por lo que, en el campo del derecho de autor, la consideración de una obra como ofensiva y contraria a la moral y las buenas costumbres no implicará su rechazo como una obra del ingenio humano protegida por nuestras normas autorales.

Este hecho guarda relación con el primer párrafo del artículo 3º de la Ley de Derechos de Autor (Decreto Legislativo 822), el cual establece que “La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad.”

De este modo, según la norma citada, la valoración de una obra como ofensiva o contraria a la moral, no debe ser determinada por una norma legal o autoridad administrativa.

Lo precedentemente expuesto nos permite entender que si bien el derecho de autor y el derecho de marcas pueden guardar relación; estos constituyen ramas manifiestamente diferentes, de modo tal que para que una obra sea protegida por el derecho autoral, no se requerirá el cumplimiento de ninguna formalidad (registro), tal como sucede en el derecho de marcas, sino que dicha protección surge por el solo hecho de la creación.

El reconocimiento de la creación “EL PEZWEON” como una obra artística por parte de la Dirección de Derechos de Autor, le otorgará a los titulares de dicha obra diversos derechos que en la práctica serán más eficaces que los derechos que derivan de una marca registrada.

Desde la perspectiva del derecho de marcas, los solicitantes del signo denegado no podrán impedir que un tercero utilice el signo solicitado, ni promover acciones por infracción a derechos de propiedad industrial. Por ejemplo, en el supuesto que un tercero utilice el signo solicitado en prendas de vestir, no se estaría produciendo una infracción a derechos de marca pues estos no existen al haberse denegado el signo.

Sin embargo, teniendo en cuenta los derechos de autor reconocidos, los titulares de la obra podrán impedir los actos descritos en el ejemplo anterior; no por infringir una marca sino una obra protegida. Adicionalmente, debemos mencionar que en el caso de la obra protegida por el derecho de autor, la protección será mucho más amplia, pues en el supuesto que un tercero utilice la obra registrada en prendas de vestir, artículos de oficina, productos para el hogar, etcétera; se estarán afectando derechos de autor, en concreto, se estará reproduciendo y eventualmente distribuyendo una obra protegida, sin contar con la debida autorización de su titular, situación que constituye una infracción.

En ese sentido, podemos apreciar que en un sentido práctico, el reconocimiento de la creación “EL PEZWEON” como una obra artística, le da derechos más amplios a los titulares de dicha obra. Asimismo, las acciones legales que se puedan seguir en contra de los eventuales infractores de dicha obra, serán más efectivas en el campo de los derechos de autor, pues por esta vía se pueden exigir además de las multas para los infractores, una suerte de reparación económica, denominada remuneraciones devengadas (artículo 193º de la Ley de Derechos de Autor) y que se refieren al beneficio económico que hubiera percibido el autor en caso haya autorizado al explotación de su obra.

En conclusión, si bien la Dirección de Signos Distintivos ha denegado injustificadamente el registro de la marca “EL PEZWEON”, los solicitantes de dicho signo son titulares de un derecho de autor sobre dicha creación, lo cual les representa un derecho más eficaz en la práctica y que les permitirá obtener reparaciones económicas en poco tiempo.