Elaborado en colaboración con Jorge Zambrano Zegarra asociado al estudio Enrique Bardales & Asociados.

El 28 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo Nº 1075, con el título de “Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, el cual según su Sexta Disposición Complementaria, se encuentra ahora vigente desde el 1 de febrero del 2009, en virtud de la entrada en vigor en esa misma fecha del Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de Norteamérica; derogándose de esta manera al Decreto Legislativo 823, nuestra Ley de Propiedad Industrial.

Cabe resaltar que, el objetivo fundamental del Decreto Legislativo 1075 es facilitar el acceso a la protección de los derechos de propiedad industrial y hacer dinámicos los procedimientos y/o trámites referidos a ellos. Este hecho tenía como finalidad de adecuar nuestro marco normativo en materia de propiedad industrial a lo establecido en el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos, y así, avanzar con su proceso de implementación.

El referido decreto, de aplicación inmediata a los procedimientos suscitados antes y después de su entrada en vigencia, presenta numerosas disposiciones y novedades respecto a los elementos de la propiedad industrial; sin embargo, se analizará únicamente los relacionados a los signos diferenciadores.

Es así que, el citado dispositivo legal contiene novedades respecto a los signos diferenciadores cambios asociados al procedimiento, es decir normas relativas a plazos, condiciones, actos procesales, solicitudes, medidas cautelares entre otros. Adicionalmente incluye cambios materia contenciosa (oposiciones y acciones por infracción) y no contenciosa, así como la incorporación de numerosas figuras, en lo que respecta a temas de fondo.

Asimismo, en el referido decreto se han suprimido las disposiciones del Decreto Legislativo 823 que ya estaban reguladas en la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, como es el caso del plazo para las oposiciones, la regulación específica para las marcas notorias, manteniéndose y precisándose, no obstante entre lo más importante, los criterios para determinar la confundibilidad entre signos.

En ese sentido, en lo que respecta al procedimiento, se ha modificado por ejemplo el plazo para la publicación de la solicitud de una marca, el cual ahora es de treinta días útiles, desde notificada la orden de publicación; plazo que en la práctica reduce a la mitad el plazo contemplado en el decreto derogado, periodo después del cual si el signo no es publicado el expediente caerá en abandono y será archivado. En este punto, puede notarse claramente el objetivo de acelerar el periodo que demora la concesión del registro de una marca, si es que resultase ser un procedimiento no contencioso, es decir una solicitud sin interposición de oposición alguna por parte de un tercero.

De otro lado, en este aspecto resalta una de las mayores novedades de la norma materia de comentario – y sea quizás la que mayores implicancias tenga en la práctica -, es la implementación en nuestro régimen marcario del sistema de solicitud multiclase, conforme al cual una misma solicitud de marca podrá comprender productos y/o servicios comprendidos en una o varias clases de la Clasificación Internacional de Niza, abandonándose así el sistema uniclase que regula la Decisión 486.

Respecto a este punto, cabe señalar que si bien el sistema multiclase en el corto plazo puede resultar eficiente, debido a que ya no será necesario contar con una solicitud y un expediente por cada clase y para cada registro, el problema de esta figura surge con la posibilidad de la división de la solicitud, contemplada en el artículo 59° del Decreto Legislativo 1075. Este artículo, además de ser confuso, a largo plazo termina siendo la división una figura más onerosa para el titular de una marca, quien tendrá que pagar una tasa por cada división que haga de la misma en cada clase.

Por otro lado, se ha mantenido la audiencia de conciliación en el procedimiento de registro de marcas, contemplada en el artículo 57°, la cual antes si bien estaba prevista dentro de un procedimiento contencioso en la que se discutía la confundibilidad de signos; esto último deviene en polémico debido a qué es lo que podría acordarse en una conciliación, y si la misma resulta ser eficiente o no, ya que podría retrasar aún más el procedimiento, máxime si se tiene en cuenta que algunos de los acuerdos de coexistencia pacífica de marcas celebrados entre empresarios han sido desaprobados por el Indecopi, en aras de proteger al mercado y al consumidor medio.

Adicionalmente, resalta la inclusión de las oposiciones temerarias en el último párrafo del artículo 55° del Decreto Legislativo 1075, en donde las autoridades competentes del INDECOPI tendrán la facultad para imponer una sanción de multa, que podría ascender hasta las 50 UIT, a quien formule una oposición temeraria, es decir una oposición interpuesta por quien no tiene legítimo interés, al no verse afectado bajo ningún punto de vista con la solicitud observada y cuando la ausencia de riesgo de confusión es inminente.

Sobre este punto, estimamos acertada la introducción de esta figura, ya que muchas empresas en la actualidad para perjudicar a la competencia obstaculizan sin ningún sustento jurídico el registro de marcas de sus competidores, o en todo caso obstruyen el registro de una marca como parte de una estrategia sistemática para actuar deslealmente en el mercado.

En ese extremo, consideramos que queda en manos de los órganos competentes del INDECOPI establecer lineamientos, que permitan dilucidar en qué casos nos encontramos ante una oposición temeraria y proporcionar una definición de la misma, a fin de que no se adopten sanciones arbitrarias muchas veces cuestionadas respecto de otras Comisiones que pertenecen al ente administrativo referido.

Por último, cabe resaltar la disposición que se refiere al posible conflicto entre las marcas y las denominaciones de origen, ya que el nuevo decreto en su artículo 89° ha determinado que no podrán ser declaradas como denominaciones de origen aquellas que sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada o registrada con anterioridad de buena fe, o constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero.

Es decir, este decreto ha agregado el supuesto de conflicto entre signos distintivos y denominaciones de origen. Al respecto, creemos que la confrontación no es la adecuada ya que son figuras que tienen una estructura distinta y una regulación específica; y el desarrollo de esta disposición puede generar serios problemas pues las denominaciones de origen responden a determinadas características irrepetibles asociadas a un espacio geográfico determinado que están más allá y por encima de cualquier signo diferenciador, existiendo una vinculación del producto con una cultura y un territorio; y lo complicado del asunto podría darse cuando quien, sea una persona natural o jurídica, anticipándose a la declaratoria de denominación de origen de un determinado producto, obtenga el registro de un signo que tenga la misma estructura denominativa de la potencial denominación de origen.

En conclusión, para muchos, más que una norma complementaria, el Decreto Legislativo 1075 puede representar una norma que contraviene algunas disposiciones de la Decisión 486; sin embargo, creemos que si bien existen nuevas figuras que buscan la eficiencia y celeridad del procedimiento administrativo relativo a la concesión de exclusiva sobre una marca, consideramos que resultará indispensable que se determinen más adelante lineamientos a fin de anticiparse a posibles conflictos para que éstos no revelen los defectos del nuevo decreto.