El titular de un signo diferenciador, posee un derecho de uso exclusivo que se manifiesta en dos niveles, el primero asociado al derecho de exclusiva positivo y el segundo el derecho de exclusiva negativo. El primero de ellos, está referido a los actos de disposición y uso efectivo del signo, los cuales aluden a los derechos del titular a usarlo como medio diferenciador de sus productos en el mercado, a transferirlo a título oneroso o gratuito y/o a celebrar contratos de licencia de uso De otro lado, el segundo, implica la posibilidad real de oponer su derecho contra solicitudes que pudieran generar confusión respecto de su signo, este supuesto puede verificarse en mérito a un trámite administrativo iniciado por terceros, o por el uso efectivo del mismo sin autorización en sus diversas modalidades, inclusive en el uso de signos del tipo me too.

El signo diferenciador por excelencia es la marca, que cumple un fin elemental que es distinguir un producto de otro o una prestación de servicios de otra. En ese sentido, se introducen, promocionan y comercializan productos y servicios debidamente diferenciados para que los consumidores puedan elegir su derecho de reclamo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el derecho de exclusiva obtenido en virtud del registro de una marca, no es absoluto, ya que el mismo se agota cuando el producto es adquirido o la prestación de servicios es cumplida. De este modo, la introducción del producto o la prestación del servicio al mercado, agota en sí misma el derecho inmediato sobre la marca, quedando uno residual y de aplicación por excepción, que es de naturaleza mediata.

En ese sentido, el que adquiere un producto identificado con la marca de determinado titular, puede, luego, usarlo y revenderlo sin tener que rendir cuenta al titular de dicha marca, quien no podrá impedir la segunda venta, ni la tercera, ni ninguna, debido a que su derecho de exclusiva no alcanza dichos niveles y tampoco ha sido concebido con esa finalidad.

Lo mencionado precedentemente describe al principio del agotamiento del derecho de marca, el cual como hemos explicado constituye un límite al derecho de exclusiva que el registro de la marca confiere a su titular, generando que el mismo, o un licenciatario suyo, no puedan obstaculizar ni impedir la comercialización de sus productos o el resultado de sus prestaciones de servicio.

En consecuencia, el principio del agotamiento determina que el derecho de exclusiva concluya en el momento en que se introduce o consiente introducir en el comercio, los productos identificados con la marca que se trate en cada caso en concreto.

Es así que, con la primera comercialización que hace el titular de la marca, o un tercero con su consentimiento, el derecho de marca queda agotado, de modo tal que los productos diferenciados con la marca, que fueron introducidos en el mercado, podrán a partir de ese momento ser objeto de sucesivos actos de comercialización e inclusive de uso, al punto de poder ser modificados en aspectos no esenciales para su uso privado y en algunos casos para su comercialización.

Por lo tanto, agotado el derecho del titular de una marca, con el primer acto de comercialización, resulta imposible restringir a terceros su uso y ulteriores actos de disposición de los productos distinguidos con la marca auténtica de la que se trate.

Debe entenderse que la comercialización de estos productos por parte de terceros no afecta al derecho inmaterial del titular de la marca, es decir, sólo se adquiere el producto y la posibilidad de comercializarlo. Al adquirir el referido producto no se obtiene un porcentaje de la marca ni mucho menos, el derecho sobre la marca se mantiene incólume y el titular puede seguir explotando su derecho, de modo que puede diferenciar sus productos sin límite alguno. Inclusive pueden ser comercializados los productos en paralelo pues no se trata de productos falsificados.
En efecto, así como se ha afirmado que el derecho de exclusiva sobre una marca no es absoluto tampoco lo es el agotamiento de derecho de marca, ya que excepcionalmente el titular de una marca puede denunciar actos que perjudiquen el goodwill de la marca a través de diversas modalidades.
Evidentemente, resulta un despropósito jurídico que al producto que se pretende comercializar, se le introduzcan modificaciones esenciales, pues esto determina un abuso del derecho no permitido por ley. Un ejemplo muy evidente de esto es el cambio de lugar del timón de los automóviles en el Perú, nos referimos a los conocidos como automóviles con timón cambiado que existen en nuestro país y que mayoritariamente están asociados a vehículos japoneses importados. Este resulta un cambio sustancial en el producto, pues se modifica el lugar de ubicación de la dirección y en consecuencia el sistema eléctrico, el aire acondicionado, la palanca de luces direccionales, los limpia parabrisas y la transmisión mecánica, en esencia todo un cambio directo al corazón del vehículo. No hacemos referencia a un cambio accesorio como podría ser el del radio o los aros, o el tipo de neumático, sino que la variación a la que hacemos referencia es esencial y a todas luces afecta la naturaleza del producto y al derecho de la marca que lo diferencia.
Adicionalmente a lo precedentemente mencionado, el valor de la marca se ve afectada de modo directo, ya que los autos elaborados para el mercado sudamericano pierden su valor, pues al poco tiempo de ser comercializados llegan los mismos modelos más baratos y transformados, por lo que el consumidor de automóviles no elegirá estos, sino que preferirá autos de otra procedencia.
Este hecho nos lleva a pensar en las denominadas ventas paralelas, pues existe en la mayoría de casos una red oficial de venta de un producto en el país, que debe competir con productos originales pero transformados, vendidos por importadores que no forman parte de la red oficial, pero que se benefician indebidamente de toda la promoción realizada por el distribuidor autorizado y que compiten con el titular de la marca y su red oficial de distribuidores.
Debe entenderse en el caso utilizado como ejemplo que no estamos frente a un caso de falsificación de productos, sino de transformación esencial del mismo que determina que se infrinja el derecho del titular de la marca
Esto origina que los nuevos comercializadores sean también llamados revendedores o distribuidores paralelos, debido a que realizan actos de disposición que compiten con la “red oficial” controlada por el titular de la marca.
En estos casos el titular del derecho de marca puede accionar e impedir la comercialización en esas condiciones de su producto, esto en mérito a los derechos que posee sobre la misma.
Con respecto a los tipos de agotamiento de derecho de marcas, estos pueden clasificarse en función al aspecto territorial, dividiéndose en un ámbito nacional, supranacional o regional, y a nivel internacional.
Respecto a la regulación de esta figura en la normativa comunitaria andina el artículo 158º de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, señala lo siguiente:

Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer
tal influencia sobre ambas personas

Como se puede apreciar, y de acuerdo a lo expuesto en líneas precedentes la norma comunitaria andina recoge la aceptación del sistema del agotamiento internacional, ya que se refiere a “que el producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país”, sin especificar si se trata de un país miembro de la comunidad andina, por lo que se refiere a un mercado de un estado exportador, no integrado en un mercado supranacional.

El presente artículo ha tenido como objetivo brindar algunos alcances sobre la figura del agotamiento del derecho de marca, la cual consideramos de gran importancia no sólo para el derecho marcario, sino también para el derecho empresarial en general, pues dicha figura muestra de modo evidente, que los derechos de exclusiva que otorga la propiedad industrial no son absolutos, sino que por el contrario, se agotan al introducir en el mercado los productos identificados con tales signos, situación que si bien genera perjuicios a sus titulares, beneficia de modo claro a los consumidores y demás agentes de mercado.