El término trademarketing es usado con frecuencia en el tráfico comercial moderno, esta especial rama del marketing maneja variables no comunes para los abogados pero que, sin embargo, se encuentran íntimamente vinculadas con el Derecho Marcario contemporáneo. Es así que, un aggiornamento con el manejo y cuidado de los signos diferenciadores resulta impostergable; lograr una clara diferenciación entre las figuras propuestas constituye un primer paso para comprender que una interpretación creativa de las normas jurídicas sobre propiedad industrial permite tratar de manera diversa a lo distinto y comprender el vacío legal que encontramos en nuestra normatividad vigente.

Circunstancias de hecho

Resulta pertinente repasar las circunstancias de hecho que determinan la utilización de estas figuras. En primer lugar, indicaremos que en relación al cambio de forma de la marca nos encontramos frente a una respuesta obligada derivada de los cambios ocurridos con el simple transcurso del tiempo; es así que, cambios en la moda, la política, las costumbres, los procesos de consumo, entre otros, determinan que el mercado cambie y que algunas marcas necesariamente deban adaptarse a estas nuevas circunstancias de hecho. Los empresarios se encuentran frente a supuestos diversos que no habían previsto al introducir sus marcas al mercado, por lo que optan por adecuar sus marcas a las nuevas expectativas de los consumidores, actualizando su personalidad, reforzando su vis attrativa pero sin abandonar la distintividad que originalmente estaba adherida al signo.

En segundo lugar, cuando hacemos referencia a la derivación marcaria, enfrentamos un origen distinto; el titular de una marca ha logrado a través del cuidado in ogni senso de su signo diferenciador crear una marca valiosa, la misma que al poseer un gran nivel de aceptación en el mercado será utilizada como base para introducir nuevos productos. En tal sentido, su titular no actualizará o modernizará su signo diferenciador sino que optará por derivaciones de éste; la preocupación del empresario no se centrará más allá de utilizar una marca que le es valiosa para tomarla como elemento principal e implementar elementos derivados suficientemente distintivos en su accionar concurrencial.

En tercer lugar, cuando hablamos del origen de las denominadas familias marcarias otras son las circunstancias que determinan su origen; de este modo, apreciamos, el empresario en vista de crear un grupo de marcas que puedan ser fácilmente asociadas como pertenecientes a un mismo grupo empresarial, decide adoptar un surname suficientemente distintivo para agrupar las marcas que utiliza; el empresario creará una familia marcaria cuando quiera indicar un conjunto de marcas de igual jerarquía que proceden de un mismo grupo empresarial.

Si bien es cierto, en su origen estas circunstancias resultan ser disímiles entre sí, ello no es suficiente para diferenciar a estos tres supuestos por lo que intentaremos una delimitación conceptual que aclare este punto.

Cambio de forma:

El cambio de forma debe ser entendido como la modificación voluntaria de la versión originalmente registrada de una marca. Este hecho implica que la continuidad en el tiempo del signo diferenciador es apreciada dentro del paradigma marcario del público consumidor como una variación de su manifestación gráfica. La identidad ontológica se mantiene incólume. Este criterio permite enfrentarse en el transcurso del tiempo con modificaciones que no afectan el derecho sobre la marca, pues para el público mantiene la asociación de ideas entre los productos y el signo que los distingue que no es nuevo sino uno actualizado.

Derivación Marcaria:

La derivación marcaria es definida a partir de la existencia de una marca principal, la misma que constituye la base para que su titular genere nuevas marcas, distintas de la principal pero que mantienen un vínculo de dependencia distintiva que se manifiesta a través de la variación de elementos complementarios. De este modo, la marca derivada no puede ser entendida como autónoma sino que se encuentra en relación de dependencia distintiva con la principal.

Familia de marcas:

La figura de familia de marcas es definida como el conjunto de signos diferenciadores que tienen un titular común, y que comparten una palabra, sílaba, prefijo, sufijo u otro elemento que identifica a cada marca como perteneciente a una familia; el elemento que es compartido por las diversas marcas se denomina surname. Aquí no encontramos una marca principal que agrupe al resto sino una organización de signos diferenciadores independientes unos de los otros, con igual jerarquía distintiva los que al ser promovidos de manera conjunta por su titular a través de un mismo surname crean en la mente de los consumidores una asociación entre ellos.

El ordenamiento legal

La revisión de nuestro ordenamiento legal, nos permite apreciar diversos problemas originados por la incompleta y deficiente normatividad aplicable. En efecto, el cambio de forma no tiene norma específica que lo regule; sin embargo, la decisión 486 de la Comunidad Andina hace mención de modo indirecto a este supuesto. El artículo 166º establece que no procede la cancelación del registro de una marca si ésta es usada de manera diversa a la que le corresponde siempre y cuando esta variación no sea sustancial.

Este artículo vinculado al uso de la marca pone al descubierto la ausencia de normas que regulen de modo conveniente los supuestos de cambio de forma; de esto se concluye que si el titular decide cambiar de forma a su signo diferenciador para proteger su nueva versión, deberá solicitar un nuevo registro.

En relación a las marcas derivadas, encontramos un remoto antecedente en la derogada Ley General de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo 26017 en los artículos 93° y 115º primer párrafo, los mismos que sin llegar a definir la figura de marca derivada determinaban pautas referidas a su registro, su cesión y licencia. Dicha norma no ha sido recogida en nuestro ordenamiento legal vigente dejándose de lado y en ausencia de regulación supuestos de hecho que requieren un trato normativo especial.

Respecto de las familias de marca, podemos observar que existe una tímida referencia en el artículo 131° inciso e) del Decreto Legislativo 823 en la que se establece que no podrán ser objeto de registro como marca un signo que sea confundible con una familia de marcas. Evidentemente no existe una definición normativa que permita una clara percepción del tema sino algunas cuantas resoluciones administrativas que desarrollan la materia. Sin embargo, la importancia moderna de esta figura determina que se entienda que su reconocimiento legal como tal debe ser un momento posterior al registro del grupo marcario que comparte el mismo surname, para lo cual el titular deberá acreditar la promoción conjunta de estos signos distintivos en su actuar concurrencial.

De este modo, nos percatamos que se requiere aclarar estas deficiencias normativas que impiden un correcto y adecuado manejo de estas figuras de sutil diferenciación.