Se ha dedicado considerable atención a explorar la función distintiva (capacidad del signo de cumplir una función marcaria en el tráfico económico diferenciando e identificando productos o servicios) desde un plano concreto, esto es, atendiendo a la composición del signo o medio en sí mismo con relación a los productos o servicios que pretende distinguir en el mercado. En contraste, poco se ha estudiado con respecto a la exigencia de aptitud distintiva desde un plano abstracto, esto es, considerando la capacidad de servir como marca a partir de la propia estructura del signo sin referencia a factores exógenos a ésta. Desde el plano concreto, un signo será descriptivo o genérico o engañoso dependiendo del producto o servicio que pretenda distinguir. Desde el plano abstracto, un signo determinado puede carecer de la estructura necesaria para interactuar en el tráfico económico como marca sin perjuicio de la referencia a los productos o servicios que pretenda distinguir.

Diversos autores suelen distinguir, restringiendo la noción de aptitud distintiva al plano concreto, es decir, a aquél en el que se analiza el signo con relación a determinados productos o servicios, aludiendo a los conceptos de distintividad intrínseca y distintividad extrínseca. A continuación, una muestra del desarrollo absolutamente divergente con respecto a la cuestión.

Martínez Medrano y Soucasse: “la distintividad intrínseca es la que permite diferenciar la denominación en función de marca del nombre usual o designación necesaria de los productos que intenta distinguir (…) la distintividad extrínseca es la que diferencia a una marca de los demás signos registrados o solicitados con anterioridad” (Derecho de Marcas, Edit. La Rocca, Buenos Aires, 2000).

Otero Lastres: “la capacidad intrínseca hace referencia al signo o medio en sí mismo considerado e implica que el signo ha de poseer una estructura apta para individualizar unos productos o servicios o, lo que es lo mismo, para singularizarlos frente a otros. Por esta razón, no tendrá < > el signo que posee una estructura tan simple o, al contrario, tan compleja, que no puede cumplir esta función de individualización de unos productos o servicios concretos agrupándolos bajo sí mismo. Por su parte, la capacidad extrínseca hace referencia a la relación del signo con los productos o servicios a los que se aplica e implica que el signo no sea el nombre del producto o servicio al que se aplica, ni una denominación que describa alguna de sus características, ni una denominación que se haya convertido en la que habitualmente se emplea para designarlos”.(La definición legal de marca en la nueva ley española de marcas, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo 22, Universidad Santiago de Compostela – Editorial Marcial Pons, 2001).

Patricia Gamboa: “la aptitud distintiva, como requisito de registrabilidad, se analiza teniendo en cuenta la relación que existe entre el signo y el producto o servicio que se pretende distinguir, razón por la cual mal podemos decir que se trata de una capacidad intrínseca del signo, pues la evaluación del mismo no se hace en abstracto sino tomando en cuenta los productos o servicios a los que se pretende aplicar” (La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486, Revista de Derecho Administrativo, Círculo de Derecho Administrativo, Lima 2006).

Como se puede advertir, los autores han interpretado a su modo los alcances del concepto de aptitud distintiva. A nuestro juicio, la capacidad distintiva debe evaluarse de forma abstracta y de forma concreta. Imaginemos que alguien solicita registrar como marca un signo de puntuación de forma aislada, por ejemplo, una coma sin grafía, color o particularidad alguna. No interesa qué producto o servicio pretende distinguir, sencillamente ese signo no tiene aptitud para funcionar en el tráfico económico como marca.

Supongamos que se solicita a registro un signo que parece un lema comercial o un signo demasiado extenso o con caracteres absolutamente ininteligibles. Ese signo, sin perjuicio de los productos o servicios, no gozará de la estructura de una marca. Esa falta de estructura, desde luego, se analiza de forma abstracta y no de forma concreta porque no depende, como ya dijimos, de los productos o servicios que pretendan ser asociados al signo.

A nuestro modo de ver, la capacidad distintiva alude a la aptitud del signo de identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado. Esta capacidad distintiva deberá ser evaluada en dos niveles: (i) la capacidad distintiva abstracta del signo; y, (ii) la capacidad distintiva concreta o específica del signo. La capacidad distintiva abstracta, como ya hemos adelantado, alude a la aptitud del signo, por sí mismo y sin consideración de factor ajeno a su propia estructura, para actuar como signo distintivo en el tráfico económico. La capacidad distintiva concreta implica, por el contrario, evaluar el signo en función a los productos o servicios que éste pretende distinguir. A su vez, la capacidad distintiva concreta podrá ser dos tipos: (i) capacidad distintiva concreta intrínseca; y, (ii) capacidad distintiva concreta extrínseca.

La capacidad distintiva concreta intrínseca implica evaluar el signo en sí mismo en su relación con los productos o servicios que pretenda distinguir. Se le denominará “intrínseca” porque el impedimento no nace a partir de una eventual colisión con derechos de terceros exógenos al signo. Por el contrario, es el propio signo el que no resulta apto para distinguir esos productos o servicios que pretende distinguir (y no otros). En estos casos, el impedimento podrá deberse a la naturaleza descriptiva, genérica o engañosa, por ejemplo, del signo analizado. La capacidad distintiva concreta extrínseca implica evaluar el signo en su relación con los productos o servicios que pretenda distinguir considerando la posible afectación de los intereses legítimos de terceros. Estos intereses no son inherentes al signo analizado. Se trata de factores externos al signo que deben ser considerados por la autoridad. Así, si se solicita el signo X para distinguir prendas de vestir y el signo X ya está registrado por un tercero para distinguir los mismos productos, la solicitud será rechazada.

Una voz autorizada en el derecho de marcas –el Dr. Fernández Novoa- sostiene que: “el examen del carácter distintivo de un signo que aspira a ser registrado como marca debe realizarse en dos etapas: en una primera etapa hay que comprobar si el signo posee capacidad distintiva en un plano abstracto (esto es, prescindiendo de los productos y servicios cubiertos por la solicitud), y en una segunda etapa hay que comprobar si el signo que posee capacidad distintiva abstracta es apto para diferenciar los productos o servicios indicados en la solicitud”. (Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, 2da. Edición, Madrid-Barcelona, 2004).

Nos disculpamos con el lector de este blog que esperaba un comentario algo más digerible. Nos parece importante, sin embargo, plantear también nuestras dudas con respecto a cuestiones como las que hemos comentado. Cuando a usted le deniegan su registro de marca, tiene derecho a saber el porqué. No es posible que, bajo la apariencia de haber evaluado su signo con respecto a un producto, se le induzca a creer que una solicitud de su mismo signo con respecto a otro producto o servicio podría prosperar cuando, en realidad, su signo está condenado a una vida fuera del ámbito marcario.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

Si últimamente ha estado en una sala de cine, habrá notado en los trailers que pronto se estrenará “Vampires Suck”, una parodia de la famosa saga “Crepúsculo” (“Twilight”). En esta popular película, Bella, una joven estudiante, se enamora del vampiro Edward. Posteriormente, entra en escena Jacob, un hombre lobo, a fin de cerrar este triangulo amoroso que ha traído locas a muchas adolescentes en todo el mundo.

Llama la atención la obra cinematográfica que mencionamos debido a su contenido burlesco, al mismo estilo de algunas parodias nacionales en los que podemos ver a una Tulicienta o un Jeta Jeta Uribe. No vamos a referirnos al contenido per se de dichas obras ni a su buen o mal gusto, ya que esto podría resultar cuestionable y no ser materia de comentario ahora, sino a la imitación burlesca que comparte un efecto cómico.

De acuerdo a nuestra legislación, la parodia es considerada una limitación al Derecho de Autor. El artículo 49º del Decreto Legislativo Nº 822, Ley sobre el Derecho de Autor, establece que no se considerará transformación que exija autorización del autor la parodia de una obra divulgada mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor y sin perjuicio de la remuneración que le corresponda por esa utilización. Interesante, pero no hay definición sobre lo que constituye una parodia.

La norma señala que: i) la parodia no es considerada como una transformación de una obra (la cual incide directamente sobre el derecho de integridad); ii) no se exige el consentimiento del autor; iii) debe tratarse de una obra divulgada, iv) la parodia no puede ser asimilada a casos en los que exista confusión con la obra original, v) la parodia no puede generar daño a la obra parodia, y; vi) existe remuneración por la utilización de la obra original.

¿Puede considerarse la parodia como una “transformación” de una obra? ¿Acaso el derecho de transformación no forma parte del derecho patrimonial? ¿Si la parodia es una limitación al derecho de autor y no requiere autorización previa y expresa, cual es el porqué de la contraprestación a cambio de alterar el contenido material de la obra?

En realidad, si hablamos de “parodia”, inexorablemente se va a realizar una modificación de los caracteres originales de la obra parodiada para dar nacimiento a una nueva obra, original y distinta de la preexistente. En esto la norma no pareciera ser precisa. De acuerdo a la doctrina de los Estados Unidos de América, la parodia es considerada dentro del “fair use” o “uso leal” de una obra sobre la base de la Primera Enmienda Constitucional de los Estados Unidos de América, encontrándose recogida en la Sección 107 del Copyright Act.

La doctrina del fair use indica que nos encontramos frente a un privilegio a favor de una persona que no es el titular de un derecho de autor para utilizar un material protegido en una forma razonable sin su consentimiento, sin perjuicio del monopolio generado a favor del titular. Así, la doctrina ha desarrollado los siguientes criterios, que necesariamente deberán ser evaluados caso por caso:

1. El propósito y el carácter de su uso, el cual permite determinar si una parodia tiene naturaleza comercial o no comercial.
2. La naturaleza de la obra protegida. En este caso se deberá determinar si la parodia agrega nueva información y su propósito.
3. El monto y sustancialidad de porción utilizada con relación a la obra protegida con relación a su totalidad.
4. El efecto de su utilización con relación al mercado potencial o el valor de la obra protegida.

Si por ejemplo, apreciamos a un personaje de dibujos animados miccionando en la calle o en estado de embriaguez, evidentemente esto no constituye parodia ni nada por el estilo, simplemente estamos frente a una infracción al derecho de autor, tal y como fue resuelto en la Sentencia Walt Disney vs. Mature Pictures en donde, entre otras cosas, se declaró que el hecho de tomar los personajes de Walt Disney para protagonizar una película de adultos con representaciones obscenas no podía ser entendido como parodia.

La parodia es una forma de expresión que reduce los costos de obtención de una licencia con la finalidad de caricaturizar, burlarse y/o remedar una obra primigenia. En algunas oportunidades son los propios autores quienes se niegan a que sus obras sean parodiadas por considerarlas como una forma de descrédito o simplemente por desagrado. Ello puede ser cierto, pero el hecho es que muchas veces las parodias son mucho más exitosas, recordadas y de fácil acceso que las obras primigenias. ¿Usted qué opina?

Por: Maritza Y. Aguero Miñano

Usted está muy molesto porque la empresa para la cual trabaja lo acaba de despedir. Sin embargo, usted no es de esas personas que se van tan tranquilos. Pues no. Usted planea su venganza. Así, usted solicita un nombre de dominio que se asemeje o que incluya o que simplemente sea la marca o nombre de la empresa para la cual trabajaba y le añade alguna palabra que exprese su repulsión, fastidio o malestar. Pronto, todas sus ideas serán expuestas en el ciberespacio para que el mundo las conozca.

El Cybergriping consiste en crear una página o blog en la que se vierten comentarios negativos con respecto a una persona afectando, de esta forma, la reputación adherida a la marca o nombre comercial correspondiente. A diferencia de lo que ocurre con un cybersquatter (alguien que simplemente adquiere un nombre de dominio con el propósito de sacar ventaja económica mediante la venta del dominio al titular de la marca que se ve impedido de acceder al dominio ya vendido), el cybergriper podría tener alguna defensa desde el punto de vista de la libertad de expresión.

Dejando de lado las discusiones en el ámbito de la competencia desleal en lo que se refiere a los actos de denigración, ¿nos encontramos ante una vulneración de los derechos de propiedad intelectual de la persona afectada? Sin duda, es probable que exista cierto goodwill adherido a la marca o nombre comercial que se ve afectado por las cargadas opiniones y comentarios del despechado ex empleado… pero… supongamos que todo lo que se dice, es cierto.

Así, en la página web se revelan numerosos testimonios de clientes efectivamente insatisfechos por una u otra razón. Por más que se trate de casos concretos, lo cierto es que algún tipo de afectación existe. Las típicas formas de materialización del cybergriping se producen mediante la obtención de dominios tipo “XXXXapesta.com”. Resulta debatible que el consumidor pueda verse inducido a confusión pensando que el sitio de protesta es el sitio del propio empresario a quien se dirige la protesta, precisamente, por la forma en la que se suele expresar el cybergriping. Si el dominio informa que una marca apesta, usted no pensará que es el dominio del propio titular de la marca.

La otra opción es dejar de lado todo argumento referido a la libertad de expresión y a la confusión entendida en los términos ya expuestos y considerar que la sóla tenencia de un nombre de dominio susceptible de generar confusión –desde un punto de vista más concreto, esto es, referido a la comparación gráfica, fonética y conceptual- hace presumir una adquisición de mala fe del dominio. Sea como sea, si alguna vez se le ocurre protestar en el ciberespacio contra alguien, tenga en cuenta que las normas de propiedad intelectual podrían hacerle pasar un dolor de cabeza.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

Las marcas son signos o medios que sirven para distinguir productos o servicios en el mercado. Para que los signos puedan ser marcas no requieren una distintividad presente en el momento de la solicitud sino, con mayor coherencia, aptitud distintiva. La aptitud distintiva debe ser entendida como la capacidad de poder funcionar de forma distintiva en el tráfico económico. Las marcas implican un elemento psicológico frecuentemente olvidado. Este elemento psicológico se refiere a la asociación mental que debe producirse en el consumidor de forma que relacione al signo con el producto o al signo con el servicio, según corresponda.

Las legislaciones suelen entender como requisito de registrabilidad que los signos sean susceptibles de representación gráfica. Nosotros discrepamos porque consideramos que dicha exigencia limita la registrabilidad como marcas de una cantidad de medios aptos para distinguir. El derecho marcario se orienta a generar derechos de exclusiva con relación a signos que, referidos a determinados productos o servicios, permiten a los competidores diferenciarse, a los consumidores distinguir los productos o servicios y, en general, generan beneficios económicos en el mercado derivados de la reducción de costos de búsqueda de información y la revelación de características no perceptibles de los bienes distinguidos.

Si lo importante es atender a los fines del derecho marcario –la capacidad de distinguir- no se entiende el porqué determinados medios capaces de distinguir resultan excluidos (o mejor, discriminados) sobre la base de una exigencia que los condena a ser representados gráficamente. Por el contrario, nosotros argumentamos que en la medida que el público consumidor pueda beneficiarse de los fines distintivos de las marcas (lo cual implicará que sean perceptibles por cualquier modo, en general) no deben ser excluidos de registrabilidad.

El atamiento que existe al mundo gráfico obliga a realizar interpretaciones forzadas. Examinemos lo que ocurre con las marcas olfativas. Claramente los olores pueden ser reconocidos por el público consumidor como indicadores o referencias a un origen empresarial determinado. En el marco de la Unión Europea, el registro de la marca olfativa referida al olor a hierba recién cortada para distinguir pelotas de tenis fue un caso en el que, aceptándose el registro, se tuvo que hacer una interpretación forzada –e inadecuada- de las disposiciones comunitarias sobre el tema.

En el derecho comunitario europeo, se establece expresamente que los signos deben ser capaces de ser representados gráficamente. En el caso comentado, la Segunda Sala de Apelaciones de la Oficina para la Armonización del Mercado Interno (en adelante, OAMI) consideró que la descripción del olor era suficiente para satisfacer el requisito previsto por la normativa. El hecho, sin embargo, es que una descripción no permite la representación mental exacta del signo o medio que pretende registrarse. La descripción de un olor puede decir cosas distintas a diversas personas y, en consecuencia, difícilmente se puede aceptar que se refiera unívocamente a la marca que pretende interactuar en el mercado.

Se trata, entonces, de una solución forzada (y aislada en el contexto europeo) que no hubiera sido necesaria si la normativa sencillamente no exigiera que los signos o medios deban ser susceptibles de representación gráfica. Ninguna de las funciones que las marcas desempeñan –ni su rol distintivo, ni su función económica de reducción de costos de búsqueda de información, ni su finalidad incentivadora a la preservación de calidad- dependen del percepción visual del signo o medio empleado como marca. Sí será necesario, desde luego, que el signo o medio en cuestión pueda ser percibido de alguna forma, cualquier forma, por el público consumidor. Ello se explica porque si esa percepción no fuera posible los consumidores no podrían gozar de los beneficios ya descritos de las marcas ni los competidores podrían sacar ventaja de éstas.

Compartimos la opinión que destaca que “(n)o sirve de excusa argumentar que con tal exigencia se pretende fijar el alcance del derecho cuyo reconocimiento se pide. No concordamos con este criterio. Así, nada se fija, sólo se destruye la posibilidad que tiene el signo de ser protegido marcariamente. Se fija el alcance, exigiendo la forma de representación que sea más apropiada para cada tipo de signo no tradicional” (SALIS, Eli y Gustavo SENA. Código de Comercio. Tomo VI – Propiedad Industrial. Editorial Hammurabi. Buenos Aires. 2006. p. 144).

El problema de la supuesta falta de homogeneidad del sistema registral ante la ausencia de este requisito puede ser entendido como un escollo de carácter operativo. En efecto, la falta de requisitos de visibilidad o susceptibilidad de representación gráfica impone un reto a las autoridades marcarias con relación a las cuestiones de forma ligadas a la presentación de las solicitudes y, en particular, con relación al archivo adecuado de las “representaciones” (no necesariamente gráficas) de los signos o medios solicitados y la formación adecuada de examinadores de marcas con el entrenamiento pertinente para evaluar la capacidad distintiva en cada caso que se presente.

Esto, no obstante, deberá ser superado con lineamientos o criterios internos estables que reglamenten y orienten con relación a la forma de proceder en cada caso sin que ello implique la generación del requisito no previsto legalmente. Así, para formular oposiciones a la solicitud de registro de una marca olfativa, y dado que los aromas suelen ser efímeros, debe contemplarse la posibilidad de analizar anticipadamente la muestra y de permitir a terceros que accedan a la misma para evaluar el posible planteo de oposiciones. No por el hecho que implique un reto, logístico y económico, debemos retrasar el desarrollo en este punto.

El mundo de las marcas concebidas como pequeños símbolos destinados a identificar un gremio de artesanos ha evolucionado. El régimen legal debe evolucionar con el desarrollo del comercio y la economía. No es posible que mientras el mundo empieza a evolucionar tanto en el plano analógico como virtual, los sistemas legales sigan sometidos a reglas del medioevo por cuestiones meramente prácticas u operativas. La evolución nos impone ser innovadores y creativos para afrontar estas dificultades –ciertamente existentes- de la forma más eficiente. Ese es el verdadero reto.

Por Gustavo M. Rodríguez García

El autor de una obra goza de dos tipos diferentes de derechos. Los denominados derechos patrimoniales que tienen que ver con prerrogativas de naturaleza económica ligadas a la explotación de la obra; y, de otro lado, los denominados derechos morales. Los derechos morales, según la Ley de Derecho de Autor de Perú (Decreto Legislativo 822) son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. Los derechos morales reconocidos en la normativa peruana son: (i) el derecho moral de divulgación; (ii) el derecho moral de paternidad; (iii) el derecho moral de integridad; (iv) el derecho moral de modificación; (v) el derecho moral de retiro de la obra del comercio; y, (vi) el derecho moral de acceso.

A decir de Delia Lipszyc, una muy conocida y destacada autoralista argentina, los derechos morales se refieren a las facultades personales de los autores. Tienen que ver con los derechos de la personalidad del autor. Por ejemplo, el derecho de paternidad alude al derecho del autor a que sea reconocido como tal (o a no ser reconocido, por ejemplo, manteniendo su obra de forma anónima o seudónima).

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas reconoce la existencia de los derechos morales y destaca que el autor, incluso después de cedidos los derechos patrimoniales, conserva el derecho de reivindicar la paternidad de la obra así como de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación. Sin embargo, en ninguna parte se sostiene que estos derechos son irrenunciables o inalienables.

El artículo 11 de la Decisión 351 que regula el régimen de los derechos de autor en la Comunidad Andina, sí introduce las notas de inalienabilidad, inembargabilidad, imprescriptibilidad e irrenunciabilidad que se encuentran establecidas en nuestra normativa nacional. Pero la pregunta es: ¿realmente es eficiente que estos derechos tengan estas características?

Resulta cuestionable que así sea. En principio, los autores saben que es lo que mejor les conviene. Si un autor decide vender su derecho a figurar como autor, ¿por qué tendríamos que negarle ese derecho? Es claro que, bajo las notas características establecidas en nuestro país –y en buena parte del mundo- una cláusula de cesión de derechos morales sería absolutamente nula. Lo que parece extraño es que estos “derechos” tienen una particularidad rara rque los asemeja, en realidad, a imposiciones.

Si los derechos morales fueran realmente derechos, los autores podrían disponer de ellos. Sin embargo, se trata de prerrogativas que no pueden ser negociadas –ni siquiera por voluntad y en beneficio del propio autor-. Si un autor valora en 100 el hecho que figure como autor de una obra y alguien le ofrece 1000 por ello, ¿por qué el autor tendría que verse impedido de realizar un negocio que maximiza sus beneficios? Uno podría pensar que la racionalidad de este impedimento tiene que ver con la protección del interés del público. Pero el público no se ve impedido de acceder a la obra de la forma en la que es puesta a su disposición (por ejemplo, con el nombre de quien pagó para figurar como autor). ¿Puede el derecho del público –que no se sabe en qué medida podrá ser considerado valioso para éste- pesar más que el derecho del propio autor?

Deberíamos repensar si los derechos morales realmente deben ser no negociables. Pareciera que la idea de concebir estos derechos de esta forma tiene que ver con la intención de evitar posibles abusos, sobre todo, con respecto a autores que no tienen una fuerza de negociación considerable y que, por necesidad, pueden verse inclinados a desprenderse de sus derechos. No parece un argumento muy sólido como para cercenar la libertad de los autores. No estamos diciendo que los derechos morales no deberían existir. Estamos diciendo que, quizás, la forma en la que están concebidos va demasiado lejos. Queda abierto el debate.

Por Gustavo M. Rodríguez García