La normativa establece de forma general que no será admitido a registro como marca un signo que sea susceptible de inducir a confusión en el público consumidor con respecto a una marca previamente registrada o solicitada. Aquellos titulares de derechos que sientan que se producirá ese riesgo de confusión, pueden oponerse a la solicitud de registro en el plazo correspondiente.
Sin embargo, y en defensa del interés general del consumidor, la autoridad podrá denegar el signo de oficio si se determina que la solicitud se encuentra incursa en la prohibición comentada.
El artículo 65° del Decreto Legislativo 1075 establece que las partes en un procedimiento pueden acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes cuando, en opinión de la autoridad, tal coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. En suma, la suscripción de un acuerdo de coexistencia (un contrato en el cual dos partes acuerdan que sus marcas pueden coexistir sin problemas) no garantiza que éste sea aceptado por la autoridad.
En la práctica, la autoridad ha venido desestimando acuerdos de coexistencia cuando, a su entender, se produciría igualmente un riesgo de confusión y los ha aceptado cuando ese riesgo, a criterio de la autoridad, no existe. El problema es que si la premisa para aceptar un acuerdo de este tipo es que no exista riesgo de confusión a criterio del Indecopi, la figura del acuerdo de coexistencia sería intrascendente. Sería intrascendente porque, con acuerdo o sin él, la coexistencia se hubiera producido (precisamente, por no existir riesgo de confusión).
Dos privados celebran un acuerdo de coexistencia precisamente porque entienden que se trata de signos que podrían ser susceptibles de generar confusión. Si creyeran que eso no es posible, ¿para qué celebrarían semejante acuerdo? Recientemente, he podido revisar algunos pronunciamientos en los que se acepta el acuerdo. Esos pronunciamientos tienen la virtud de que revelan en algo el contenido que deberían tener tales acuerdos. Pero, desafortunadamente, no superan el problema ya apuntado.
Se hace necesario un precedente en el que se destaque que la autoridad sigue obligada a efectuar su análisis de confusión (identidad/conexión competitiva y examen comparativo) y, además, explicar de qué forma incide el acuerdo de coexistencia presentado en cada caso en la admisibilidad o no a registro del signo solicitado. Tanto la norma comunitaria andina como nuestra norma complementaria nacional en materia de propiedad industrial han reconocido la posibilidad de celebrar acuerdos de coexistencia. Esta posibilidad implica reconocer también que las marcas, más allá de la importancia del interés general de los consumidores, son titularidades privadas.
Es razonable suponer que los privados no celebrarán estos acuerdos a la ligera dado que la verificación de un supuesto de confusión los perjudica a ellos. Existe, entonces, un desincentivo natural a celebrar acuerdos de coexistencia con el mero ánimo de pasar el examen de registrabilidad de la autoridad. Eso debiera crear una presunción a favor de los acuerdos de coexistencia en el marco del análisis que haga la autoridad. Eso no elimina, por cierto, la posibilidad de la autoridad de desestimar el acuerdo si en éste no se verifican determinadas disposiciones concretas orientadas, precisamente, a minimizar la posibilidad de confusión. Pero sostenemos que la posibilidad de rechazo al acuerdo debe entenderse de forma restrictiva, esto es, cuando exista ambigüedad en las disposiciones específicas del acuerdo para minimizar la posibilidad de confusión o cuando se verifique alguna omisión o ausencia de tales medidas.
Si esa no es la lectura del Indecopi, los acuerdos de coexistencia no serán más que una posibilidad intrascendente en el derecho de marcas.
Por: Gustavo M. Rodríguez García
(Versión ligeramente modificada del original publicado en el Blog El Cristal Roto).