Una reproducción o réplica a escala es el diseño de un producto determinado en dimensiones diferenciadas al producto original. En algunos casos, las propias empresas deciden fabricar réplicas a escala de sus productos a modo de merchandising. Sin embargo, en otros casos, personas distintas podrían estar interesadas en comercializar réplicas a escala en las que se consigna la marca del producto original (por ejemplo, si se trata de la réplica de un automóvil Volvo, la réplica llevaría también la marca Volvo).

Ahora bien, el fabricante de los productos a escala no compite con el de los productos de tamaño natural ni tiene asociación alguna, en este caso, con dicho titular marcario. Su negocio es otro: replica productos y, naturalmente, los replica íntegramente, esto es, con la marca que llevan en su tamaño original.

Eso fue lo que ocurrió en España en el famoso caso Harley-Davidson. La empresa Juguetes Feber S.A., fabricaba y comercializaba las reproducciones a escala de las motos Harley-Davidson. El titular marcario denunció a la empresa indicada por violación a la ley de marcas (y a la normativa sobre represión de la competencia desleal). En una primera sentencia, el fue pronunciamiento fue a favor de la empresa denunciante y, luego, una segunda sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia revocó parcialmente el primer pronunciamiento en el extremo que consideró que existía una infracción marcaria. En vía de casación, el Tribunal Supremo le dio la razón a la denunciante.

Aunque compartimos el criterio del Tribunal Supremo, nos resulta cuestionable que se considere como argumento definitorio de la suerte de la empresa denunciada el que se basaba en destacar que: “(n)o se trata de la utilización de una marca ajena en productos totalmente alejados de las amparadas por ella, sino de una utilización en juguete imitativo de una realidad protegida por la marca” . Bajo este argumento, se sostendría que toda réplica a escala de “algo” tendría conexión competitiva con ese “algo” imitado, esto es, con la “realidad protegida por la marca” en los términos del Tribunal Supremo. De esta forma, las motos tendrían conexión competitiva con los juguetes de motos porque estos últimos imitarían la realidad dada por las motos verdaderas.

Pero, más importante aún, ¿realmente existe un uso a título de marca por el fabricante de los productos a escala? La pregunta no es menor si tenemos presente que la aplicación del límite por uso a título referencial o informativo haría irrelevante el examen de confundibilidad ya que quedaría claro que la actuación de la denunciada estaría fuera del campo cubierto por el ius prohibendi del titular marcario. La consideración de esta cuestión, entonces, es ineludible en los supuestos de réplica a escala de productos.

Nosotros compartimos la apreciación de García Vidal cuando sostiene que: “(…) en aquellos casos en los que se usa una marca ajena sobre la reproducción a escala del producto original, y esa marca ajena es reconocida por el público como un indicador del producto original reconocido, pero no como la marca del juguete, no existirá infracción de dicha marca” (“La reproducción a escala de productos de marca”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXV). De esta forma, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 157º de la Decisión 486, deberá verificarse si el uso realizado se limita a un propósito informativo o referencial, se hace de buena fe y no es susceptible de inducir a confusión al público consumidor.

Es claro que el juguete pretende representar una realidad determinada pero es claro también que, dada la naturaleza de los productos, podríamos estar frente a realidades diferenciadas. Es más, parece dudoso que quien fabrica productos a escala pretenda “apropiarse” de la función distintiva de la marca empleada en el producto de tamaño natural, por el contrario, precisamente por tratar de imitar una realidad ajena podría ser defendible la tesis que sostiene que el uso de la marca del tercero sirve para informar que se trata de una reproducción a escala de esa realidad ajena. Pero claro, para llegar a una respuesta concluyente, habrá que analizar cada caso en concreto.

Por: Gustavo M. Rodríguez García