El artículo 136º de la Decisión 486 establece que no podrá registrase como marca, entre otros, los signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. De ordinario, la determinación de los casos en los que procede la denegatoria del registro solicitado implica un análisis de la posibilidad de generar riesgo de confusión en los consumidores o dilución de la marca de un tercero. Nada de eso pareciera aplicable a este supuesto que, en general, bloquea el acceso al registro de marcas a cualquier signo contrario a un derecho de autor de un tercero.

Evidentemente, dado que el derecho de autor se extiende incluso a los títulos de las obras cuando éstos revistan de originalidad, no es una simple discusión para las aulas de clase la que aquí se propone. Los examinadores de marcas se enfrentan frecuentemente a solicitudes de registro de signos que pueden colisionar con elementos probablemente protegidos por las normas de derecho de autor.

Ahora bien, una interpretación de este tipo podría generar un derecho demasiado poderoso en los titulares de derechos de autor. Si usted tiene una marca registrada, usted puede impedir el registro de otro signo si éste es susceptible de generar confusión (conexión competitiva o identidad más similitud gráfica, fonética y/o conceptual, según sea el caso). Pero, de una prohibición general como la analizada, podría concluirse que el titular de los derechos sobre alguna película de Harry Potter podría impedir el registro de un título protegido determinado para distinguir, por ejemplo, insecticidas o productos farmacéuticos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado la doctrina de la “supranotoriedad del título de una obra”. Y es que la protección, en vía de oposición marcaria, conferida a los elementos protegidos por el derecho de autor como los títulos de obra originales, no puede extenderse más allá de la extensión natural de la protección que el derecho de autor confiere. Se razona, entonces, que si se pretende evitar que, por ejemplo, el título de una obra protegido se emplee en otra obra en aras de no confundir al consumidor, igual pretensión de no confundibilidad debe perseguirse en el campo del derecho de marcas (aunque no se desprenda del texto de la norma).

En esa línea, dice el Tribunal que “(…) reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aún cuando no hubiere riesgo de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “supranotoriedad como marca del título de una obra” (Proceso No. 32-IP-97). Bajo esa tesis, la protección conferida a una obra no puede ser superior a la que se encuentra reservada a una marca probadamente notaria. Así, si para que una marca merezca la protección especial que la notoriedad le confiere debe haberse acreditado dicho estatus, no sería lógico que una obra tuviera una protección de mayor alcance porque podría bloquear el acceso al registro de marcas para cualquier producto o servicio sin la necesidad de prueba siendo suficiente el nacimiento y vigencia de la titularidad de un derecho de autor.

El desarrollo del Tribunal es interesante y nos parece acertado. Bajo esta doctrina, el examinador de marcas, confrontado a una oposición a una solicitud de registro sustentada en elementos protegidos por el derecho de autor debe igualmente analizar la posibilidad de generar confusión en el público consumidor limitando los exorbitantes alcances que una lectura literal de la normativa andina podría implicar. De lo contrario, estaríamos prácticamente sosteniendo que el derecho de autor tiene alcances mayores que el derecho de marcas, incluso más extensos que los propios alcances del ius prohibendi en el campo autoral. Estaríamos haciendo del derecho de autor, un derecho bastante prepotente.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

La Decisión 486 establece en su artículo 175° que el lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. El artículo 176° agrega que la solicitud de registro de un lema comercial debe especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. En suma, los lemas comerciales tienen por finalidad complementar una marca. Como es sabido, existen diversos tipos de signos: denominaciones de origen, marcas, nombres comerciales, entre otros. Cada signo tiene su propio tratamiento legal diferenciado.

De una forma sorprendente, el Indecopi ha venido aceptado que las solicitudes de lemas comerciales se presenten con referencia a un nombre comercial y no una marca. No se trata, como puede verificar el lector atento, de una cuestión interpretable. La normativa es expresa al indicar que el lema comercial complementa marcas y la solicitud debe señalar cuál será la marca a la cual el lema estará asociado. La lectura del Indecopi, en consecuencia, es ilegal.

Sería cuestionable que citemos casos de lemas comerciales otorgados y vigentes para complementar nombres comerciales; por eso, y en la necesidad de dar ejemplos de la problemática que aquí apuntamos, emplearemos referencias a lemas que ya no se encuentran vigentes (pero que estuvieron vigentes) o solicitudes que fueron denegadas (pero no por complementar un nombre comercial sino por otras razones).

Así, en la Resolución No. 988-2009/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó el pronunciamiento de primera instancia que denegó una solicitud de lema comercial para complementar un nombre comercial. El Indecopi sostuvo impropiamente que: “(…) se considera que la frase (…) con relación a las actividades económicas que distingue la marca registrada, informa directamente al público consumidor que las actividades económicas que se ofrecen brindan a quien las contrate soluciones a sus necesidades relacionadas con los productos que comercializa dicha empresa”.

La Sala acepta que el signo que pretende ser complementado se refiere a actividades económicas –con lo que queda ratificado que se pretende asociar el lema a un nombre comercial- pero luego sostiene que dichas actividades económicas son distinguidas por la marca registrada como si el nombre comercial fuera una marca.

En la Resolución No. 743-2009/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual declaró improcedente la renovación de un lema comercial porque el nombre comercial al cual estaba asociado había caducado. Y el hecho que el lema ya había sido otorgado para complementar un nombre comercial y se pretendía hacer lo mismo no era desconocido por el Indecopi. Por el contrario, con absoluta perplejidad sostiene que: “(…) el lema comercial, cuya renovación se solicita, fue solicitado y otorgado expresamente para usarse como complemento del nombre comercial (…) conforme lo establece el artículo 176 de la Decisión 486, el cual señala que la solicitud de registro de un lema comercial debe especificar la marca solicitada o registrada (en este caso nombre comercial) con la cual se usará (…)”. De esta forma, se admite que el lema fue otorgado para complementar un nombre comercial y destaca que en este caso se pretendía que dicha situación continuara.

Nosotros no estamos emitiendo opinión con respecto a si el lema debería ser aceptado como complemento de un nombre comercial. Lo que es claro es que la normativa establece claramente que el lema complementa marcas y no nombres comerciales. Así, el Indecopi viene violando el texto expreso de la norma comunitaria andina. Sin perjuicio de eso, es claro que la naturaleza de un lema comercial es bastante diferente a la de una marca al punto que este signo no necesita ser inherentemente distintivo para su existencia que, además, se verifica sin perjuicio de la existencia o no de un registro.

Un servicio de redes sociales es aquél que permite a un sujeto pertenecer a una comunidad de miembros mediante la construcción de un profile (cuyo nivel de privacidad puede ser relativamente controlado) y la inter-relación entre determinados contactos. La creación del profile implica normalmente la revelación de cierta información de naturaleza personal, la definición de una fotografía del usuario y la identificación de ciertos contactos relacionados (Una interesante fuente bibliográfica es el artículo de Bradley Kay publicado en el Chicago-Kent Journal of Intellectual Property titulado “Extending Tort Liability to creators of Fake Profiles on Social Networking Websites”).

El right of publicity alude al derecho comercial que tiene todo sujeto de no ser privado de las potenciales ganancias derivadas del empleo de sus atributos personales. Es un derecho, en otras palabras, que debe ser analizado en el ámbito comercial. En el Perú, la jurisprudencia de Indecopi ha reconocido ya en algunos casos que la vulneración del right of publicity constituye un acto de competencia desleal al encontrarse cubierto por la denominada cláusula general contenida en la normativa pertinente. Típicamente, a una presunta violación del right of publicity se le puede oponer una defensa por uso no comercial.

Queda claro que la comercialidad representa un límite para la aplicación de la doctrina del right of publicity a los casos de apropiación indebida de la identidad en el marco de las redes sociales. Puntualmente, ¿qué remedio legal puede reconocerse a quien construye o diseña un profile falso en una red social? En los Estados Unidos, la Corte de Apelaciones de California sostuvo, en el caso Eastwood contra la Corte Superior, que los elementos de una acción por apropiación indebida de nombre y apariencia tenía cuatro notas características: (i) el empleo de la identidad del afectado, ya sea por referencia directa al nombre o a un elemento que ineludiblemente será entendido como una referencia a éste; (ii) que la apropiación genere una ventaja al titular del profile falso, ya sea una ventaja comercial o de cualquier otra naturaleza; (iii) la falta de consentimiento del afectado; y, (iv) la generación de un daño en el afectado.

El principal problema con esta construcción viene por el elemento de la generación de ventaja. Aunque existen ciertos casos en los que la ventaja, no siendo comercial, puede ser identificada (por ejemplo, hacer creer que determinados sujetos apoyan determinadas ideas del titular del profile falso), resulta debatible que la mera creación de un profile falso por el simple ánimo de fastidiar pueda ser cubierto por una definición, incluso amplísima, de ventaja.

El artículo 15º de nuestro Código Civil prescribe que la imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ésta. La norma contiene una excepción aplicable a personas notorias en situaciones de interés general celebradas en público que, además, se extingue cuando se produce un atentado al honor, decoro o reputación de tal persona. Para todos los demás casos, el aprovechamiento no autorizado de la imagen de una persona, sea un aprovechamiento comercial cubierto por el right of publicity o no, es contrario a derecho.

Asumiendo que la responsabilidad extracontractual derivada de la creación de profiles falsos es de naturaleza subjetiva –salvo que consideremos a Internet como un bien riesgoso o peligroso, lo cual nos llevaría a un interesante debate-, sabemos que quien genera un daño, por culpa o dolo, debe indemnizarlo. Bajo este razonamiento, una acción por daños (responsabilidad civil extracontractual) resulta la vía adecuada para hacer valer este tipo de afectaciones.

Todo bien… pero este tipo de afectaciones suelen ser de difícil probanza, en particular, por la complejidad en el proceso de determinación del sujeto que comete el daño, esto es, quien realiza el profile falso. En el ámbito de Internet, se vienen produciendo paradojas que merecen una especialización particular orientada a la investigación de daños en la red. Aunque pueda ser discutible que los atributos de la personalidad, fuera de un ámbito comercial, puedan ser asociados a la afectación de nuestra propiedad intelectual, lo cierto es que la rama del derecho asociado a Internet y las nuevas tecnologías tiene entre manos, una vez más, una paradoja que debe definir con cuidado. De lo contrario, ante la existencia de dificultades probatorias, dependeremos únicamente de la aplicación de las normas particulares de la red social a la que formamos parte con las severas limitaciones que ello implica.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

El examinador de marcas es una persona de carne y hueso que debe tratar de aplicar la normativa de la forma más recta: sin excesos que bloqueen indebidamente el acceso al registro marcario y, con ello, a la protección especial que el sistema confiere, así como evitando emitir juicios que extiendan innecesariamente el campo de exclusividad conferido por el registro.

Llamó poderosamente mi atención la Resolución 8896-2008/OSD-INDECOPI del 26 de mayo de 2008 emitida cuando aún existía la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi (todavía no era una Dirección). En ese pronunciamiento, una empresa se opuso a la solicitud de registro de marca presentada por una persona natural sobre la base de… nada. ¿Sabe qué es lo más curioso? La primera instancia declaró fundada su oposición.

No tengo conocimiento que el pronunciamiento haya sido apelado. Lo cierto es que la autoridad marcaria de primera instancia consideró que, si bien la empresa opositora no tenía registrada marca alguna en nuestro país, sí estaba acreditado que había solicitado un registro sanitario con respecto a un producto denominado CUTENOX. En la medida que ese signo era idéntico a la marca que pretendía registrarse, estimó que el solicitante había tenido conocimiento previo del signo antes de formular su solicitud.

La pregunta es: ¿y qué? La prohibición orientada a impedir el registro de signos solicitados de mala fe debe ser aplicada con cautela. Eso es así toda vez que la buena fe se presume y la mala fe debe ser acreditada fehacientemente por quien la alega. No basta la identidad para que quede eliminada toda posibilidad de coincidencia. Y así no existiera coincidencia o casualidad, ¿o aplicamos con cautela la prohibición contenida en el artículo 137° de la Decisión 486 o echamos por tierra el principio de territorialidad?

La autoridad no puede inferir de la mera intención del titular extranjero por comercializar un producto en el Perú (por ejemplo, solicitando la autorización correspondiente al tratarse de un producto farmacéutico) que cualquier solicitante de ese signo procede con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal. Si la mala fe debe probarse, la mera inferencia de una conducta desleal, esto es, la asunción que se pretende realizar una conducta contraria a la buena comercial se encuentra proscrita.

Una nota adicional: la empresa extranjera no era parte de la Comunidad Andina. Su oposición se sustentó en lo dispuesto en el Convenio de París que, de forma general, establece un mandato para que los países de la Unión aseguren protección efectiva contra la competencia desleal. Asumiendo que dicho Convenio es directamente operativo en los países de la Unión –sobre lo cual existe controversia, además- resulta dudoso que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 10bis del Convenio permita interpretar que dicha norma puede ser el sustento de una oposición en sede marcaria.

No quiero ser mala leche con el comentario, pero este tipo de pronunciamientos parecen encontrar explicación en cierto complejo de omnipotencia. Los examinadores no tienen forma (ni pueden) llegar a especulaciones sobre el proceder de buena o mala fe de un administrado. Si yo veo una marca bonita en otro país y me gusta y la solicito en Perú, eso no es mala fe. Es el ejercicio de una posibilidad que la observancia estricta del principio de territorialidad me franquea. Que nosotros sepamos, la dirección de signos distintivos no cuenta con una “espada del augurio” que le permita ver más allá de lo evidente.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

Sin duda, usted ha escuchado de Harry Potter. Es un personaje creado por J.K. Rowling y que protagoniza una historia contada a través de varios libros (y ahora películas). Los libros han sido traducidos a más de 65 idiomas y es una de las novelas económicamente más exitosas del mundo. El éxito de una franquicia como la que se ha forjado en torno a Harry Potter no sería posible sin que entren en juego los derechos de propiedad intelectual. Y es que la protección efectiva de la propiedad intelectual genera incentivos importantes para que se invierta en el desarrollo de nuevas creaciones así como en el posicionamiento, cuidado y gestión efectiva de éstas.

¿Qué tiene eso que ver con un ratón transgénico? El Onco Ratón de Harvard fue descrito en la solicitud de patentamiento correspondiente como “un mamífero transgénico no humano cuyas células germinales y células somáticas contienen una secuencia oncogénica activdada que ha sido introducida en dicho animal o en un ascendiente suyo en un estadio no posterior al de ocho células”. Este importante y discutido caso suscitó un debate interesante con respecto a la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas y la aplicación o no de consideraciones morales o éticas en torno a dicha materia.

Sin perjuicio que dicha solicitud finalmente accedió al sistema de patentes, es importante reflexionar sobre la incidencia de consideraciones ajenas al campo jurídico y que suelen contaminar un debate eminentemente técnico. La Decisión 486 establece que no serán patentables las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral.

Soy escéptico de este tipo de impedimentos porque no hacen a la observancia de las condiciones de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial). Creo que existe un pobre entendimiento del funcionamiento del sistema de patentes. La patente no otorga un derecho positivo de comercialización de la invención patentada. El derecho de exclusiva es precisamente eso: un derecho a impedir que otros empleen de forma no autorizada la invención patentada sin que ello implique una autorización a comercializarla (los fanáticos de los latinazgos podrían decir que se trata de un ius prohibendi).

La moral interna de un país –lo cual es de por sí sumamente complicado de valorar- no puede ser considerada como una cuestión que incide sobre la patentabilidad de una invención. El patentamiento se basa en consideraciones técnico-legales, sin perjuicio de las medidas legales que tal país pueda adoptar para regular o impedir la comercialización de un invento (como de un producto cualquiera). Hacer una valoración subjetiva de lo moral como condición de patentamiento (en perjuicio del sector biotecnológico) implica una vulneración indirecta del principio de no discriminación por campo tecnológico contenido en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual en el Comercio (ADPIC).

Creo que deberíamos eliminar por completo cualquier impedimento referido a la moral en materia de patentamiento sin que ello implique desconocer el derecho de los países miembros a legislar o adoptar medidas orientadas a limitar o impedir la puesta en el mercado o el ejercicio efectivo de un producto o procedimiento determinado. Pero hay que separar los planos: una cosa es el patentamiento que genera el incentivo para el fomento de nuevas investigaciones en materia biotecnológica y otra cosa es la comercialización del invento. El sistema de patentes no se ocupa de conceder autorizaciones de puesta en el mercado (el otorgamiento de una patente farmacéutica no autoriza a comercializar el fármaco). Si uno entiende bien la diferencia, comprenderá que el mismo valor de la propiedad intelectual que hizo de Harry Potter el éxito que es hoy en día, es el que podría permitir revolucionar el campo de la biotecnología llevándonos a un mundo de conocimientos hasta ahora insospechados.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

La doctrina de la “initial interest confusion” reconoce que es posible que una marca se vea afectada sin que necesariamente se llegue a producir confusión con respecto a los productos o servicios o con respecto al origen de éstos. En efecto, se suele sostener que existen dos tipos de confusión: (i) la confusión directa, esto es, cuando la confusión recae sobre el producto o servicio (compro el chocolate X pensando que es el chocolate Y); y, (ii) la confusión indirecta, esto es, cuando la confusión recae sobre el origen empresarial del producto o servicio (sabemos que el chocolate X no es el chocolate Y pero creemos que pertenece a la misma empresa que el otro).

Supongamos que usted está conduciendo hacia alguna playa del sur y tiene muchos deseos de tomarse una gaseosa. Pero usted no quiere cualquier gaseosa. Usted quiere la gaseosa X. Usted divisa que una tienda tiene un cartel referido a la gaseosa X por lo que asume válidamente que en este local venden tal gaseosa. Por tal razón, usted detiene el automóvil e ingresa al local para solicitar la gaseosa X. Sin embargo, le informan que ellos no venden esa gaseosa pero tienen otra, muy similar y que cuesta menos. Hace calor, se encuentra cansado y, después de todo, usted ya se detuvo. Así, decide comprar la otra gaseosa y continuar su trayecto.

Al comprar la gaseosa, usted no creyó que ésta era la gaseosa X. Tampoco pensó que era de la misma empresa que la otra o que existía algún tipo de vinculación entre las empresas titulares (un supuesto de asociación asimilado a la noción de confusión indirecta en nuestra jurisprudencia administrativa en materia de marcas). A usted le informaron, ante de la adquisición de la gaseosa, que no era la gaseosa X y era claro para usted que el titular de esta bebida no tenía nada que ver con el otro. No existe confusión en los términos clásicamente entendidos. Tampoco es un escenario de riesgo de confusión porque dicho riesgo fue claramente mitigado antes de la adopción de la decisión de consumo.

Lo que se ha producido es un supuesto de confusión en el interés inicial. Si bien es cierto, la confusión no se refirió al producto o servicio o al origen de éstos, sí se verificó un supuesto de confusión durante el proceso de atracción del consumidor potencial hacia un signo distinto. En estricto, el supuesto de confusión en el interés inicial no es un supuesto de confusión marcaria dado que no depende de un examen comparativo entre los signos. Sin embargo, sí podría ser considerado como un supuesto de competencia desleal no incluido en las categorías de confusión directa, indirecta o por riesgo de asociación que la autoridad de fiscalización de la competencia desleal considera (a diferencia de la autoridad marcaria que asimila la noción de riesgo de confusión a la confusión indirecta).

En el supuesto analizado, resulta claro para usted que no existe confusión sobre el producto o sobre el origen de éste. Simplemente, su atención ha sido desviada generando una ventaja a una persona distinta mediante el empleo de un signo determinado. De nuevo, recuerde que el empleo per se de una marca ajena no constituye una infracción ya que no necesariamente existe una afectación a la función como marca desempeñada por tal signo o medio diferenciador. El dueño de la tienda de la carretera no usa la marca de la gaseosa X para referirse a otra bebida ni emplea un signo similar a X para que usted piense que es X. Emplea X para aludir a X. Sencillamente, dicho producto no se vende si no el de la competencia. De esta forma, podríamos concebir a la confusión en el interés inicial no tanto como un supuesto de confusión sino como una forma de engaño. ¿Usted qué piensa?

Por Gustavo M. Rodríguez García

Dice una conocida canción en nuestro país: “odio quiero más que indiferencia”. En este post reflexionaremos sobre los casos de autoplagio. El debate es simple: estamos frente a una conducta que resulta sencillamente mal vista o nos encontramos ante una infracción susceptible de sanción. El autoplagio se produce cuando un autor hace creer que una obra determinada es inédita aunque, en realidad, se trataba de una obra anterior. Eso sucedería con el profesional que publica una y otra vez el mismo artículo en diversas revisas haciendo creer que se trata de un trabajo inédito o cuando el autor se dedica a “refrescar” el mismo trabajo en reiteradas ocasiones de forma absolutamente trivial e intrascendente de modo que, en realidad, no existe un aporte sustancial en la nueva versión de la obra.

Ahora bien, si uno es el autor y el plagio es concebido como una falsa atribución de autoría, podría sostenerse de forma válida que: (i) en la segunda publicación no se produce una falsa atribución de autoría porque, de hecho, el autor es quien realmente realizó la actividad creativa original correspondiente; y, (ii) si uno mismo es el autor, ¿cómo podría producirse un agravio hacia uno mismo en virtud al autoplagio? En todo caso, si a través del derecho de autor se protegen las obras, esto es, aquellas creaciones del intelecto que gozan de originalidad –aunque sea mínima- es claro que un simple “refrito” carecerá de esa nota de originalidad y no estará protegido.

Bueno… todo bien si se asume que el autor es el único sujeto que puede estar legitimado a invocar algún tipo de agravio. Lo cierto es que existen supuestos en los que el autoplagio podría ser relevante si el producto del autoplagio es susceptible de afectar el mercado real o potencial de la obra plagiada por uno mismo. Si escribo un artículo para una revista y cedo los derechos patrimoniales correspondientes, la publicación del mismo artículo en otra revista puede hacer que el interesado adquiera la segunda publicación y no la primera. No solo hay falta de originalidad en el segundo artículo sino que éste afecta decididamente al primero.

Lo cierto es, en suma, que el autor puede ser, con relación a los derechos patrimoniales derivados de dicha creación, un tercero a quien le resultan oponibles los derechos del titular de tales derechos patrimoniales. Bajo ese orden de ideas, el titular de los derechos patrimoniales podría accionar contra el autor de la obra por vulneración de tales derechos en virtud a un supuesto de autoplagio. El perjuicio no sería para el autor sino para el titular de los derechos (cesionario de los derechos patrimoniales).

En suma, hay ciertos casos en los que el autor puede “sacarla barata” recibiendo tan solo el odio de los lectores defraudados que se encuentran con un poco inspirado sujeto.

Por: Gustavo M. Rodríguez García