Los acuerdos de coexistencia de marcas son contratos en los que las partes aceptan la coexistencia de hecho y registral de sus marcas. El Decreto Legislativo No. 1075 establece en su artículo 56º que “las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones”.

 ¿Cómo debe entenderse la facultad de la autoridad de determinar que la coexistencia pactada no afecta el interés general de los consumidores? Podemos plantear una respuesta desde dos perspectivas. La primera sostendría que existe afectación del interés general de los consumidores siempre que exista riesgo de confusión entre los signos materia de contraste. De esta forma, la autoridad efectuaría el análisis de confusión que acostumbra hacer y, si arribara a la conclusión de que existe riesgo de confusión, debería interpretar que el acuerdo de coexistencia no puede ser aceptado. Un ejemplo de esta línea de pensamiento se advierte en la Resolución No. 2077-2006/TPI-INDECOPI en la que se señala: “(e)n virtud de las consideraciones anteriores, dado que existe similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen los  signos en conflicto, y apreciando la identidad gráfica y fonética existente entre los mismos, se concluye que no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor (…) En tal sentido, no corresponde aceptar el Acuerdo de Coexistencia presentado por la solicitante, puesto que, al existir riesgo de confusión entre los signos en cuestión, se estaría afectando el interés público de otorgarse el registro del signo solicitado”.

 Esta primera aproximación a la cuestión de la coexistencia nos parece absolutamente inaceptable. Piense el lector lo siguiente: ¿por qué razón las partes habrían suscrito un acuerdo de coexistencia si consideraran que no existe riesgo de confusión? Nótese que, bajo la tesis planteada por la autoridad en este caso, en los casos en que se suscriba un acuerdo de coexistencia y exista riesgo de confusión, el acuerdo no servirá. Sin embargo, es claro que cuando no exista riesgo de confusión, se permitirá la coexistencia no por efecto del acuerdo sino porque, precisamente, no existe riesgo de confusión. En este caso el acuerdo es inútil. Si ello es así, ¿para qué servirían los acuerdos de coexistencia? o, en otras palabras, ¿cuándo tendría sentido que las partes se tomen la molestia de redactar y suscribir un acuerdo de coexistencia?

 La segunda aproximación al tema es considerar, como nosotros defendemos abiertamente, que la obligación impuesta a la autoridad de tomar en cuenta el interés de los consumidores faculta stricto sensu a realizar un control de contenido de los acuerdos de coexistencia y no a desestimarlos por la presencia de riesgo de confusión. Esta posición es lógica dado que, como ya señalamos, las partes celebran un acuerdo de coexistencia partiendo de la premisa de que, en ausencia de éste, existe riesgo de confusión.

 Lo que sucede es que cuando se acepta un acuerdo de coexistencia, el riesgo de confusión –que era el presupuesto para la celebración del acuerdo- fue mitigado o eliminado por las partes mediante la adopción de ciertas medidas descritas en el propio acuerdo. En otras palabras, es el contenido del acuerdo el que permite a la autoridad concluir que el riesgo de confusión, que sin duda existía como premisa, ha quedado desvanecido o atenuado al punto que ya no existe peligro o riesgo para el interés general del consumidor.

 Como puede observarse, el análisis de las medidas adoptadas en el acuerdo representa una suerte de control de contenido del acuerdo de coexistencia. Es el análisis respecto del contenido del acuerdo lo que determina si se admite o no la coexistencia. La decisión no depende de la existencia de riesgo de confusión dado que, lo que realmente es materia de análisis, es la mitigación o eliminación de tal riesgo en virtud a las cláusulas contenidas en el contrato o acuerdo de coexistencia.

 La Sala Especializada en Propiedad Intelectual parece haber comprendido esta cuestión aunque la primera instancia, de otro lado, parece insistir en la tesis que nosotros hemos calificado como “inaceptable”. Por ejemplo, en la Resolución No. 2032-2013/TPI-INDECOPI se menciona que la primera instancia desestimó el acuerdo de coexistencia presentado señalándose que: “(e)l acuerdo de coexistencia presentado por la solicitante no se encuentra dentro del supuesto señalado en el artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075, toda vez que se infiere que el consentimiento prestado si afectará el interés general de los consumidores al verse expuestos a confusión respecto del origen empresarial de los productos que distinguen los signos confrontados”.

 La Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó lo decidido en primera instancia y tuvo en cuenta el acuerdo de coexistencia que efectivamente establecía medidas de mitigación del riesgo de confusión. Aunque los alcances de ese control de contenido aun no han sido detenidamente delineados por la jurisprudencia de la Sala, debe saludarse el abandono de la tesis que vincula la aceptación del acuerdo a la existencia de riesgo de confusión sin referencia al contenido del acuerdo. En la Resolución No. 3937-2013/TPI-INDECOPI, por ejemplo, pese a que los signos contrastados eran idénticos, la Sala sostuvo con absoluta elocuencia que: “(…) según se ha podido apreciar del acuerdo de coexistencia, que se han establecido condiciones para el uso y registro de los signos en cuestión a efectos de evitar que se genere confusión o error en los consumidores de los productos distinguidos por las partes, correspondiendo tener en consideración los términos del mismo en el presente procedimiento”.

 Quiero saludar abiertamente este criterio de la Sala para abordar el asunto pero me parece importante insistir -en aras de la predictibilidad, de la seguridad jurídica y, debe decirse, en observancia de una lectura lógica, razonable y ciertamente legal de la normativa- en la necesidad de que la Sala emita un precedente de observancia obligatoria sobre este asunto. La expedición de este precedente es uno de los retos que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual debe asumir con decisión.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

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Una empresa solicitó el registro del signo X-PRESSO para distinguir una serie de productos que luego fueron limitados a lo siguiente: “cacao y chocolate, harinas y preparaciones hechas de cereales, pastelería, confitería y golosinas, miel, polvos para esponjar y sándwiches, con expresa exclusión de café y bebidas a base de café, cacao y chocolate”.

Como es sabido, un signo descriptivo informa directamente al público consumidor respecto de determinadas características de los productos que distingue y, por tanto, no puede ser registrado por la autoridad marcaria. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual se pronunció, en el reciente caso que ahora comentamos, a favor de la denegatoria del signo sosteniendo que “… si bien la solicitante ha excluido al café, así como bebidas a base de café, cacao y chocolate del distingue de productos (…) en el mercado existen chocolates y/o productos de pastelería que contienen como principal ingrediente al café (…) en ese sentido, el término X-PRESSO (EXPRESO) el cual es comúnmente utilizado para identificar un tipo de café, haría referencia a que dichos productos podrían contener café del referido tipo “expreso”…”.

Francamente, no tengo paciencia con este tipo de argumentaciones. Nótese que la Sala hace el análisis de descriptividad no con respecto a los productos que se pretenden distinguir sino con respecto a ingredientes que, además, son hipotéticos (observe como la Sala alude a que “podrían contener” café expreso). ¿Desde cuándo los signos solicitados a registro no deben describir no solo los productos correspondientes sino los ingredientes de éstos?

Permítaseme decir tres cosas más. En primer lugar, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 señala que no pueden registrarse los signos que consistan EXCLUSIVAMENTE un signo o indicación que describa en el comercio la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones DE LOS PRODUCTOS o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación.

En segundo lugar, la jurisprudencia relevante a nivel mundial enseña que este análisis debe hacerse tomando como referencia al consumidor medio de los productos correspondientes. El Tribunal Europeo en el caso Baby-Dry del 2002 sostuvo que la determinación de descriptividad debe hacerse tomando en cuenta si el signo sería percibido como una “forma normal de referirse a los productos o de representar sus características esenciales en el habla común”. Pues bien, el entendimiento del consumidor, como se aprecia, debe aludir a los productos o a las características esenciales de éstos y nada más. Cualquier otra referencia hipotética resultaría técnicamente irrelevante en el examen de registrabilidad en este tipo de casos.

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el marco del Proceso No. 30-IP-2013 ha recordado que: “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo”. Así, la descriptividad se determina en función a cualidades primarias o esenciales exclusivamente (obviamente, de los productos específicamente consignados en el distingue).

Dicho todo esto… regresemos al caso comentado. Sostener que un signo es descriptivo porque lo sería tomando en cuenta que se refiere a un ingrediente que podría o no estar incluido en alguno de los productos que se pretenden distinguir es un absoluto disparate. Como dije previamente, no tengo paciencia con este tipo de razonamientos. La aplicación de la prohibición absoluta analizada aquí representa un ejercicio de interpretación tan extensivo que solo podemos esperar que haya sido un razonamiento aislado que de ningún modo revele el criterio que la autoridad manejará al analizar el presunto carácter descriptivo de un signo solicitado a registro.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

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Este post surge luego de que una colega nos comenta que la han plagiado. Como dice el dicho, uno  no sabe cómo reaccionar hasta que finalmente sucede. En el presente caso sucede lo mismo: No se sabe si pensar que es un honor ser plagiado o, más bien, entrar en rabia por haberse vulnerado su derecho de autor.

Todos los días realizamos determinadas acciones que podrían merecer protección vía Derecho de Autor (no vamos a entrar en describir conceptos y/o teorías al respecto pues, como en alguna oportunidad lo mencionamos, este blog lo leen personas que no necesariamente conocen de propiedad intelectual). Por citar algunos ejemplos: si trabajamos para una empresa y nos piden crear un Manual, Guía o Libro para estandarizar un proceso, o si trabajamos para una agencia de publicidad y nos piden crear una campaña para alguna de las empresas a las que se les presta el servicio, o si nos piden dictar una conferencia para un tema específico, entre otros. Si bien podemos pensar que por estar dentro de una relación laboral o prestar servicios bajo el esquema de “obras por encargo”, nuestro empleador es titular y/o propietario de TODO lo que con tanto esfuerzo creamos, desarrollamos, inventamos, etc.; ello no es así.

Nuestra norma peruana, al igual que otras legislaciones a nivel internacional, establecen la frase “salvo pacto en contrario”. Pero, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en algunos casos se presume que los derechos patrimoniales han sido cedidos, salvo que las partes dispongan lo contrario. Esto sucede por ejemplo en el caso de las obras audiovisuales, programas de ordenador (software) que comprende los códigos, la documentación técnica y los manuales, entre otros.

Ahora bien, sucede también que no todo lo que creamos tiene protección vía Derecho de Autor. Tal es el caso de las ideas, por muy buenas que sean. Si bien una “idea” puede tener un alto valor comercial y determinar el éxito de un producto, servicio, de la propia empresa o ser el inicio de una innovación o emprendimiento, éstas per sé son excluidas de la protección por no ser obras y por lo tanto son de libre uso y de dominio público, que a su vez permiten la creación de más y mejores obras. Como señala Palazzi citando a Landes y Posner, si las ideas fueran objeto de protección, los creadores se apresurarían a desarrollar únicamente ideas para adquirir derechos de autor, destinándose lo recursos a únicamente a dicho desarrollo con un nivel de expresión mínimo y muy bajo, con la única esperanza de que un autor posterior pague por su uso. Por lo tanto, no puede haber plagio de las ideas.

¿Y qué sucede con los modelos de negocios? Un modelo de negocio es básicamente un diseño o conjunto de procedimientos para llevar adelante una idea. Si bien importa plasmar una ardua labor de estrategia, liderazgo e implementación para conseguir un determinado resultado, éste per sé no es protegible vía Derecho de Autor ni vía Patentes. Lo que debe buscarse proteger en este caso es el know-how o secreto empresarial así como los Manuales o Guías para su implementación, para conseguir el resultado económico, dependiendo del caso en concreto. Dependerá de la empresa determinar si lo registrará en la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi (que como bien sabemos es un registro público) o mantenerlo al interior de la empresa (en privado, confidencial). En este caso, el aprovechamiento comercial es diferente y la vía de protección debiera ser contractual básicamente, sin que ello implique que no se puedan iniciar acciones vía Competencia Desleal (por violación de secretos) o, incluso, vía infracción al Derecho de  Autor (en caso de plagio),  dependiendo del caso en concreto.

Si después de haber creado algo que tiene valor económico, sucede el plagio, pues no debe quedar duda que existe protección y herramientas para protegerse, dejando en claro que para otros casos si bien se podrían iniciar otro tipo de acciones, también existe otro tipo de herramientas menos costosas, quizá de menos impacto y de alcance reputacional mediático (muy efectivas por cierto), por ejemplo: la vergüenza pública, vale decir, mostrando el plagio. Así y citando el conocido refrán: “Guerra avisada no mata gente”. 

Por: Maritza Y. Aguero Miñano

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Desde el 8 de mayo hasta el 30 de octubre se desarrollará la segunda edición del Curso Anual de Post Grado en Propiedad Intelectual, Tecnología e Industria del Entretenimiento organizado por la Universidad de San Martín de Porres. En esta edición, me acompañarán como profesores Luis Diez Canseco, Oscar Montezuma, Claudia Fernandini y Carol Cernaqué Miranda. La idea del curso es brindar una capacitación especializada en estos temas que pueda comprender tanto los aspectos de detalle (como temas de negociación de contenidos, nombres de dominio y propiedad intelectual, responsabilidad de proveedores de servicios de Internet, etc.) como las generalidades (el contenido del derecho sobre la marca, los requisitos o condiciones de patentabilidad, etc.). Los interesados pueden llamar al 4409821 o al 4223106. 

Gustavo M. Rodríguez García

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uestra relación país y ciudadanos.

Por: Maritza Y. Aguero Miñano
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El Decreto de fecha 11 de julio del presente año emitido por mandato del Papa Benedicto XVI, se prohíbe a la Universidad el empleo del título “Pontificia” en su denominación así como el empleo del término “Católica”. Veamos qué puede decir el derecho de marcas sobre este tema. Debo aclarar que se trata de una opinión que, seguramente, será debatible… pero de eso se trata… de que podamos polemizar sobre una cuestión interesante.

Empecemos por lo de “Pontificia”. Para emplear dicho término se requiere el consentimiento expreso de la Santa Sede. En ese sentido, me parece bastante claro que la Santa Sede tiene todo el derecho de retirar el consentimiento para emplear ese término. El literal m) del artículo 135º de la Decisión 486 establece que no pueden registrarse como marcas aquellos signos que, entre otras cosas, reproduzcan o imiten, bien sea como marca o como elementos de éstas, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional o de los Estados.

De esta manera, al no existir consentimiento para emplear una denominación de la Iglesia Católica o del Vaticano (no soy experto en estas cosas canónicas) es posible sostener que, en caso se soliciten a registros nuevas marcas de la Universidad que incluyan el término “Pontificia”, éstas deberían ser denegadas por contravenir una prohibición absoluta de registro. Eso, sin embargo, no quiere decir que los registros ya otorgados sean nulos dado que, en casos de nulidades, estamos hablando de vicios de origen (que no es el caso porque, en su momento, el consentimiento sí existía). Eso sin perjuicio de que puedan adoptarse otros medios para asegurar que la Universidad deje de emplear el término “Pontificia”.

Sobre el término “Católica”, me parece que es jurídicamente inaceptable la posición de la Santa Sede. La denominación “Católica” no puede ser entendida como un derecho de exclusiva de una persona u organización en particular. No sé qué dirá al respecto el Código de Derecho Canónico que invoca la Santa Sede en su Decreto pero… en caso diga lo que supuestamente dice… me parece un acto de absoluta ignorancia. Sin embargo, quiero poner en el tapete dos cuestiones. Primero, ¿podría la Iglesia Católica argumentar que el empleo de esa mención por parte de una institución que no califica como tal, a su criterio, transmite un mensaje engañoso, esto es, da a entender que la institución o, puntualmente, el servicio educativo proporcionado es católico cuando no lo es? Segundo, ¿podría la Iglesia Católica sostener que el empleo del signo “Católica” por parte de quien no es reconocido como católico, afecta su identidad o prestigio?

Estas son, por cierto, solo algunas ideas para el debate. No pretende, bajo ningún escenario, ser una respuesta concluyente sobre un tema (que, además, no he estudiado a profundidad) tan interesante como el planteado. Mi impresión inicial me dice que la PUCP debe olvidarse de su P inicial… pero su C de Católica, no puede ni debe ser despojada tan fácilmente.

Por: Gustavo M. Rodríguez García
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toda la información necesaria.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

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