Bueno… veamos un momento que ocurre con la pretendida cancelación por falta de uso… de una marca notoriamente conocida. La cancelación es una vía de extinción del registro. Sin embargo, estas marcas no dependen del registro. Pueden existir aunque no exista el mismo y, en consecuencia, seguirán incólumes aunque su eventual registro desaparezca siempre que, desde luego, se mantenga la condición de notoriedad.
Consideramos, por eso, que en un procedimiento en el que se solicite la cancelación por falta de uso de una marca, el titular de la marca podrá defenderse alegando la notoriedad de su marca. Si en el procedimiento logra acreditar dicho estatus de notoriedad, la cancelación no será procedente. Insistimos, eso sí, en que previamente al pronunciamiento de la autoridad con relación a la cancelación propuesta, deberá pronunciarse sobre la notoriedad invocada.
Resulta ilustrativo, en esa línea, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina haya recogido expresamente estos pasos de análisis en el Proceso N° 46-IP-2006, indicando que: “…deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el status de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que no es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use”.
Desgraciadamente, en algún procedimiento en el que se invocaba la cancelación por falta de uso de una marca, la primera instancia sostuvo la tesis de que la notoriedad no podía ser invocada en el marco de un procedimiento de cancelación argumentando que: “es pertinente indicar que la solicitud de reconocimiento de notoriedad, no corresponde solicitarla en el presente procedimiento, puesto que el presente caso versa sobre una solicitud de cancelación de registro de marca, supuesto de hecho diferente a lo solicitado; sin embargo, se deja a salvo la facultad del emplazado de hacer valer los argumentos que estime convenientes en la vía correspondiente”(Resolución No. 5347-2008/OSD-INDECOPI).
Dicha posición es, a nuestro juicio, incorrecta y genera una situación de indefensión absoluta. En primer lugar, resulta curioso que la primera instancia aluda a una “vía correspondiente”. Debe tenerse en cuenta que, bajo la tesis adoptada, el titular de la marca tendría que invocar la notoriedad en otro expediente pero que permita la declaración de notoriedad. No podría solicitar una marca e invocar la notoriedad ya que ésta no puede ser invocada en un procedimiento de solicitud de registro.
En ese escenario, la autoridad está obligando al administrado a generar otras controversias con el único fin de discutir su notoriedad. Además, esa notoriedad claramente tiene incidencia en lo que se pueda resolver con relación a la cancelación por las razones que ya comentáramos previamente. De esta forma, la primera instancia rechaza conocer de un asunto que perfectamente pudo haber evitado la procedencia de la cancelación invocada bajo el argumento de que se trata “de un supuesto de hecho diferente”.
La solución de la autoridad en el caso citado es, a nuestro criterio, inaceptable. Incluso por una cuestión de economía procedimental, resultaba adecuado que se admita la posibilidad de discutir la notoriedad alegada como argumento de defensa ante la cancelación invocada. Por nuestra parte… seguiremos buceando en la jurisprudencia de propiedad intelectual para poner en evidencia errores y horrores (siempre con ánimo constructivo, por cierto).
Por: Gustavo M. Rodríguez García