Uno de los aspectos centrales del derecho de marcas se refiere a la determinación de los supuestos susceptibles de generar confusión en el público consumidor o usuario de los productos o servicios distinguidos por los signos contrastados en cada caso. Sin embargo, pocas veces se reflexiona sobre los criterios que deben orientar al examinador al momento de efectuar el cotejo correspondiente entre los signos sin perder de vista los fines que de forma primordial el sistema marcario en su conjunto preserva o, al menos, pretende preservar.

De forma casi intuitiva, los examinadores parecen aplicar las reglas de cotejo sobre las que parece existir cierta aceptación pacífica tanto doctrinal como jurisprudencial. En nuestro país, algunas de esas reglas de cotejo encuentran una recepción legal expresa en el Decreto Legislativo No. 1075 cuando establece entre sus artículos 45º a 49º determinadas pautas para la realización del contraste que se realizará en el marco del examen para la determinación del riesgo de confusión.

Una de las menciones curiosas –y que pareciera haber pasado desapercibida- de los criterios establecidos legalmente se refiere a la consideración del uso de los signos. En efecto, el artículo 45º de la norma previamente citada, establece que a efectos de determinar si dos signos son similares y susceptibles de causar confusión en el consumidor, se considerarán los criterios allí enumerados. En su literal d) se establece como criterio: “el carácter arbitrario o de fantasía del signo, SU USO, publicidad y reputación en el mercado”.

A nuestro entender, se trata de una mención desacertada y, en cierto sentido, “impura” de cara a los fines del sistema marcario y el régimen legal aplicable en nuestro país. En efecto, el sistema de marcas no se orienta de forma exclusiva a garantizar que las marcas puedan, efectivamente, distinguir productos o servicios. Ante todo, el sistema pretende asegurar que las marcas puedan posicionarse y desarrollarse adecuadamente en el mercado. En otros términos, el sistema marcario se orienta a permitir la implantación adecuada de los signos diferenciadores. El desarrollo de estos signos beneficia, sin duda, a los consumidores que podrán identificar adecuadamente los productos o servicios correspondientes, reducirán sus costos de búsqueda de información y tendrán señales fidedignas de calidad y atributos no evidentes con respecto a los productos o servicios.

Naturalmente, que el derecho se oriente a permitir y facilitar dicha implantación de los signos en el tráfico económico beneficia directamente a los titulares de marcas que pueden hacer inversiones confiables con la seguridad que la extensión del campo de protección conferido a sus marcas se encontrará legalmente resguardado. Preservar la potencialidad de desarrollo y expansión de las marcas tiene una innegable vinculación con la cuestión de la seguridad jurídica y la predictibilidad necesaria para la adopción de estrategias de posicionamiento de los signos distintivos.

Dentro de nuestro sistema, el uso no atribuye el derecho de exclusiva. De la misma forma, la falta de uso no determina per se la pérdida de dicho derecho (pesa sobre el titular, eso sí, una carga de usar de forma que el no uso, eventualmente, podría determinar la pérdida del derecho si y solo si un tercero solicita la cancelación de la marca). El derecho de exclusiva se proyecta con relación a los productos o servicios para los que la marca fue otorgada durante el plazo legalmente establecido y dentro del territorio nacional. Que ello sea así hace sentido porque le permite al titular proyectar las inversiones a futuro para extender, en caso le interese, el empleo de su marca dentro del campo de exclusividad conferido.

Chijane lo expresa de forma muy clara: “(…) el poder de exclusión conferido al titular de la marca no ha de ceñirse a elementos fácticos variables (en caso contrario se cercenaría el derecho de marca y se debilitaría al propio sistema registral)” (Chijane, Derecho de Marcas, Montevideo 2007). Eso es así porque, como bien se adelanta, las consideraciones relativas al uso son absolutamente imprecisas. La forma de uso de una marca hoy puede llevarnos a una conclusión absolutamente opuesta mañana. Aceptar que el uso es relevante para determinar el riesgo de confusión implicaría aceptar que entre dos signos, hoy puede haber confusión (legalmente hablando) y mañana puede no haberla.

La naturaleza legal de la noción de confusión nos permite comprender, una vez más, el porqué resulta debatible que el criterio del uso pueda sernos de utilidad. El uso alude a una cuestión de hecho, fáctica. Nada nos dice sobre la confusión legal y su posibilidad. Y eso es así, además, porque el derecho pretende salvaguardar una expectativa del titular marcario. Restringir el derecho de exclusiva a un dato fáctico conllevaría a limitar su derecho en función a las fronteras trazadas por el uso particular en cada caso en concreto.

El propio Chijane citando a Monteagudo recuerda que el sistema marcario no confiere una mera posibilidad coyuntural de reprimir supuestos confusorios en un específico íter temporal (tutela estática), sino fundamentalmente procura un ámbito de protección lo suficientemente amplio como para permitir una implantación expansiva del signo (tutela dinámica)*. No puede ni debe determinarse la confusión en función al uso del signo en un momento determinado porque ello ignora la gran gama de usos posibles para el titular a futuro.

Atender a criterios ligados al uso del signo en un momento dado (precio de los productos/servicios, forma de distribución, entre otros) genera estas consecuencias nocivas para la posibilidad de implantación y proyección de la marca en el mercado. La tutela específica que el régimen de marcas no puede ser confundida con la tutela general y residual que confiere el sistema de represión de la competencia desleal. En suma, sostener que el uso puede servir para determinar el riesgo de confusión implica centrarse excesivamente en el hoy vaciando de contenido la finalidad primordial orientada al afianzamiento de los signos en el tiempo.