Se ha dedicado considerable atención a explorar la función distintiva (capacidad del signo de cumplir una función marcaria en el tráfico económico diferenciando e identificando productos o servicios) desde un plano concreto, esto es, atendiendo a la composición del signo o medio en sí mismo con relación a los productos o servicios que pretende distinguir en el mercado. En contraste, poco se ha estudiado con respecto a la exigencia de aptitud distintiva desde un plano abstracto, esto es, considerando la capacidad de servir como marca a partir de la propia estructura del signo sin referencia a factores exógenos a ésta. Desde el plano concreto, un signo será descriptivo o genérico o engañoso dependiendo del producto o servicio que pretenda distinguir. Desde el plano abstracto, un signo determinado puede carecer de la estructura necesaria para interactuar en el tráfico económico como marca sin perjuicio de la referencia a los productos o servicios que pretenda distinguir.

Diversos autores suelen distinguir, restringiendo la noción de aptitud distintiva al plano concreto, es decir, a aquél en el que se analiza el signo con relación a determinados productos o servicios, aludiendo a los conceptos de distintividad intrínseca y distintividad extrínseca. A continuación, una muestra del desarrollo absolutamente divergente con respecto a la cuestión.

Martínez Medrano y Soucasse: “la distintividad intrínseca es la que permite diferenciar la denominación en función de marca del nombre usual o designación necesaria de los productos que intenta distinguir (…) la distintividad extrínseca es la que diferencia a una marca de los demás signos registrados o solicitados con anterioridad” (Derecho de Marcas, Edit. La Rocca, Buenos Aires, 2000).

Otero Lastres: “la capacidad intrínseca hace referencia al signo o medio en sí mismo considerado e implica que el signo ha de poseer una estructura apta para individualizar unos productos o servicios o, lo que es lo mismo, para singularizarlos frente a otros. Por esta razón, no tendrá <> el signo que posee una estructura tan simple o, al contrario, tan compleja, que no puede cumplir esta función de individualización de unos productos o servicios concretos agrupándolos bajo sí mismo. Por su parte, la capacidad extrínseca hace referencia a la relación del signo con los productos o servicios a los que se aplica e implica que el signo no sea el nombre del producto o servicio al que se aplica, ni una denominación que describa alguna de sus características, ni una denominación que se haya convertido en la que habitualmente se emplea para designarlos”.(La definición legal de marca en la nueva ley española de marcas, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo 22, Universidad Santiago de Compostela – Editorial Marcial Pons, 2001).

Patricia Gamboa: “la aptitud distintiva, como requisito de registrabilidad, se analiza teniendo en cuenta la relación que existe entre el signo y el producto o servicio que se pretende distinguir, razón por la cual mal podemos decir que se trata de una capacidad intrínseca del signo, pues la evaluación del mismo no se hace en abstracto sino tomando en cuenta los productos o servicios a los que se pretende aplicar” (La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486, Revista de Derecho Administrativo, Círculo de Derecho Administrativo, Lima 2006).

Como se puede advertir, los autores han interpretado a su modo los alcances del concepto de aptitud distintiva. A nuestro juicio, la capacidad distintiva debe evaluarse de forma abstracta y de forma concreta. Imaginemos que alguien solicita registrar como marca un signo de puntuación de forma aislada, por ejemplo, una coma sin grafía, color o particularidad alguna. No interesa qué producto o servicio pretende distinguir, sencillamente ese signo no tiene aptitud para funcionar en el tráfico económico como marca.

Supongamos que se solicita a registro un signo que parece un lema comercial o un signo demasiado extenso o con caracteres absolutamente ininteligibles. Ese signo, sin perjuicio de los productos o servicios, no gozará de la estructura de una marca. Esa falta de estructura, desde luego, se analiza de forma abstracta y no de forma concreta porque no depende, como ya dijimos, de los productos o servicios que pretendan ser asociados al signo.

A nuestro modo de ver, la capacidad distintiva alude a la aptitud del signo de identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado. Esta capacidad distintiva deberá ser evaluada en dos niveles: (i) la capacidad distintiva abstracta del signo; y, (ii) la capacidad distintiva concreta o específica del signo. La capacidad distintiva abstracta, como ya hemos adelantado, alude a la aptitud del signo, por sí mismo y sin consideración de factor ajeno a su propia estructura, para actuar como signo distintivo en el tráfico económico. La capacidad distintiva concreta implica, por el contrario, evaluar el signo en función a los productos o servicios que éste pretende distinguir. A su vez, la capacidad distintiva concreta podrá ser dos tipos: (i) capacidad distintiva concreta intrínseca; y, (ii) capacidad distintiva concreta extrínseca.

La capacidad distintiva concreta intrínseca implica evaluar el signo en sí mismo en su relación con los productos o servicios que pretenda distinguir. Se le denominará “intrínseca” porque el impedimento no nace a partir de una eventual colisión con derechos de terceros exógenos al signo. Por el contrario, es el propio signo el que no resulta apto para distinguir esos productos o servicios que pretende distinguir (y no otros). En estos casos, el impedimento podrá deberse a la naturaleza descriptiva, genérica o engañosa, por ejemplo, del signo analizado. La capacidad distintiva concreta extrínseca implica evaluar el signo en su relación con los productos o servicios que pretenda distinguir considerando la posible afectación de los intereses legítimos de terceros. Estos intereses no son inherentes al signo analizado. Se trata de factores externos al signo que deben ser considerados por la autoridad. Así, si se solicita el signo X para distinguir prendas de vestir y el signo X ya está registrado por un tercero para distinguir los mismos productos, la solicitud será rechazada.

Una voz autorizada en el derecho de marcas –el Dr. Fernández Novoa- sostiene que: “el examen del carácter distintivo de un signo que aspira a ser registrado como marca debe realizarse en dos etapas: en una primera etapa hay que comprobar si el signo posee capacidad distintiva en un plano abstracto (esto es, prescindiendo de los productos y servicios cubiertos por la solicitud), y en una segunda etapa hay que comprobar si el signo que posee capacidad distintiva abstracta es apto para diferenciar los productos o servicios indicados en la solicitud”. (Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, 2da. Edición, Madrid-Barcelona, 2004).

Nos disculpamos con el lector de este blog que esperaba un comentario algo más digerible. Nos parece importante, sin embargo, plantear también nuestras dudas con respecto a cuestiones como las que hemos comentado. Cuando a usted le deniegan su registro de marca, tiene derecho a saber el porqué. No es posible que, bajo la apariencia de haber evaluado su signo con respecto a un producto, se le induzca a creer que una solicitud de su mismo signo con respecto a otro producto o servicio podría prosperar cuando, en realidad, su signo está condenado a una vida fuera del ámbito marcario.

Por: Gustavo M. Rodríguez García