Sin duda, usted ha escuchado de Harry Potter. Es un personaje creado por J.K. Rowling y que protagoniza una historia contada a través de varios libros (y ahora películas). Los libros han sido traducidos a más de 65 idiomas y es una de las novelas económicamente más exitosas del mundo. El éxito de una franquicia como la que se ha forjado en torno a Harry Potter no sería posible sin que entren en juego los derechos de propiedad intelectual. Y es que la protección efectiva de la propiedad intelectual genera incentivos importantes para que se invierta en el desarrollo de nuevas creaciones así como en el posicionamiento, cuidado y gestión efectiva de éstas.

¿Qué tiene eso que ver con un ratón transgénico? El Onco Ratón de Harvard fue descrito en la solicitud de patentamiento correspondiente como “un mamífero transgénico no humano cuyas células germinales y células somáticas contienen una secuencia oncogénica activdada que ha sido introducida en dicho animal o en un ascendiente suyo en un estadio no posterior al de ocho células”. Este importante y discutido caso suscitó un debate interesante con respecto a la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas y la aplicación o no de consideraciones morales o éticas en torno a dicha materia.

Sin perjuicio que dicha solicitud finalmente accedió al sistema de patentes, es importante reflexionar sobre la incidencia de consideraciones ajenas al campo jurídico y que suelen contaminar un debate eminentemente técnico. La Decisión 486 establece que no serán patentables las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral.

Soy escéptico de este tipo de impedimentos porque no hacen a la observancia de las condiciones de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial). Creo que existe un pobre entendimiento del funcionamiento del sistema de patentes. La patente no otorga un derecho positivo de comercialización de la invención patentada. El derecho de exclusiva es precisamente eso: un derecho a impedir que otros empleen de forma no autorizada la invención patentada sin que ello implique una autorización a comercializarla (los fanáticos de los latinazgos podrían decir que se trata de un ius prohibendi).

La moral interna de un país –lo cual es de por sí sumamente complicado de valorar- no puede ser considerada como una cuestión que incide sobre la patentabilidad de una invención. El patentamiento se basa en consideraciones técnico-legales, sin perjuicio de las medidas legales que tal país pueda adoptar para regular o impedir la comercialización de un invento (como de un producto cualquiera). Hacer una valoración subjetiva de lo moral como condición de patentamiento (en perjuicio del sector biotecnológico) implica una vulneración indirecta del principio de no discriminación por campo tecnológico contenido en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual en el Comercio (ADPIC).

Creo que deberíamos eliminar por completo cualquier impedimento referido a la moral en materia de patentamiento sin que ello implique desconocer el derecho de los países miembros a legislar o adoptar medidas orientadas a limitar o impedir la puesta en el mercado o el ejercicio efectivo de un producto o procedimiento determinado. Pero hay que separar los planos: una cosa es el patentamiento que genera el incentivo para el fomento de nuevas investigaciones en materia biotecnológica y otra cosa es la comercialización del invento. El sistema de patentes no se ocupa de conceder autorizaciones de puesta en el mercado (el otorgamiento de una patente farmacéutica no autoriza a comercializar el fármaco). Si uno entiende bien la diferencia, comprenderá que el mismo valor de la propiedad intelectual que hizo de Harry Potter el éxito que es hoy en día, es el que podría permitir revolucionar el campo de la biotecnología llevándonos a un mundo de conocimientos hasta ahora insospechados.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

La doctrina de la “initial interest confusion” reconoce que es posible que una marca se vea afectada sin que necesariamente se llegue a producir confusión con respecto a los productos o servicios o con respecto al origen de éstos. En efecto, se suele sostener que existen dos tipos de confusión: (i) la confusión directa, esto es, cuando la confusión recae sobre el producto o servicio (compro el chocolate X pensando que es el chocolate Y); y, (ii) la confusión indirecta, esto es, cuando la confusión recae sobre el origen empresarial del producto o servicio (sabemos que el chocolate X no es el chocolate Y pero creemos que pertenece a la misma empresa que el otro).

Supongamos que usted está conduciendo hacia alguna playa del sur y tiene muchos deseos de tomarse una gaseosa. Pero usted no quiere cualquier gaseosa. Usted quiere la gaseosa X. Usted divisa que una tienda tiene un cartel referido a la gaseosa X por lo que asume válidamente que en este local venden tal gaseosa. Por tal razón, usted detiene el automóvil e ingresa al local para solicitar la gaseosa X. Sin embargo, le informan que ellos no venden esa gaseosa pero tienen otra, muy similar y que cuesta menos. Hace calor, se encuentra cansado y, después de todo, usted ya se detuvo. Así, decide comprar la otra gaseosa y continuar su trayecto.

Al comprar la gaseosa, usted no creyó que ésta era la gaseosa X. Tampoco pensó que era de la misma empresa que la otra o que existía algún tipo de vinculación entre las empresas titulares (un supuesto de asociación asimilado a la noción de confusión indirecta en nuestra jurisprudencia administrativa en materia de marcas). A usted le informaron, ante de la adquisición de la gaseosa, que no era la gaseosa X y era claro para usted que el titular de esta bebida no tenía nada que ver con el otro. No existe confusión en los términos clásicamente entendidos. Tampoco es un escenario de riesgo de confusión porque dicho riesgo fue claramente mitigado antes de la adopción de la decisión de consumo.

Lo que se ha producido es un supuesto de confusión en el interés inicial. Si bien es cierto, la confusión no se refirió al producto o servicio o al origen de éstos, sí se verificó un supuesto de confusión durante el proceso de atracción del consumidor potencial hacia un signo distinto. En estricto, el supuesto de confusión en el interés inicial no es un supuesto de confusión marcaria dado que no depende de un examen comparativo entre los signos. Sin embargo, sí podría ser considerado como un supuesto de competencia desleal no incluido en las categorías de confusión directa, indirecta o por riesgo de asociación que la autoridad de fiscalización de la competencia desleal considera (a diferencia de la autoridad marcaria que asimila la noción de riesgo de confusión a la confusión indirecta).

En el supuesto analizado, resulta claro para usted que no existe confusión sobre el producto o sobre el origen de éste. Simplemente, su atención ha sido desviada generando una ventaja a una persona distinta mediante el empleo de un signo determinado. De nuevo, recuerde que el empleo per se de una marca ajena no constituye una infracción ya que no necesariamente existe una afectación a la función como marca desempeñada por tal signo o medio diferenciador. El dueño de la tienda de la carretera no usa la marca de la gaseosa X para referirse a otra bebida ni emplea un signo similar a X para que usted piense que es X. Emplea X para aludir a X. Sencillamente, dicho producto no se vende si no el de la competencia. De esta forma, podríamos concebir a la confusión en el interés inicial no tanto como un supuesto de confusión sino como una forma de engaño. ¿Usted qué piensa?

Por Gustavo M. Rodríguez García

Dice una conocida canción en nuestro país: “odio quiero más que indiferencia”. En este post reflexionaremos sobre los casos de autoplagio. El debate es simple: estamos frente a una conducta que resulta sencillamente mal vista o nos encontramos ante una infracción susceptible de sanción. El autoplagio se produce cuando un autor hace creer que una obra determinada es inédita aunque, en realidad, se trataba de una obra anterior. Eso sucedería con el profesional que publica una y otra vez el mismo artículo en diversas revisas haciendo creer que se trata de un trabajo inédito o cuando el autor se dedica a “refrescar” el mismo trabajo en reiteradas ocasiones de forma absolutamente trivial e intrascendente de modo que, en realidad, no existe un aporte sustancial en la nueva versión de la obra.

Ahora bien, si uno es el autor y el plagio es concebido como una falsa atribución de autoría, podría sostenerse de forma válida que: (i) en la segunda publicación no se produce una falsa atribución de autoría porque, de hecho, el autor es quien realmente realizó la actividad creativa original correspondiente; y, (ii) si uno mismo es el autor, ¿cómo podría producirse un agravio hacia uno mismo en virtud al autoplagio? En todo caso, si a través del derecho de autor se protegen las obras, esto es, aquellas creaciones del intelecto que gozan de originalidad –aunque sea mínima- es claro que un simple “refrito” carecerá de esa nota de originalidad y no estará protegido.

Bueno… todo bien si se asume que el autor es el único sujeto que puede estar legitimado a invocar algún tipo de agravio. Lo cierto es que existen supuestos en los que el autoplagio podría ser relevante si el producto del autoplagio es susceptible de afectar el mercado real o potencial de la obra plagiada por uno mismo. Si escribo un artículo para una revista y cedo los derechos patrimoniales correspondientes, la publicación del mismo artículo en otra revista puede hacer que el interesado adquiera la segunda publicación y no la primera. No solo hay falta de originalidad en el segundo artículo sino que éste afecta decididamente al primero.

Lo cierto es, en suma, que el autor puede ser, con relación a los derechos patrimoniales derivados de dicha creación, un tercero a quien le resultan oponibles los derechos del titular de tales derechos patrimoniales. Bajo ese orden de ideas, el titular de los derechos patrimoniales podría accionar contra el autor de la obra por vulneración de tales derechos en virtud a un supuesto de autoplagio. El perjuicio no sería para el autor sino para el titular de los derechos (cesionario de los derechos patrimoniales).

En suma, hay ciertos casos en los que el autor puede “sacarla barata” recibiendo tan solo el odio de los lectores defraudados que se encuentran con un poco inspirado sujeto.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

Se ha dedicado considerable atención a explorar la función distintiva (capacidad del signo de cumplir una función marcaria en el tráfico económico diferenciando e identificando productos o servicios) desde un plano concreto, esto es, atendiendo a la composición del signo o medio en sí mismo con relación a los productos o servicios que pretende distinguir en el mercado. En contraste, poco se ha estudiado con respecto a la exigencia de aptitud distintiva desde un plano abstracto, esto es, considerando la capacidad de servir como marca a partir de la propia estructura del signo sin referencia a factores exógenos a ésta. Desde el plano concreto, un signo será descriptivo o genérico o engañoso dependiendo del producto o servicio que pretenda distinguir. Desde el plano abstracto, un signo determinado puede carecer de la estructura necesaria para interactuar en el tráfico económico como marca sin perjuicio de la referencia a los productos o servicios que pretenda distinguir.

Diversos autores suelen distinguir, restringiendo la noción de aptitud distintiva al plano concreto, es decir, a aquél en el que se analiza el signo con relación a determinados productos o servicios, aludiendo a los conceptos de distintividad intrínseca y distintividad extrínseca. A continuación, una muestra del desarrollo absolutamente divergente con respecto a la cuestión.

Martínez Medrano y Soucasse: “la distintividad intrínseca es la que permite diferenciar la denominación en función de marca del nombre usual o designación necesaria de los productos que intenta distinguir (…) la distintividad extrínseca es la que diferencia a una marca de los demás signos registrados o solicitados con anterioridad” (Derecho de Marcas, Edit. La Rocca, Buenos Aires, 2000).

Otero Lastres: “la capacidad intrínseca hace referencia al signo o medio en sí mismo considerado e implica que el signo ha de poseer una estructura apta para individualizar unos productos o servicios o, lo que es lo mismo, para singularizarlos frente a otros. Por esta razón, no tendrá < > el signo que posee una estructura tan simple o, al contrario, tan compleja, que no puede cumplir esta función de individualización de unos productos o servicios concretos agrupándolos bajo sí mismo. Por su parte, la capacidad extrínseca hace referencia a la relación del signo con los productos o servicios a los que se aplica e implica que el signo no sea el nombre del producto o servicio al que se aplica, ni una denominación que describa alguna de sus características, ni una denominación que se haya convertido en la que habitualmente se emplea para designarlos”.(La definición legal de marca en la nueva ley española de marcas, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo 22, Universidad Santiago de Compostela – Editorial Marcial Pons, 2001).

Patricia Gamboa: “la aptitud distintiva, como requisito de registrabilidad, se analiza teniendo en cuenta la relación que existe entre el signo y el producto o servicio que se pretende distinguir, razón por la cual mal podemos decir que se trata de una capacidad intrínseca del signo, pues la evaluación del mismo no se hace en abstracto sino tomando en cuenta los productos o servicios a los que se pretende aplicar” (La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486, Revista de Derecho Administrativo, Círculo de Derecho Administrativo, Lima 2006).

Como se puede advertir, los autores han interpretado a su modo los alcances del concepto de aptitud distintiva. A nuestro juicio, la capacidad distintiva debe evaluarse de forma abstracta y de forma concreta. Imaginemos que alguien solicita registrar como marca un signo de puntuación de forma aislada, por ejemplo, una coma sin grafía, color o particularidad alguna. No interesa qué producto o servicio pretende distinguir, sencillamente ese signo no tiene aptitud para funcionar en el tráfico económico como marca.

Supongamos que se solicita a registro un signo que parece un lema comercial o un signo demasiado extenso o con caracteres absolutamente ininteligibles. Ese signo, sin perjuicio de los productos o servicios, no gozará de la estructura de una marca. Esa falta de estructura, desde luego, se analiza de forma abstracta y no de forma concreta porque no depende, como ya dijimos, de los productos o servicios que pretendan ser asociados al signo.

A nuestro modo de ver, la capacidad distintiva alude a la aptitud del signo de identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado. Esta capacidad distintiva deberá ser evaluada en dos niveles: (i) la capacidad distintiva abstracta del signo; y, (ii) la capacidad distintiva concreta o específica del signo. La capacidad distintiva abstracta, como ya hemos adelantado, alude a la aptitud del signo, por sí mismo y sin consideración de factor ajeno a su propia estructura, para actuar como signo distintivo en el tráfico económico. La capacidad distintiva concreta implica, por el contrario, evaluar el signo en función a los productos o servicios que éste pretende distinguir. A su vez, la capacidad distintiva concreta podrá ser dos tipos: (i) capacidad distintiva concreta intrínseca; y, (ii) capacidad distintiva concreta extrínseca.

La capacidad distintiva concreta intrínseca implica evaluar el signo en sí mismo en su relación con los productos o servicios que pretenda distinguir. Se le denominará “intrínseca” porque el impedimento no nace a partir de una eventual colisión con derechos de terceros exógenos al signo. Por el contrario, es el propio signo el que no resulta apto para distinguir esos productos o servicios que pretende distinguir (y no otros). En estos casos, el impedimento podrá deberse a la naturaleza descriptiva, genérica o engañosa, por ejemplo, del signo analizado. La capacidad distintiva concreta extrínseca implica evaluar el signo en su relación con los productos o servicios que pretenda distinguir considerando la posible afectación de los intereses legítimos de terceros. Estos intereses no son inherentes al signo analizado. Se trata de factores externos al signo que deben ser considerados por la autoridad. Así, si se solicita el signo X para distinguir prendas de vestir y el signo X ya está registrado por un tercero para distinguir los mismos productos, la solicitud será rechazada.

Una voz autorizada en el derecho de marcas –el Dr. Fernández Novoa- sostiene que: “el examen del carácter distintivo de un signo que aspira a ser registrado como marca debe realizarse en dos etapas: en una primera etapa hay que comprobar si el signo posee capacidad distintiva en un plano abstracto (esto es, prescindiendo de los productos y servicios cubiertos por la solicitud), y en una segunda etapa hay que comprobar si el signo que posee capacidad distintiva abstracta es apto para diferenciar los productos o servicios indicados en la solicitud”. (Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, 2da. Edición, Madrid-Barcelona, 2004).

Nos disculpamos con el lector de este blog que esperaba un comentario algo más digerible. Nos parece importante, sin embargo, plantear también nuestras dudas con respecto a cuestiones como las que hemos comentado. Cuando a usted le deniegan su registro de marca, tiene derecho a saber el porqué. No es posible que, bajo la apariencia de haber evaluado su signo con respecto a un producto, se le induzca a creer que una solicitud de su mismo signo con respecto a otro producto o servicio podría prosperar cuando, en realidad, su signo está condenado a una vida fuera del ámbito marcario.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

Si últimamente ha estado en una sala de cine, habrá notado en los trailers que pronto se estrenará “Vampires Suck”, una parodia de la famosa saga “Crepúsculo” (“Twilight”). En esta popular película, Bella, una joven estudiante, se enamora del vampiro Edward. Posteriormente, entra en escena Jacob, un hombre lobo, a fin de cerrar este triangulo amoroso que ha traído locas a muchas adolescentes en todo el mundo.

Llama la atención la obra cinematográfica que mencionamos debido a su contenido burlesco, al mismo estilo de algunas parodias nacionales en los que podemos ver a una Tulicienta o un Jeta Jeta Uribe. No vamos a referirnos al contenido per se de dichas obras ni a su buen o mal gusto, ya que esto podría resultar cuestionable y no ser materia de comentario ahora, sino a la imitación burlesca que comparte un efecto cómico.

De acuerdo a nuestra legislación, la parodia es considerada una limitación al Derecho de Autor. El artículo 49º del Decreto Legislativo Nº 822, Ley sobre el Derecho de Autor, establece que no se considerará transformación que exija autorización del autor la parodia de una obra divulgada mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor y sin perjuicio de la remuneración que le corresponda por esa utilización. Interesante, pero no hay definición sobre lo que constituye una parodia.

La norma señala que: i) la parodia no es considerada como una transformación de una obra (la cual incide directamente sobre el derecho de integridad); ii) no se exige el consentimiento del autor; iii) debe tratarse de una obra divulgada, iv) la parodia no puede ser asimilada a casos en los que exista confusión con la obra original, v) la parodia no puede generar daño a la obra parodia, y; vi) existe remuneración por la utilización de la obra original.

¿Puede considerarse la parodia como una “transformación” de una obra? ¿Acaso el derecho de transformación no forma parte del derecho patrimonial? ¿Si la parodia es una limitación al derecho de autor y no requiere autorización previa y expresa, cual es el porqué de la contraprestación a cambio de alterar el contenido material de la obra?

En realidad, si hablamos de “parodia”, inexorablemente se va a realizar una modificación de los caracteres originales de la obra parodiada para dar nacimiento a una nueva obra, original y distinta de la preexistente. En esto la norma no pareciera ser precisa. De acuerdo a la doctrina de los Estados Unidos de América, la parodia es considerada dentro del “fair use” o “uso leal” de una obra sobre la base de la Primera Enmienda Constitucional de los Estados Unidos de América, encontrándose recogida en la Sección 107 del Copyright Act.

La doctrina del fair use indica que nos encontramos frente a un privilegio a favor de una persona que no es el titular de un derecho de autor para utilizar un material protegido en una forma razonable sin su consentimiento, sin perjuicio del monopolio generado a favor del titular. Así, la doctrina ha desarrollado los siguientes criterios, que necesariamente deberán ser evaluados caso por caso:

1. El propósito y el carácter de su uso, el cual permite determinar si una parodia tiene naturaleza comercial o no comercial.
2. La naturaleza de la obra protegida. En este caso se deberá determinar si la parodia agrega nueva información y su propósito.
3. El monto y sustancialidad de porción utilizada con relación a la obra protegida con relación a su totalidad.
4. El efecto de su utilización con relación al mercado potencial o el valor de la obra protegida.

Si por ejemplo, apreciamos a un personaje de dibujos animados miccionando en la calle o en estado de embriaguez, evidentemente esto no constituye parodia ni nada por el estilo, simplemente estamos frente a una infracción al derecho de autor, tal y como fue resuelto en la Sentencia Walt Disney vs. Mature Pictures en donde, entre otras cosas, se declaró que el hecho de tomar los personajes de Walt Disney para protagonizar una película de adultos con representaciones obscenas no podía ser entendido como parodia.

La parodia es una forma de expresión que reduce los costos de obtención de una licencia con la finalidad de caricaturizar, burlarse y/o remedar una obra primigenia. En algunas oportunidades son los propios autores quienes se niegan a que sus obras sean parodiadas por considerarlas como una forma de descrédito o simplemente por desagrado. Ello puede ser cierto, pero el hecho es que muchas veces las parodias son mucho más exitosas, recordadas y de fácil acceso que las obras primigenias. ¿Usted qué opina?

Por: Maritza Y. Aguero Miñano