No es para nada inusual que las casas de moda extiendan su negocio a la comercialización de perfumes (Armani, Burberry, Lacoste, Tommy Hilfiger, Hugo Boss y tantas otras). El origen de esta tendencia suele asociarse a un factor económico: las ventas de las prendas de vestir de lujo fueron declinando, incluso de las colecciones ready-to-wear, debido al elevado precio de estos productos. Es por ello que se suele enseñar que los diseñadores recurrieron al licenciamiento de sus marcas para otros productos (“productos secundarios”). Naturalmente, es indiscutible hoy en día que el negocio de la perfumería no es simplemente una forma de subsistencia sino que es una fuente primaria de ingresos.

Ahora bien, siendo una importante fuente de ingresos, hace sentido que se reflexione sobre la protección legal que se confiere a estos productos y, en particular, el tratamiento que el derecho marcario ha venido prestando a los mismos. El artículo 134º de la Decisión 486 que establece una lista referencial de aquellos signos o medios que pueden constituir marcas, menciona expresamente a “los olores”. Naturalmente, para que tales olores puedan lograr el registro que determina el nacimiento de un derecho de exclusiva, deberán observar los requisitos que cualquier signo o medio deben cumplir para ser registrado.

La doctrina se ha ocupado, en particular, de la problemática asociada a la representación gráfica. En efecto, la norma comunitaria andina exige la susceptibilidad de representación gráfica como requisito de registrabilidad. Sin embargo, la pregunta práctica es ¿cómo se representa gráficamente un olor? Esta cuestión fue materia de análisis en el conocido fallo del 2002 del caso Sieckmann resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y en el que se había solicitado a registro marcario un aroma descrito como “balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela”.

En dicho fallo, se sentenció que: “En el caso de un signo olfativo, si una fórmula química, una descripción por medio de palabras o el depósito de una muestra de un olor no cumplen por sí mismos los requisitos de la representación gráfica, tampoco la combinación de tales elementos puede cumplir dichos requisitos, especialmente los de claridad y precisión”. Como puede apreciarse, la posibilidad de representar gráficamente mediante la consignación de la fórmula química, una descripción o el depósito de una muestra fue echada por tierra junto con la posibilidad de apelar a combinaciones de los anteriores mecanismos. La pregunta, entonces, sería ¿qué opción queda?

Ahora bien, aunque la doctrina suela haberse preocupado especialmente del tema de la representación gráfica, debe señalarse que la exigencia de aptitud distintiva no deja de ser problemática también. Así, podría argumentarse con cierta validez que el aroma o fragancia de un perfume es el producto en sí mismo. En otras palabras, no estaríamos frente a un signo o medio distintivo del producto porque existiría identidad entre el medio y el producto mismo.

Otra posible objeción sería que el aroma desempeña una finalidad utilitaria y no distintiva dado que la función de un perfume es, precisamente, asignar un aroma determinado. Me parece que dicha objeción no es admisible, sin embargo, porque lo que funcionaría distintivamente no es cualquier aroma sino el específico aroma de un perfume determinado. En otras palabras, es evidente que los perfumes tienen por finalidad asignar un aroma pero puede ser cualquier aroma y no necesariamente un aroma distintivo. Que todos los perfumes impliquen una fragancia no significa que toda fragancia pueda ser mentalmente asociada a un origen empresarial por el público correspondiente.

Desde el punto de vista de la industria, es innegable que los ingresos por la comercialización de perfumería son importantes y que, detrás de estos productos, existe una importante labor creativa. Desde el punto de vista de los clientes, la falta de protección legal debe invitarnos a preguntar por los efectos derivados de la venta masiva de “copias” de perfumes que, con la finalidad de replicar aromas o fragancias reconocidas, emplean químicos potencialmente dañinos.

Quizás la protección pueda ser encontrada en el derecho de autor siguiendo las conclusiones del fallo de junio de 2006 de la Corte Suprema de Holanda en el caso Lancôme. Para tales efectos, la industria de la moda deberá, con respecto a sus fragancias, observar las recomendaciones de documentación del proceso de elaboración de un perfume para demostrar, de ser requerido, el proceso creativo seguido para arribar a una fragancia caracterizada por su originalidad (en análogo sentido, la recomendación del profesor Kamiel Koelman de setiembre de 2006 en la Revista de la OMPI).

Desde luego, como ocurre con todas las cuestiones propias del derecho de la moda, las salvaguardas no pueden limitarse o circunscribirse al terreno de la propiedad intelectual. Las casas de moda o diseñadores que quieran incursionar en el terreno de la creación o comercialización de fragancias, deberán consultar con sus especialistas la combinación de instrumentos legales necesarios para asegurar que el único aroma que perciban… sea el del éxito.

Por: Gustavo M. Rodríguez García
Abogado PUCP. Magister en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Argentina. Estudios en el Fashion Law Institute de Fordham University.

Hace algunas semanas con motivo del Concurso Nacional del Pisco tuvimos la oportunidad de escuchar al Vice Ministro de Mype e Industria dando una gran noticia, la cual indicaba que las exportaciones de nuestro producto bandera y primera denominación de origen se habían incrementado, proporcionando una cifra aproximada de 7.9 millones de dólares americanos y que a la vez nuestro mayores compradores son Estados Unidos, Chile y Europa.

Con gran sorpresa y alegría no puedo negar la curiosidad que me embarga al escuchar que Chile es el segundo país que compra y consume nuestro Pisco, pero a la vez ello genera que formule la siguiente pregunta… ¿Cómo ingresa al mercado chileno una bebida alcohólica que también se denomina Pisco, sin tener algún tipo de conflicto con su aguardiente de uva de mismo nombre?

Entonces, trataremos de responder dicha pregunta teniendo como base que, el Estado peruano es el titular de las denominaciones de origen en nuestro país, por lo que le corresponde otorgar sobre ella autorizaciones de uso a los productores, velar porque esto se haga adecuadamente, e igualmente podrá delegar su administración a los Consejos Reguladores (Asociación de Productores encargada de la administración de la denominación de origen).
Toda persona que desea utilizar la denominación de origen Pisco deberá solicitar la autorización de uso correspondiente, y para ello deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de la mencionada denominación de origen.

Por otro lado, nuestro país vecino del sur también tiene su denominación de origen Pisco, el cual se elabora con elementos y técnicas diferentes al Pisco de Perú.

En ese sentido, como vemos, tanto en Perú como en Chile la protección como denominación de origen es a nivel nacional, ello en virtud a su reconocimiento como tal, por lo que todo signo que desee ingresar al país, y que genere un conflicto con una denominación de origen reconocida, crearía un problema de confusión y con ello una infracción a un derecho de propiedad industrial.

Para resumirlo, en el mercado peruano como en el chileno, no puede ingresar a sus respectivos mercados, un producto que se denomine Pisco y que tenga un origen de producción diferente al país del que fue reconocido. En Perú no puede ingresar el aguardiente de uva chileno denominado Pisco, así como tampoco en Chile puede ingresar al mercado el Pisco de origen peruano.

Entonces, ¿por qué dicen que Chile es el segundo país que compra Pisco de Perú, si de lo mencionado anteriormente no podría ingresar al mercado chileno un producto que se denomine Pisco?

La respuesta es que los productores de Pisco en Perú con el objeto de evitar una posible infracción y comiso de sus productos por la Aduana de Chile, exportan sus botellas sin indicar la denominación de origen Pisco, e ingresan al vecino país como destilado de uva.

Interesante la estrategia por parte de los productores para ingresar al mercado sureño, pero entonces, la fiscalización que se realiza en Aduanas en Perú con relación a dicho producto es diferente a un producto que lleva la denominación de origen Pisco en su rótulo.

Tal destilado de uva, al no llevar consigo la denominación de origen en su rotulado, no puede ser llamado Pisco y en consecuencia, no se le debe someter a las reglas establecidas en su Reglamento, ni sometido a una fiscalización por parte de la Aduana ni del Indecopi.

Como parte de la fiscalización que realiza en forma conjunta el Indecopi y Aduanas, es el de tomar muestras de aquellas botellas de Pisco que van a ser exportadas, para someterla a la respectiva evaluación físico química y organoléptica, así como la de impedir la salida de botellas de Pisco elaboradas por personas que no cuentan con la autorización de uso correspondiente.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el Consejo Regulador de la denominación de origen Pisco, tiene una labor muy importante que realizar, ya que debería ser el encargado de mantener un constante lazo de comunicación con los productores de Pisco, con el objetivo de ampliar sus mercados respetando las reglas de juego que ellos mismos establecieron en su reglamento de uso, así como también apoyar en la fiscalización para combatir el mal uso de la denominación de origen.

El hecho de que se exporte Pisco o no con el nombre de destilado de uva, deja una gran ventana de posibilidades dándose el caso, por ejemplo, que el contenido de las botellas exportadas, sí cumplen con los lineamientos del reglamento del Pisco, pero que por evitar una infracción a la propiedad industrial en Chile, nuestro producto no sea identificado como Pisco y que en Perú, previa a la exportación, la Autoridad no haya podido someter a evaluación el producto como corresponde. Por otro lado, está la posibilidad que el productor exportador con su destilado de uva, quiera convencer al consumidor chileno de que se trata de un producto con las características del Pisco de Perú, pero al ser declaradas y rotuladas como destilado de uva, no se tenga la garantía de que dicho destilado haya sido elaborado con otro tipo de uva que no sean las pisqueras, y con ello no se pueda garantizar su calidad.

En síntesis, se debe sincerar las cifras de exportación de Pisco, no debiendo considerarse aquellas cifras que incluyen a Chile, debido a que en dicho mercado no se encuentra Pisco proveniente de Perú formalmente. ¿Debemos sentirnos orgullosos de que nuestro producto bandera sea exportado de una manera informal a Chile y que esto sea considerado dentro del volumen de exportaciones de dicho producto a fin de justificar una mejora en nuestras exportaciones?, se los dejo.

Colaboración especial: Gilbert F. Volta Pineda **
Ejecutivo de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Abogado por la Universidad de Lima con Maestría en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral.

** Las opiniones emitidas por el autor son a título personal y no comprometen a la institución que labora.