Los acuerdos de coexistencia de marcas son contratos en los que las partes aceptan la coexistencia de hecho y registral de sus marcas. El Decreto Legislativo No. 1075 establece en su artículo 56º que “las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones”.
¿Cómo debe entenderse la facultad de la autoridad de determinar que la coexistencia pactada no afecta el interés general de los consumidores? Podemos plantear una respuesta desde dos perspectivas. La primera sostendría que existe afectación del interés general de los consumidores siempre que exista riesgo de confusión entre los signos materia de contraste. De esta forma, la autoridad efectuaría el análisis de confusión que acostumbra hacer y, si arribara a la conclusión de que existe riesgo de confusión, debería interpretar que el acuerdo de coexistencia no puede ser aceptado. Un ejemplo de esta línea de pensamiento se advierte en la Resolución No. 2077-2006/TPI-INDECOPI en la que se señala: “(e)n virtud de las consideraciones anteriores, dado que existe similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, y apreciando la identidad gráfica y fonética existente entre los mismos, se concluye que no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor (…) En tal sentido, no corresponde aceptar el Acuerdo de Coexistencia presentado por la solicitante, puesto que, al existir riesgo de confusión entre los signos en cuestión, se estaría afectando el interés público de otorgarse el registro del signo solicitado”.
Esta primera aproximación a la cuestión de la coexistencia nos parece absolutamente inaceptable. Piense el lector lo siguiente: ¿por qué razón las partes habrían suscrito un acuerdo de coexistencia si consideraran que no existe riesgo de confusión? Nótese que, bajo la tesis planteada por la autoridad en este caso, en los casos en que se suscriba un acuerdo de coexistencia y exista riesgo de confusión, el acuerdo no servirá. Sin embargo, es claro que cuando no exista riesgo de confusión, se permitirá la coexistencia no por efecto del acuerdo sino porque, precisamente, no existe riesgo de confusión. En este caso el acuerdo es inútil. Si ello es así, ¿para qué servirían los acuerdos de coexistencia? o, en otras palabras, ¿cuándo tendría sentido que las partes se tomen la molestia de redactar y suscribir un acuerdo de coexistencia?
La segunda aproximación al tema es considerar, como nosotros defendemos abiertamente, que la obligación impuesta a la autoridad de tomar en cuenta el interés de los consumidores faculta stricto sensu a realizar un control de contenido de los acuerdos de coexistencia y no a desestimarlos por la presencia de riesgo de confusión. Esta posición es lógica dado que, como ya señalamos, las partes celebran un acuerdo de coexistencia partiendo de la premisa de que, en ausencia de éste, existe riesgo de confusión.
Lo que sucede es que cuando se acepta un acuerdo de coexistencia, el riesgo de confusión –que era el presupuesto para la celebración del acuerdo- fue mitigado o eliminado por las partes mediante la adopción de ciertas medidas descritas en el propio acuerdo. En otras palabras, es el contenido del acuerdo el que permite a la autoridad concluir que el riesgo de confusión, que sin duda existía como premisa, ha quedado desvanecido o atenuado al punto que ya no existe peligro o riesgo para el interés general del consumidor.
Como puede observarse, el análisis de las medidas adoptadas en el acuerdo representa una suerte de control de contenido del acuerdo de coexistencia. Es el análisis respecto del contenido del acuerdo lo que determina si se admite o no la coexistencia. La decisión no depende de la existencia de riesgo de confusión dado que, lo que realmente es materia de análisis, es la mitigación o eliminación de tal riesgo en virtud a las cláusulas contenidas en el contrato o acuerdo de coexistencia.
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual parece haber comprendido esta cuestión aunque la primera instancia, de otro lado, parece insistir en la tesis que nosotros hemos calificado como “inaceptable”. Por ejemplo, en la Resolución No. 2032-2013/TPI-INDECOPI se menciona que la primera instancia desestimó el acuerdo de coexistencia presentado señalándose que: “(e)l acuerdo de coexistencia presentado por la solicitante no se encuentra dentro del supuesto señalado en el artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075, toda vez que se infiere que el consentimiento prestado si afectará el interés general de los consumidores al verse expuestos a confusión respecto del origen empresarial de los productos que distinguen los signos confrontados”.
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó lo decidido en primera instancia y tuvo en cuenta el acuerdo de coexistencia que efectivamente establecía medidas de mitigación del riesgo de confusión. Aunque los alcances de ese control de contenido aun no han sido detenidamente delineados por la jurisprudencia de la Sala, debe saludarse el abandono de la tesis que vincula la aceptación del acuerdo a la existencia de riesgo de confusión sin referencia al contenido del acuerdo. En la Resolución No. 3937-2013/TPI-INDECOPI, por ejemplo, pese a que los signos contrastados eran idénticos, la Sala sostuvo con absoluta elocuencia que: “(…) según se ha podido apreciar del acuerdo de coexistencia, que se han establecido condiciones para el uso y registro de los signos en cuestión a efectos de evitar que se genere confusión o error en los consumidores de los productos distinguidos por las partes, correspondiendo tener en consideración los términos del mismo en el presente procedimiento”.
Quiero saludar abiertamente este criterio de la Sala para abordar el asunto pero me parece importante insistir -en aras de la predictibilidad, de la seguridad jurídica y, debe decirse, en observancia de una lectura lógica, razonable y ciertamente legal de la normativa- en la necesidad de que la Sala emita un precedente de observancia obligatoria sobre este asunto. La expedición de este precedente es uno de los retos que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual debe asumir con decisión.
Por: Gustavo M. Rodríguez García