Una empresa solicitó el registro del signo X-PRESSO para distinguir una serie de productos que luego fueron limitados a lo siguiente: “cacao y chocolate, harinas y preparaciones hechas de cereales, pastelería, confitería y golosinas, miel, polvos para esponjar y sándwiches, con expresa exclusión de café y bebidas a base de café, cacao y chocolate”.
Como es sabido, un signo descriptivo informa directamente al público consumidor respecto de determinadas características de los productos que distingue y, por tanto, no puede ser registrado por la autoridad marcaria. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual se pronunció, en el reciente caso que ahora comentamos, a favor de la denegatoria del signo sosteniendo que “… si bien la solicitante ha excluido al café, así como bebidas a base de café, cacao y chocolate del distingue de productos (…) en el mercado existen chocolates y/o productos de pastelería que contienen como principal ingrediente al café (…) en ese sentido, el término X-PRESSO (EXPRESO) el cual es comúnmente utilizado para identificar un tipo de café, haría referencia a que dichos productos podrían contener café del referido tipo “expreso”…”.
Francamente, no tengo paciencia con este tipo de argumentaciones. Nótese que la Sala hace el análisis de descriptividad no con respecto a los productos que se pretenden distinguir sino con respecto a ingredientes que, además, son hipotéticos (observe como la Sala alude a que “podrían contener” café expreso). ¿Desde cuándo los signos solicitados a registro no deben describir no solo los productos correspondientes sino los ingredientes de éstos?
Permítaseme decir tres cosas más. En primer lugar, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 señala que no pueden registrarse los signos que consistan EXCLUSIVAMENTE un signo o indicación que describa en el comercio la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones DE LOS PRODUCTOS o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación.
En segundo lugar, la jurisprudencia relevante a nivel mundial enseña que este análisis debe hacerse tomando como referencia al consumidor medio de los productos correspondientes. El Tribunal Europeo en el caso Baby-Dry del 2002 sostuvo que la determinación de descriptividad debe hacerse tomando en cuenta si el signo sería percibido como una “forma normal de referirse a los productos o de representar sus características esenciales en el habla común”. Pues bien, el entendimiento del consumidor, como se aprecia, debe aludir a los productos o a las características esenciales de éstos y nada más. Cualquier otra referencia hipotética resultaría técnicamente irrelevante en el examen de registrabilidad en este tipo de casos.
Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el marco del Proceso No. 30-IP-2013 ha recordado que: “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo”. Así, la descriptividad se determina en función a cualidades primarias o esenciales exclusivamente (obviamente, de los productos específicamente consignados en el distingue).
Dicho todo esto… regresemos al caso comentado. Sostener que un signo es descriptivo porque lo sería tomando en cuenta que se refiere a un ingrediente que podría o no estar incluido en alguno de los productos que se pretenden distinguir es un absoluto disparate. Como dije previamente, no tengo paciencia con este tipo de razonamientos. La aplicación de la prohibición absoluta analizada aquí representa un ejercicio de interpretación tan extensivo que solo podemos esperar que haya sido un razonamiento aislado que de ningún modo revele el criterio que la autoridad manejará al analizar el presunto carácter descriptivo de un signo solicitado a registro.
Por: Gustavo M. Rodríguez García