Voy a decir las cosas abiertamente y sin tapujos: el criterio que sostiene que hay similitudes que no pueden ser coincidencia y que, de ello, se infiere que se ha producido un supuesto de solicitud / registro de mala fe, es uno, a mi juicio, desinformado, absurdo y contrario a principios esenciales del sistema de marcas. Tengo la impresión que la Comisión de Signos Distintivos no ha tenido oportunidad de leer un poco sobre el tema (ya nada me sorprende, por cierto).

Empecemos por lo obvio. En el sistema de marcas rige el principio de territorialidad. En ese sentido, en principio, si viajamos a Francia y nos gusta una marca y venimos a Perú a registrarla (con todo la intención de registrarla porque vimos que otro la usaba y se veía bien), eso no constituye per se un supuesto que calce en la prohibición de registro. El “en principio” se justifica porque puede tratarse de una marca notoriamente conocida y la historia puede variar en ese caso.

Segundo: el principio general es que la buena fe se presume. En consecuencia, más allá de las sospechas que un funcionario pueda tener, para destruir esa presunción necesita medios probatorios que acrediten… y aquí viene lo importante… la intención de perjuicio u obstaculización del tercero. En otros términos, lo que se encuentra prohibido es solicitar registros de marcas con la finalidad de entorpecer la actividad de un tercero. El simple registro de una marca idéntica a una que existe en el extranjero, no es ni puede ser evidencia de un ánimo desleal. ¿Obvio no?

Para el lector escéptico, le regalo una cita de una reciente resolución de la Sala de Propiedad Intelectual (para el más escéptico, por favor vaya a la página 30 de la Resolución No. 416-2012/TPI-INDECOPI) en donde se señala, con acierto, que: “aun cuando el signo solicitado sea semejante a las marcas de la opositora por el hecho de incluir términos fonética y gráficamente semejantes (…), la Sala conviene en señalar que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que la primera solicitud de uno de ellos configure una conducta desleal. Antes bien, hace falta que además se transgreda uno de los deberes de la leal y limpia competencia comercial, es decir, que se demuestre que a través del signo solicitado, su titular pretende obstruir la actividad económica de un tercero y obtener con ello, un beneficio ilícito…”.

El propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido de forma reiterada que: “en cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal” (Por ejemplo, pronunciamiento en el Proceso 48-IP-2012). En otras palabras, lo que se juzga no es la coincidencia (similitud o identidad de los signos) sino la intención de causar perjuicio.

En una decisión reciente de la Comisión de Signos Distintivos (no voy a citar el número de resolución porque la decisión ha sido impugnada pero es el criterio que quienes trabajamos en este tema venimos advirtiendo de la primera instancia desde hace ya algún tiempo), se señala que: “… se concluye que no puede atribuirse a una simple coincidencia el hecho que el emplazada haya registrado una marca denominativa y figurativamente idéntica a la marca registrada y utilizada por la accionante en el mercado con anterioridad a su registro, sino al deliberado propósito de apropiarse de un signo ajeno..:”. Como agregado propio, debo señalar, además, que no era cierto que, al menos en el mercado peruano o de la Comunidad Andina, se hubiese utilizado previamente la marca de la parte accionante.

Me pregunto cuándo los funcionarios de la primera instancia adquirieron esos poderes sobrenaturales para determinar de esta forma que existe un “deliberado propósito” de apropiación de un signo ajeno. Salvo que los comisionados resuelvan sus casos con la varita de Harry Potter, no encuentro explicación alguna para este tipo de inferencias antitécnicas. Las coincidencias sí existen… y si en un caso fuera claro que uno tuvo la intención de registrar en Perú una marca registrada a favor de otro en el extranjero… la autoridad deberá tener cuidado de recordar qué implica el análisis que debe hacer antes de endilgarle alegre y mágicamente a un administrado un supuesto “deliberado propósito” de apropiación.