Exploremos entonces cuáles son los posibles efectos de ello desde una perspectiva marcaria. Como es conocido, la titularidad de un registro de marca (por ejemplo, Volvo, Nissan, Toyota o cualquier otra que tenga en mente) faculta a su titular a impedir que terceros no autorizados realicen determinados actos: (i) aplicar la marca o un signo semejante sobre productos para los que se ha registrado la marca, o servicios vinculados a esos productos, o sobre embalajes o acondicionamientos de tales productos; (ii) suprimir o modificar la marca con fines comerciales; y, en general, (iii) usar en el comercio la marca o un signo similar con respecto a cualquier producto de forma que se pueda causar confusión con el titular del registro. Esas facultades se encuentran contenidas en el artículo 155 de la Decisión 486.
Una limitación al ejercicio de ese derecho de exclusiva es el supuesto contenido en el artículo 158 de la Decisión 486 y que establece que el derecho sobre la marca no confiere la facultad de impedir que un tercero realice actos de comercio respecto de un producto protegido, cuando éste haya introducido en el comercio de cualquier país por parte del propio titular o cualquier otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste. Esta excepción, sin embargo, se aplica cuando los productos o sus envases o embalajes no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.
En aplicación de ello, en principio, si el titular de la marca o un representante o distribuidor de éste o, sencillamente, un propietario en otro país que adquirió legítimamente un vehículo, lo vende y luego el comprador lo importa hacia Perú, ese comprador no puede verse impedido de realizar sucesivos actos de comercio en nuestro país con respecto al carro dado que el derecho del titular se agotó al poner lícitamente el producto en el mercado. De acuerdo a la redacción de nuestra normativa comunitaria, en el Perú es aplicable el principio de agotamiento internacional del derecho de marca, esto es, que la limitación mencionada resulta aplicable cuando la puesta en el comercio se haya producido en cualquier lugar (en contraposición con los supuestos de agotamiento nacional o agotamiento suscrito a espacios regionales o comunitarios específicos).
Ahora bien, como ya se ha señalado, esta limitación a las facultades del titular de la marca (al ius prohibendi, para los fanáticos de los “latinazgos”) encuentra un límite en la imposibilidad de que se realicen modificaciones o alteraciones del producto distinguido. Cuando las características del producto identificado por la marca hayan sido alteradas de alguna forma, se reactivará la facultad del titular de la marca de impedir que se realicen actos de comercio con respecto a ese producto alterado o modificado.
Más allá del debate que uno puede tener con respecto a los fundamentos para impedir la importación de vehículos con timón cambiado o a los que luego se les aplica el procedimiento de cambio de timón, pareciera que debe estar claro que la modificación del timón del vehículo representa un cambio o alteración del producto en sí mismo que, por tanto, reactiva el derecho del titular de la marca a impedir que determinados actos se produzcan con referencia a productos que llevan su marca o un signo similar a ésta. Debe notarse, asimismo, que la redacción de la normativa no deja espacio a interpretaciones sobre si la modificación debe ser “sustancial” o no. La norma se refiere a “ninguna modificación, alteración o deterioro”.
En suma, los titulares de marcas, bajo la tesis comentada, se encuentran facultados a interponer acciones por infracción a sus derechos contra quienes realicen actos de comercio en nuestro país con respecto a sus productos (vehículos), incluso cuando éstos hayan sido puestos en el comercio por el propio titular, su representante o persona autorizada, siempre que los productos se hayan visto modificados de alguna forma. Es más, en aplicación del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, el uso de la marca del titular en el mismo producto que tal marca distingue (automóviles, por ejemplo), hace que se presuma el riesgo de confusión que la normativa pretende evitar. Esta acción, a mi entender, sería una forma menos controvertida de impedir que determinados actos de comercio se realicen con sus vehículos importados al país, en tanto éstos se hayan visto modificados de cualquier forma.
Así que ya sabe a dónde nos lleva el cambio de timón… usted podría estar sentado en una verdadera evidencia de una infracción marcaria.
Por: Gustavo M. Rodríguez García
(Originalmente escrito, con cambios menores, para Enfoque Derecho de Themis).