El examinador de marcas es una persona de carne y hueso que debe tratar de aplicar la normativa de la forma más recta: sin excesos que bloqueen indebidamente el acceso al registro marcario y, con ello, a la protección especial que el sistema confiere, así como evitando emitir juicios que extiendan innecesariamente el campo de exclusividad conferido por el registro.

Llamó poderosamente mi atención la Resolución 8896-2008/OSD-INDECOPI del 26 de mayo de 2008 emitida cuando aún existía la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi (todavía no era una Dirección). En ese pronunciamiento, una empresa se opuso a la solicitud de registro de marca presentada por una persona natural sobre la base de… nada. ¿Sabe qué es lo más curioso? La primera instancia declaró fundada su oposición.

No tengo conocimiento que el pronunciamiento haya sido apelado. Lo cierto es que la autoridad marcaria de primera instancia consideró que, si bien la empresa opositora no tenía registrada marca alguna en nuestro país, sí estaba acreditado que había solicitado un registro sanitario con respecto a un producto denominado CUTENOX. En la medida que ese signo era idéntico a la marca que pretendía registrarse, estimó que el solicitante había tenido conocimiento previo del signo antes de formular su solicitud.

La pregunta es: ¿y qué? La prohibición orientada a impedir el registro de signos solicitados de mala fe debe ser aplicada con cautela. Eso es así toda vez que la buena fe se presume y la mala fe debe ser acreditada fehacientemente por quien la alega. No basta la identidad para que quede eliminada toda posibilidad de coincidencia. Y así no existiera coincidencia o casualidad, ¿o aplicamos con cautela la prohibición contenida en el artículo 137° de la Decisión 486 o echamos por tierra el principio de territorialidad?

La autoridad no puede inferir de la mera intención del titular extranjero por comercializar un producto en el Perú (por ejemplo, solicitando la autorización correspondiente al tratarse de un producto farmacéutico) que cualquier solicitante de ese signo procede con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal. Si la mala fe debe probarse, la mera inferencia de una conducta desleal, esto es, la asunción que se pretende realizar una conducta contraria a la buena comercial se encuentra proscrita.

Una nota adicional: la empresa extranjera no era parte de la Comunidad Andina. Su oposición se sustentó en lo dispuesto en el Convenio de París que, de forma general, establece un mandato para que los países de la Unión aseguren protección efectiva contra la competencia desleal. Asumiendo que dicho Convenio es directamente operativo en los países de la Unión –sobre lo cual existe controversia, además- resulta dudoso que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 10bis del Convenio permita interpretar que dicha norma puede ser el sustento de una oposición en sede marcaria.

No quiero ser mala leche con el comentario, pero este tipo de pronunciamientos parecen encontrar explicación en cierto complejo de omnipotencia. Los examinadores no tienen forma (ni pueden) llegar a especulaciones sobre el proceder de buena o mala fe de un administrado. Si yo veo una marca bonita en otro país y me gusta y la solicito en Perú, eso no es mala fe. Es el ejercicio de una posibilidad que la observancia estricta del principio de territorialidad me franquea. Que nosotros sepamos, la dirección de signos distintivos no cuenta con una “espada del augurio” que le permita ver más allá de lo evidente.

Por: Gustavo M. Rodríguez García