Un representante de una sociedad de gestión colectiva le informa que usted debe pagar por haber realizado comunicación pública de obras que no se encuentran en dominio público. Usted le pregunta cómo es posible que pueda aseverar semejante cosa. Pues lo hemos constatado, responde. ¿Lo ha constatado? Pues sí, hemos ingresado a su local y hemos podido apreciar que en los televisores se hace comunicación pública y también en ciertos parlantes. Es más, hemos levantado un acta. En todo caso, tiene 48 horas para contactarse con nosotros y “regularizar” su situación.

Un momentito: ¿usted ingresó a mi establecimiento o a mis oficinas sin autorización de nadie e, incluso, ha tomado muestras de la supuesta comunicación pública de obras? Aunque usted no lo crea, cuando haga una fiesta o simplemente todo marche aparentemente bien en sus oficinas, algún individuo de alguna sociedad de gestión colectiva podría estarlo “inspeccionando”. A ver, todo bien… las sociedades de gestión colectiva están autorizadas a recaudar lo que corresponda a fin de pagar las regalías a los autores, artistas, productores de fonogramas, entre otros.

Eso es una cosa y otra es que ellos puedan irrumpir en un evento privado, sin invitación y, peor aún, puedan hacer filmaciones o grabaciones no autorizadas para “demostrar” que se estarían infringiendo los derechos de autor. No parece posible afirmar que una fiesta por su sola condición de tal tenga naturaleza pública de la misma forma como las labores normales de una oficina o establecimiento deben ser entendidas como actividades de naturaleza privada (propias de la realización de las actividades económicas normales). Hay una delgada línea entre tomar conocimiento que una determinada empresa hará un espectáculo y hacer las indagaciones y simplemente presentarse, hacerse pasar como un visitante y tomar muestras (como grabaciones y fotos).

La pregunta que debemos hacernos es: ¿puede la actividad supervisora de las sociedades de gestión colectiva constituir una intromisión a la privacidad de los individuos? Si la respuesta es afirmativa, naturalmente cualquier “prueba” que pueda haberse extraído debe ser considerada inválida y, además, la sociedad de gestión colectiva debe indemnizar a los afectados por el daño producido.

Hacia finales del año 2007, la Agencia de Protección de Datos (España) multó a la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) por grabar una boda sin permiso. La agencia entendió que se había vulnerado la privacidad de la pareja que estaba contrayendo matrimonio. Hasta donde sabemos, la sanción fue apelada por la SGAE por lo que no sabemos si se trata de un pronunciamiento firme. Pero lo cierto es que un juzgado de Sevilla declaró nulo el video por tratarse de una vulneración al derecho a la imagen de los asistentes (Fuente: Diario El País, 8/12/2008).

Solo por curiosidad, sería interesante que en Perú alguien plantee una acción de este tipo cuando se realicen “inspecciones” no autorizadas por quienes no tienen facultades legales para hacer ello. Después de todo, si alguien se mete a su oficina, a su local, a su establecimiento como a su casa… usted tiene todo el derecho de largarlo de allí, ¿verdad?

Por Gustavo M. Rodríguez García

Una reproducción o réplica a escala es el diseño de un producto determinado en dimensiones diferenciadas al producto original. En algunos casos, las propias empresas deciden fabricar réplicas a escala de sus productos a modo de merchandising. Sin embargo, en otros casos, personas distintas podrían estar interesadas en comercializar réplicas a escala en las que se consigna la marca del producto original (por ejemplo, si se trata de la réplica de un automóvil Volvo, la réplica llevaría también la marca Volvo).

Ahora bien, el fabricante de los productos a escala no compite con el de los productos de tamaño natural ni tiene asociación alguna, en este caso, con dicho titular marcario. Su negocio es otro: replica productos y, naturalmente, los replica íntegramente, esto es, con la marca que llevan en su tamaño original.

Eso fue lo que ocurrió en España en el famoso caso Harley-Davidson. La empresa Juguetes Feber S.A., fabricaba y comercializaba las reproducciones a escala de las motos Harley-Davidson. El titular marcario denunció a la empresa indicada por violación a la ley de marcas (y a la normativa sobre represión de la competencia desleal). En una primera sentencia, el fue pronunciamiento fue a favor de la empresa denunciante y, luego, una segunda sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia revocó parcialmente el primer pronunciamiento en el extremo que consideró que existía una infracción marcaria. En vía de casación, el Tribunal Supremo le dio la razón a la denunciante.

Aunque compartimos el criterio del Tribunal Supremo, nos resulta cuestionable que se considere como argumento definitorio de la suerte de la empresa denunciada el que se basaba en destacar que: “(n)o se trata de la utilización de una marca ajena en productos totalmente alejados de las amparadas por ella, sino de una utilización en juguete imitativo de una realidad protegida por la marca” . Bajo este argumento, se sostendría que toda réplica a escala de “algo” tendría conexión competitiva con ese “algo” imitado, esto es, con la “realidad protegida por la marca” en los términos del Tribunal Supremo. De esta forma, las motos tendrían conexión competitiva con los juguetes de motos porque estos últimos imitarían la realidad dada por las motos verdaderas.

Pero, más importante aún, ¿realmente existe un uso a título de marca por el fabricante de los productos a escala? La pregunta no es menor si tenemos presente que la aplicación del límite por uso a título referencial o informativo haría irrelevante el examen de confundibilidad ya que quedaría claro que la actuación de la denunciada estaría fuera del campo cubierto por el ius prohibendi del titular marcario. La consideración de esta cuestión, entonces, es ineludible en los supuestos de réplica a escala de productos.

Nosotros compartimos la apreciación de García Vidal cuando sostiene que: “(…) en aquellos casos en los que se usa una marca ajena sobre la reproducción a escala del producto original, y esa marca ajena es reconocida por el público como un indicador del producto original reconocido, pero no como la marca del juguete, no existirá infracción de dicha marca” (“La reproducción a escala de productos de marca”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXV). De esta forma, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 157º de la Decisión 486, deberá verificarse si el uso realizado se limita a un propósito informativo o referencial, se hace de buena fe y no es susceptible de inducir a confusión al público consumidor.

Es claro que el juguete pretende representar una realidad determinada pero es claro también que, dada la naturaleza de los productos, podríamos estar frente a realidades diferenciadas. Es más, parece dudoso que quien fabrica productos a escala pretenda “apropiarse” de la función distintiva de la marca empleada en el producto de tamaño natural, por el contrario, precisamente por tratar de imitar una realidad ajena podría ser defendible la tesis que sostiene que el uso de la marca del tercero sirve para informar que se trata de una reproducción a escala de esa realidad ajena. Pero claro, para llegar a una respuesta concluyente, habrá que analizar cada caso en concreto.

Por: Gustavo M. Rodríguez García

El artículo 136º de la Decisión 486 establece que no podrá registrase como marca, entre otros, los signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. De ordinario, la determinación de los casos en los que procede la denegatoria del registro solicitado implica un análisis de la posibilidad de generar riesgo de confusión en los consumidores o dilución de la marca de un tercero. Nada de eso pareciera aplicable a este supuesto que, en general, bloquea el acceso al registro de marcas a cualquier signo contrario a un derecho de autor de un tercero.

Evidentemente, dado que el derecho de autor se extiende incluso a los títulos de las obras cuando éstos revistan de originalidad, no es una simple discusión para las aulas de clase la que aquí se propone. Los examinadores de marcas se enfrentan frecuentemente a solicitudes de registro de signos que pueden colisionar con elementos probablemente protegidos por las normas de derecho de autor.

Ahora bien, una interpretación de este tipo podría generar un derecho demasiado poderoso en los titulares de derechos de autor. Si usted tiene una marca registrada, usted puede impedir el registro de otro signo si éste es susceptible de generar confusión (conexión competitiva o identidad más similitud gráfica, fonética y/o conceptual, según sea el caso). Pero, de una prohibición general como la analizada, podría concluirse que el titular de los derechos sobre alguna película de Harry Potter podría impedir el registro de un título protegido determinado para distinguir, por ejemplo, insecticidas o productos farmacéuticos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado la doctrina de la “supranotoriedad del título de una obra”. Y es que la protección, en vía de oposición marcaria, conferida a los elementos protegidos por el derecho de autor como los títulos de obra originales, no puede extenderse más allá de la extensión natural de la protección que el derecho de autor confiere. Se razona, entonces, que si se pretende evitar que, por ejemplo, el título de una obra protegido se emplee en otra obra en aras de no confundir al consumidor, igual pretensión de no confundibilidad debe perseguirse en el campo del derecho de marcas (aunque no se desprenda del texto de la norma).

En esa línea, dice el Tribunal que “(…) reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aún cuando no hubiere riesgo de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “supranotoriedad como marca del título de una obra” (Proceso No. 32-IP-97). Bajo esa tesis, la protección conferida a una obra no puede ser superior a la que se encuentra reservada a una marca probadamente notaria. Así, si para que una marca merezca la protección especial que la notoriedad le confiere debe haberse acreditado dicho estatus, no sería lógico que una obra tuviera una protección de mayor alcance porque podría bloquear el acceso al registro de marcas para cualquier producto o servicio sin la necesidad de prueba siendo suficiente el nacimiento y vigencia de la titularidad de un derecho de autor.

El desarrollo del Tribunal es interesante y nos parece acertado. Bajo esta doctrina, el examinador de marcas, confrontado a una oposición a una solicitud de registro sustentada en elementos protegidos por el derecho de autor debe igualmente analizar la posibilidad de generar confusión en el público consumidor limitando los exorbitantes alcances que una lectura literal de la normativa andina podría implicar. De lo contrario, estaríamos prácticamente sosteniendo que el derecho de autor tiene alcances mayores que el derecho de marcas, incluso más extensos que los propios alcances del ius prohibendi en el campo autoral. Estaríamos haciendo del derecho de autor, un derecho bastante prepotente.

Por: Gustavo M. Rodríguez García